Sustancialmente erróneo: Apuntes sobre el análisis de la variación estructural de una marca

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CTUALIDAD MERCANTIL ANÁLISIS JURÍDICO

Sustancialmente erróneo

Apuntes sobre el análisis de la variación estructural de una marca

TEMA RELEVANTE

César Alexis PRIETO ROJAS*

En el presente artículo se analiza la forma como está regulada la variación estructural de la marca en distintas disposiciones de la Decisión 486, específicamente en los supuestos de solicitudes de marcas, oposiciones andinas y cancelaciones por falta de uso, y también se revisan los alcances de los lineamientos que ha fijado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la tendencia decisoria que sigue el Indecopi respecto a dicha figura en cada uno de los supuestos mencionados. Sobre la base de ello, el autor concluye que la práctica decisoria del Indecopi muestra un total alejamiento de tales lineamientos, siendo necesario que tanto en las oposiciones andinas como en las cancelaciones por falta de uso, se tomen como base los lineamientos relativos a las variaciones realizadas en un procedimiento de registro de marca.

MARCO NORMATIVO

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Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (01/12/2000): arts. 143, 147 y 166.

INTRODUCCIÓN

El análisis de la variación de la estructura de una marca en aspectos sustantivos es un asunto escasamente estudiado. Sin embargo, esta carencia no resta importancia al examen que debe realizarse para determinar cuándo nos encontramos ante un cambio en aspectos sustantivos en la estructura de una marca

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y cuándo nos ubicamos frente a variaciones que no lo son. El tema cobra mayor relevancia cuando caemos en la cuenta de que el análisis aludido se desarrolla no solo con motivo del registro de una marca, sino también en la formulación de oposiciones andinas y al momento de decidir la cancelación de una marca por falta de uso. En este escenario, el presente trabajo persigue revisar la adopción de la variación estructural de la marca en dispositivos normativos que abordan distintas figuras

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en materia de Protección al Consumidor por la Universidad del Pacífico. Especialista en Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual en Scavia & Scavia Abogados.

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ANÁLISIS JURÍDICO / ACTUALIDAD MERCANTIL jurídicas, señalar los lineamientos fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, repasar la tendencia decisoria que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual –Indecopi– sigue sobre el particular y establecer qué debe entenderse por identidad y variación estructurales de la marca en torno al concepto de la impresión comercial. I.

LA FIGURA DE LA VARIACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MARCA

Una de las normas que recoge la figura estudiada está comprendida en el artículo 143 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. El dispositivo legal aludido faculta al solicitante de un registro de marca a pedir a la autoridad que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Sin embargo, la modificación encuentra un límite en el tercer párrafo del artículo 143: “En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud” (el énfasis es agregado). Adicionalmente, en el artículo 166 del mismo cuerpo normativo, el cual está referido a la cancelación por falta de uso, se ha incluido la figura materia de análisis. Si bien salta a la vista una redacción distinta a la plasmada anteriormente, el artículo en mención también contempla un supuesto de variación que se suscita cuando la estructura de la marca usada en el mercado difiere de la forma como fue registrada:

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“El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca” (el énfasis es agregado). Ahora bien, la figura que estudiamos está presente incluso en planos no estrictamente normativos, tales como las decisiones –precedentes administrativos1– expedidas por la autoridad administrativa en procedimientos de registro de marca frente a los que se ha formulado oposición andina. Sobre este punto, la variación estructural de una marca ha sido incluida como parámetro de análisis sobre la procedencia de una oposición andina y más precisamente en la acreditación del interés real. Así, por ejemplo, en un procedimiento de registro de la marca denominativa ADAPNE solicitada por VALUGE S.A. de la Argentina, frente a la cual el ciudadano colombiano Libardo Vergara Celis interpuso oposición andina sobre la base de un registro colombiano del signo –también denominativo– ADAPNE, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi consideró que la solicitud de registro que tenía como fin la acreditación del interés real debía ser idéntica al registro de la marca que servía como fundamento de la oposición andina: “[E]l interés real debe considerarse acreditado con el solo acompañamiento de la solicitud de registro de una marca idéntica a la marca que sirvió de base para la oposición andina y para distinguir los mismos productos y servicios”2.

No todo precedente administrativo resulta un precedente de observancia obligatoria. Según el numeral 1) del artículo VI de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, únicamente los actos administrativos que interpreten de modo expreso el sentido de la legislación constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria. Resolución N° 1274-2010/TPI-INDECOPI, expedida el 9 de junio de 2010.

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ACTUALIDAD JURÍDICA Nº 266 • ENERO 2016 tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad (…)” (el énfasis es agregado).

En resumidas cuentas, la variación estructural de una marca puede ser formulada en términos de un cambio en sus aspectos sustantivos, la alteración del carácter distintivo del signo y la identidad que debía mantener una marca, tal como lo ha señalado la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi. Resulta entonces que estos tres aspectos –la solicitud de registro de marca, las oposiciones andinas y la cancelación por falta de uso– engloban el mismo fenómeno y por esta razón deberían ser sostenidos por una lógica jurídica similar y ser aplicados coherentemente. Veamos a continuación si esta congruencia resalta en las decisiones de la autoridad competente en nuestro país.

Del párrafo antes citado queda claro que el Tribunal de Justicia de la CAN considera como cambios en elementos sustanciales en una solicitud de registro de marca, los siguientes:

II. TENDENCIAS DECISORIAS SOBRE LA VARIACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MARCA

•

Los cambios en la denominación.

•

Los cambios en el gráfico.

Repasemos ahora cuáles son las tendencias de análisis de la variación estructural de la marca y verifiquemos si ellas descansan sobre una lógica jurídica similar.

•

La ampliación de los productos por protegerse.

1.

En los procedimientos de registro de marca

En estos procedimientos es frecuente que las instancias correspondientes se adhieran a la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Tribunal de Justicia de la CAN) en el Proceso N° 20-IP-95. Resulta de especial interés la clasificación establecida por el Tribunal de Justicia de la CAN entre aspectos sustanciales y aspectos secundarios de una solicitud de registro de marca: “(…) Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la

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Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la CAN menciona que los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial de registro de marca, tales como el tamaño de la letra y tipo de letra en algunos casos, las faltas ortográficas o mecanográficas, la dirección del solicitante, la supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o todos aquellos cambios que: “no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 3443 establece. Podría considerarse como cambio secundario en el signo, por ejemplo, que debajo de la denominación se coloquen cinco o seis puntos sucesivos o líneas

La Decisión 344 fue sustituida por la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

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ANÁLISIS JURÍDICO / ACTUALIDAD MERCANTIL y se suprima uno o dos, de tal manera que el cambio no denote para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales”. Luego de haber señalado cuáles son los cambios en aspectos secundarios de una solicitud de registro, los lineamientos del Tribunal de Justicia de la CAN sobre cuáles son los cambios en aspectos sustanciales resultan aún más claros. A criterio de este órgano jurisdiccional, son cambios secundarios: •

Los cambios en el tamaño de letra de la denominación

•

Los cambios en el tipo (o formato) de letra de la denominación.

•

La corrección de las faltas ortográficas.

•

La corrección de las faltas mecanográficas.

•

La supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación.

A pesar de los lineamientos del Tribunal de Justicia de la CAN, el Indecopi ha mantenido un criterio restrictivo en cuanto a la aceptación de la variación estructural de una marca, tanto para elementos denominativos como figurativos. Por ejemplo, en uno de los procedimientos de registro en los que se solicitó la modificación estructural de una marca, el Indecopi denegó el cambio, sosteniendo que este resultaba sustancial: •

El signo fue inicialmente solicitado bajo la siguiente forma:

•

El solicitante pidió la modificación del signo con la siguiente apariencia:

El cambio no fue aceptado por la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del Indecopi, ya que esta instancia consideró que la segunda versión del signo difería del primero y que generaba una “impresión visual distinta”. Indicar, como lo hizo la DSD, que la segunda versión del signo generaba una “impresión visual distinta”, carece de motivación, pues la variación estructural de una marca mixta siempre generará una impresión visual distinta, con lo cual estableceríamos una regla bajo la cual todo cambio resultaría sustancial. Lo que debería examinarse, en rigor, es si la variación estructural de la marca antes mencionada involucra aspectos sustanciales o elementos secundarios. Insistimos en que lo que importa tener presente y lo que resulta digno de interés es discernir qué elementos de una marca, sean denominativos o figurativos, son esenciales y secundarios en cada caso concreto. Desde luego, el razonamiento de la DSD en el caso precitado se aparta abiertamente de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la CAN. En primer lugar, resulta evidente que la variación de la marca no implicó el cambio de la denominación “SUAREZ”, pues no se agregó y tampoco se eliminó palabra o letra alguna de su estructura. En segundo lugar, el logotipo de la marca conformada por la letra “S” no implicó cambios en su forma o contorno.

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ACTUALIDAD JURÍDICA Nº 266 • ENERO 2016 Al mismo tiempo, se aprecia que hubo un cambio ligero en el grosor de la letra y que la inversión de la franja blanquinegra no resultaba esencial.

solicitud de registro de una marca idéntica a la marca que sirvió de base para la oposición andina y para distinguir los mismos productos y servicios”.

El hecho es que, en estricto cumplimiento de los lineamientos del Tribunal de Justicia de la CAN, el supuesto estudiado se subsume perfectamente dentro de un cambio en aspectos secundarios. A pesar de ello, la DSD estimó lo contrario amparándose en la inexplicable “impresión visual distinta”, la cual tendría como efecto impensado que toda modificación resultaría ser esencial.

Debe precisarse que esta es la pauta que el Indecopi ha empleado de manera mayoritaria al analizar la acreditación del interés real en oposiciones andinas. Y decimos mayoritaria, pues en otra decisión4 de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, se mencionó lo siguiente:

2.

En las oposiciones andinas

El artículo 147 de la Decisión 486 contempla la oposición andina. En términos simples, una oposición andina es aquella que no se fundamenta en derechos previamente solicitados u obtenidos en el mismo territorio en el que se está solicitando el registro de la marca, sino que se basa en derechos solicitados u obtenidos en cualquier otro país miembro de la CAN. La norma ordena que a efectos de acreditar el interés real el opositor “deberá solicitar el registro de la marca al momento de interponerla [la oposición andina]”. Y bien, ¿qué sucede si el registro de la marca tendiente a acreditar el interés real es una variación de la marca que es el fundamento de la oposición? La norma guarda silencio. Algunas decisiones del Indecopi han ensayado dar solución a esta inquietud. Así, en el caso ADAPNE arriba citado, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi sostuvo que: “[E]l interés real debe considerarse acreditado con el solo acompañamiento de la

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“[S]e advierte que el signo solicitado en Perú, bajo Expediente Nº 392917-2009, carece de la escritura particular de la marca registrada en Colombia –que se advierte en el escrito de oposición–. Al respecto, si bien ya no cabe que la Sala evalúe la conformación de la marca solicitada en Perú y la marca base de la oposición, resulta pertinente indicar que, a fin de acreditar el interés real, se debe solicitar en Perú el registro de la misma marca registrada o solicitada en el País Andino o, en todo caso, sustancialmente idéntica a ella, lo cual corresponde evaluar en cada caso concreto” (el énfasis es agregado). Nos encontramos entonces frente a dos líneas interpretativas contrapuestas. La primera de ellas abiertamente restrictiva y creando una exigencia que no existe en ningún dispositivo normativo, es decir que la solicitud de registro que acredita el interés real debe ser idéntica a la marca que se usó como fundamento de la oposición. La segunda, creemos, se muestra flexible, pues no solo contempla el supuesto de identidad plena, vale decir, que el registro sea el mismo que la marca registrada o solicitada, sino también sustancialmente idéntica a ella.

Véase la Resolución N° 0154-2010/TPI-INDECOPI relativa al Expediente N° 385647-2009.

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ANÁLISIS JURÍDICO / ACTUALIDAD MERCANTIL andina tiene como finalidad básica, que se genere un comercio de bienes y servicios leal y transparente en el territorio comunitario y, sobre todo, que se proteja al consumidor andino, que por la propia sinergia del proceso de integración es el destinatario de todo el comercio intracomunitario y, por lo tanto, puede caer en error al consumir productos y servicios provenientes de los diferentes Países Miembros (…)” (el énfasis es agregado).

Si bien podemos determinar a través de una serie de consideraciones cuál de los criterios establecidos por el Indecopi resulta más coherente con la normativa comunitaria, a nuestros ojos será suficiente con señalar cómo ha dilucidado este asunto el Tribunal de Justicia de la CAN en el Proceso 152-IP-2012: “(…) ¿La marca que se debe registrar para demostrar el interés real en el mercado debe ser exactamente la misma que se usó como base de la oposición andina? La finalidad del interés real en el mercado, como ya se ha dicho, es evitar que se abuse del derecho de oposición y que se trate de impedir el registro de signos que sí actuarían realmente en el mercado nacional, sobre la base de signos que, en principio, no tendrían penetración clara ni real en el mercado. La premisa es: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente le interesa. Advierte el Tribunal, que la finalidad de la oposición andina debe ser la base para interpretar el artículo 147. En este sentido, como lo que importa es el interés real en el mercado, se debe hacer una interpretación teleológica de la norma en comento. Se debe entender, que solicitar el registro de la marca no hace referencia a que el signo solicitado sea idéntico, sino que conserve las características esenciales del signo registrado y, como efecto, sus elementos prevalentes y distintivos. Si se tiene registrada una marca denominativa y se solicita una marca mixta que contenga el mismo elemento denominativo, y si dicho elemento denominativo es que le otorga distintividad al conjunto marcario, pues en últimas se está demostrando el interés real en el mercado, ya que se conservan los elementos esenciales del signo registrado como marca. La figura de la oposición

En esta oportunidad queda claro que el Indecopi se apartó nuevamente de los lineamientos interpretativos del Tribunal de Justicia de la CAN, pues la finalidad de la oposición andina es dinamizar el proceso de integración comercial de la CAN al incentivar la supremacía de marcas que sí son protegidas por sus titulares extendiendo sus alcances al resto de los países miembros. 3.

En las cancelaciones por falta de uso

Recordemos que el artículo 166 de la Decisión 486 señala que el uso de una marca que difiera de la forma como fue registrada solo en aspectos que no alteren su carácter distintivo no disminuirá la protección de la marca ni generará la cancelación del registro por falta de uso. Verdad es que el único órgano con capacidad decisoria que ha realizado un examen unificado de la variación estructural de la marca ha sido el Tribunal de Justicia de la CAN. En efecto, en el Proceso 28-IP-2013, dicho órgano analizó el uso de una marca que difiere de la forma como fue registrada a propósito de una acción de cancelación por falta de uso tomando como base las variaciones en una solicitud de registro de marca: “(…) Si una marca denominativa se acompaña en el mercado de colores de fondo, gráficos o símbolos, sin que pierda la legibilidad de la marca no quiere decir que se está usando de una manera diferente a cómo fue registrada 175

ACTUALIDAD JURÍDICA Nº 266 • ENERO 2016 y, por lo tanto, que no se pueda probar el uso real y efectivo en el mercado. Esto por cuanto el elemento esencial de una marca denominativa son las palabras que la componen y, en consecuencia, lo importante es que el público consumidor identifique los productos y servicios con la denominación registrada. Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca” (el énfasis es agregado). Sobre esta misma materia, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi se ha pronunciado de la siguiente forma5: “(…) A fin de determinar si el elemento principal de la marca mixta cuya cancelación se pretende es el elemento denominativo o figurativo o ambos, debe tenerse en consideración que en el caso de los signos mixtos el elemento principal de una marca es aquel que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que solo uno de los elementos indique el origen empresarial. (…)”.

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Como se ha visto, la regla general en los procedimientos de cancelación por falta de uso es que sí se permite la variación en el uso de una marca en detalles que no alteren su carácter distintivo. El carácter distintivo hace referencia al elemento o elementos que indiquen la procedencia empresarial del signo y, tales elementos son entendidos, a su vez, en tanto la relevancia que toman dentro de la estructura de la marca. III. LO QUE DEBE ENTENDERSE POR IDENTIDAD ESTRUCTURAL DE LA MARCA

Elegimos una metodología incorrecta si, como primer paso de análisis, nos enfocamos en el examen de la variación estructural de la marca, pues al hacerlo perdemos de vista un concepto fundamental. En rigor, creemos que lo primordial es centrarnos en cómo una marca mantiene su esencia como tal frente al consumidor. De esta forma, si identificamos qué es lo que el consumidor considera como elemental en una marca, recién a partir de ese momento podremos delimitar cuándo se produce su variación. En efecto, deberíamos concentrarnos en el concepto, significado o idea que la marca transmite o la reacción mental que evoca, vale decir, en su impresión comercial6. En el Derecho de Marcas es moneda corriente realizar el cotejo marcario entre dos signos con el propósito de precisar si el riesgo de confusión se generaría de permitirse la coexistencia de ambos. Se sabe bien que el cotejo marcario implica una

Véase la Resolución N° 0391-2014/TPI-INDECOPI. MARK, Gideon y JACOBY, Jacob. “’Continuing commercial impression’ and its measurement”. En: Marquette Intellectual Property Law Review. Vol. 10, Nº 3, New York University, Law and economics research paper Nº 05-29, Nueva York, diciembre de 2005, pp. 431-454. Disponible en: .

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ANÁLISIS JURÍDICO / ACTUALIDAD MERCANTIL

RÉGIMEN COMÚN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES)

Objeto

Vigencia Régimen Común de Propiedad Industrial (Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones)

Regula el otorgamiento de marcas y patentes y protege los secretos industriales y las denominaciones de origen, entre otros

1 de diciembre de 2000

Contenido

Protección a los derechos de propiedad intelectual y procedimientos para los registros de marcas y el otorgamiento de patentes

Novedades

Incorpora aspectos sustantivos del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

vinculación que, en mayor o menor grado, el consumidor medio atribuye a las dos marcas en conflicto. A diferencia del cotejo marcario, en el cual se estudia la relación entre dos marcas, la esencia de la estructura de una marca solo puede ser entendida por el efecto de recordación que la marca provoca directamente en el consumidor. En buena cuenta, el asunto es verificar si el consumidor identifica una versión de la marca con otra de sus versiones, lo que supone comprobar la identidad de la marca. Debemos atribuir a J. Thomas McCarthy la conceptualización de la identidad de la marca o, tal como fue acuñada por dicho autor su “impresión comercial”. La preocupación de McCarthy era conocer los supuestos en los que la impresión comercial de una

marca se mantenía. Veamos cuál es la ratio que subyace a tal preocupación: “Debido a las decisiones corporativas y a los cambios en los estilos de la publicidad, una marca puede sufrir cambios en su formato y apariencia con el transcurso del tiempo. Tales cambios en la estructura de una marca han sido sancionadas legalmente, bajo dos formas: (i) que el cambio suponga el abandono de los derechos obtenidos de la versión anterior de la marca y (ii) que el cambio evite que el titular reclame como fecha de primer uso de la marca aquella fecha en la que por primera vez se empleó la versión anterior de la marca (…). En general, ambas sanciones legales no serán aplicables si la nueva forma de la marca origina la misma impresión 177

ACTUALIDAD JURÍDICA Nº 266 • ENERO 2016 comercial que la versión anterior. Es decir, el cambio en la estructura de una marca no implica el abandono o un quiebre en el uso continuo de la marca si dicho cambio no crea una nueva marca ni cambia la impresión comercial creada por la versión anterior (…)”7.

esencial de la marca; el agregar una letra en una palabra sin cambiar su impacto fonético; la eliminación de un diseño de fondo; el adornar una palabra o una letra con un diseño; la inserción de un guión; un cambio en el formato de la letra y la modernización de una marca figurativa.

El test debería ser, dice McCarthy, uno de continuidad. Lo importante es que el elemento que permanece en ambas versiones “retenga su impacto y simbolice una impresión comercial continua”.

Podemos establecer sin temor a equivocarnos que la identidad estructural de la marca es la impresión comercial que ella genera. Y la impresión comercial no persigue una identidad exacta de la marca, pues la normativa precitada, tanto la comunitaria como la estadounidense, permite el cambio estructural de la marca de tal suerte que el titular no pierda los derechos obtenidos sobre ella. Por consiguiente, lo que se busca es que la marca mantenga una identidad sustancial de su impresión comercial y no una identidad exacta.

En consecuencia, los derechos de las marcas descansan en la impresión comercial creada por ellas y no en una forma particular o un estilo especial. De forma lúcida, la Corte de Apelaciones en asuntos de aduanas y patentes de los Estados Unidos de América ha indicado que: “(…) Queda establecido que una persona puede cambiar la apariencia de una marca en cualquier momento, porque los derechos que pueda poseer sobre la marca recaen en el término en sí y no en una forma particular o modalidad de ella (…). Un cambio que no altere sus características distintivas representa una continuidad de derechos de marca. De este modo, cuando el carácter distintivo de la marca no haya cambiado, la marca es, en efecto, la misma y los derechos obtenidos del uso anterior de su forma anterior surtirán efecto en la forma actual”8. Buenos ejemplos de la retención de la impresión comercial de una marca y que han sido citados por el autor en comento, son los siguientes: el cambio del orden de las palabras; la combinación de una marca con otra palabra; la eliminación de una palabra no

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En definitiva, la identidad estructural de la marca es la impresión comercial que ella genera. Por tanto, conceptos como la “impresión visual distinta” y la “identidad plena” deben desterrarse de la práctica legal a fin de evitar equívocos y confusiones. Por regla general, en los contextos de solicitudes de registro de marca, oposiciones andinas y cancelaciones por falta de uso, el test debería perseguir el mismo fin, vale decir, dilucidar si la marca conserva su impresión comercial. En este escenario, tanto en las oposiciones andinas como en las cancelaciones por falta de uso, deberían tomarse como base los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia de la CAN relativos a las variaciones realizadas en un procedimiento de registro de marca. Es más, debería revalorizarse

Véase: MCCARTHY, J. Thomas. Trademarks and unfair competition. Lawyers Co-Operative Publishing Co., Nueva York, 1973, Vol. I, § 17.10 y ss. Decisión citada por McCarthy.

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ANÁLISIS JURÍDICO / ACTUALIDAD MERCANTIL la aplicación de tales lineamientos, pues la práctica decisoria del Indecopi muestra un total alejamiento de los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la CAN.

Por otro lado, son cambios sustanciales aquellos que impliquen i) la ampliación de los productos o servicios; y, ii) la modificación de elementos relevantes del signo.

Sin desbordarse de tales lineamientos, las autoridades deberían realizar un examen de continuidad y no de cambio. El verdadero problema es comprobar si la marca mantiene su impresión comercial, razón por la cual resulta erróneo preguntarse si la marca ha variado, pues la respuesta a esta interrogante siempre será positiva y contraproducente.

En las oposiciones andinas, el solicitante podrá acreditar el interés presentando una solicitud de registro en el país en el cual se inició la acción a través de una marca no idéntica, sino “sustancialmente idéntica” o que conserve su “impresión comercial”.

Como corolario de lo mencionado en los párrafos supra, debemos señalar que: en los procedimientos de registro de marca, ante cualquier cambio solicitado, la autoridad deberá preocuparse en apreciar si la marca continúa ejerciendo la misma impresión comercial y no si su versión actual y su versión anterior generan una impresión visual distinta. En términos amplios, el análisis deberá ser más flexible cuando nos encontremos frente a marcas mixtas y deberá ser más restrictivo cuando se trate de una versión denominativa. Otro elemento importante que la autoridad deberá apreciar es si la modificación se solicita antes de que la marca sea publicada para oposiciones. Si es solicitada antes de la publicación, la autoridad debería conservar un criterio flexible, pues no se está afectando derechos de terceros, lo cual sí ocurriría de aceptarse una modificación luego de la fecha de publicación. Prima facie, son cambios no sustanciales y que deberían ser aceptados por la autoridad los siguientes: i) el cambio del formato de un término, ii) el cambio del tamaño de un término, iii) la supresión de elementos genéricos y descriptivos; y, iv) la corrección de errores materiales (faltas ortográficas, tipográficas y errores de traducción).

Exigir, tal como lo hace en reiterada jurisprudencia el Indecopi, que la oposición andina deba acarrear la presentación de una marca idéntica es establecer un requisito que no tiene fundamento en la Decisión 486. En efecto, este cuerpo normativo no exige para acreditar el interés real en la oposición andina la identidad plena entre la marca que se solicita y la marca previamente registrada o solicitada, que sirvió como fundamento de tal oposición. La consecuencia natural y lógica de exigir en la práctica la plena identidad de ambos signos es atentar contra la seguridad jurídica, en vista de que en otros países de la Comunidad Andina no existe tal exigencia. Cobra relevancia jurídica, además, que la solicitud para acreditar interés real no atienda únicamente a un requisito concebido para que sea posible presentar oposiciones andinas, habida cuenta de que en el caso de las marcas que sirvan como fundamento de oposición andina sean antiguas –versiones no actuales–, el requerimiento de identidad plena generaría que la marca solicitada para acreditar interés real se convierta en una marca meramente defensiva. Por esta razón, la presentación de la solicitud que acredita el interés real también debe obedecer a una finalidad práctica y, de esta manera, cumplir también una función de mercado. Sobre este punto, Lindley ha indicado que: “Lo que se pretende con esta disposición es que la legislación cuente con cierta 179

ACTUALIDAD JURÍDICA Nº 266 • ENERO 2016 flexibilidad que se adecue a la realidad del mercado, pues es frecuente que las marcas, con el afán de adaptarse a los nuevos cánones estéticos del consumidor, vayan modificándose ligeramente con el tiempo; siendo que, en caso no se admitieran estas variaciones ligeras, se obligaría al agente económico a registrar la misma marca en una multiplicidad de variantes, incrementando sus costos para mantenerla vigente”9.

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En las cancelaciones por falta de uso, el emplazado deberá enfocarse en demostrar a la autoridad que, pese a las diferencias en el uso de su marca, la impresión comercial se ha conservado. Asimismo, la autoridad deberá conducir un examen, según los lineamientos certeramente establecidos por el Tribunal de Justicia de la CAN, a fin de comprobar si la marca mantiene su impresión comercial.

LINDLEY-RUSSO, Alfredo. “Apuntes sobre la cancelación marcaria en el Perú”. En: Revista de la competencia y la propiedad intelectual. Nº 7, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Lima, 2008, pp. 199-236.

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