Responsabilidad de los portales de ventas por infracciones marcarias Comentario al fallo “Nike International Ltd c. Compañía de Medios Digitales CMD S.A. s/cese de uso de marcas”

Buenos Aires, jueves 27 de agosto de 2015 • ISSN 1666-8987 • Nº 13.799 • AÑO LIII • ED 264 Director: Guillermo F. Peyrano

D i a r i o

d e

D o c t r i n a

y

J u r i s p r u d e n c i a

Consejo de Redacción: Gabriel Fernando Limodio Daniel Alejandro Herrera Nelson G. A. Cossari Luis Alfredo Anaya

Adhesión a las XXIX JORNADAS ANUALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Buenos Aires - 27 y 28 de agosto de 2015

Balance a los veinte años de la sanción de la Ley de Patentes 24.481 por Carlos Octavio Mitelman

Sumario: 1. Un la controversia.

parto complicado.

– 3. Las

– 2. Las

razones de

patentes en el sector farma-

céutico.

– 4. Situación del inventor despojado. La acción – 5. Situación del inventor antes de la concesión de la patente. – 6. Vencimiento del término de vigencia. – 7. Indemnización en supuestos de infracción. – 8. La medida cautelar innovativa y la reforma de la ley 25.859. – 9. La resolución conjunta. Los mitos alrededor de las patentes farmacéuticas. – 10. Cuestionando los mitos. – 11. Conclusiones. reivindicatoria.

1 Un parto complicado Durante el transcurso del año 1992, el Poder Ejecutivo Nacional envió a la Cámara de Senadores de la Nación un proyecto de ley con el propósito de modificar la entonces vigente Ley de Patentes de Invención 111 que había sido promulgada en el año 1864 bajo la presidencia de Bartolomé Mitre. Pendiente este proyecto de estudio, el Congreso de la Nación sancionó el 7-12-94 la ley 24.425(1). Esta Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en El Derecho: Propiedad Intelectual e innovación. La excepción de experimentación, por Carlos M. Correa, ED, 171850; El incidente de explotación y las medidas cautelares en materia de patentes, por Lino E. Palacio, ED, 172-453; La defensa de la competencia y las patentes de invención, por Félix A. Nazar Espeche, ED, 214-852; Medidas en Frontera. Sistema de Asientos de Alerta en Aduana, por Miguel B. O’Farrell, ED, 224-975; El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes: en el centro del sistema internacional de patentes, por Jay Erstling y Martín Etcheverry, ED, 228-796; El negocio del franchising en la Argentina y en el mundo. El contrato de franquicia, por Mercedes Adrogué, ED, 229-668; Patentes: una cuestión obvia, por Martín Etcheverry, ED, 231-814; Asunción de riesgos, subordinación técnica y posición contractual abusiva en los contratos de distribución, por Diego M. Parducci, ED, 232-751; Experiencia de México con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Perspectiva de la autoridad en propiedad industrial, por Jorge Amigo Castañeda, ED, 232809; El concepto de explotación en la Ley de Patentes y su importancia, por Héctor D. Palacio D’Albora, ED, 239-609; Patentes divisionales y concepto de “explotación” en un bien estudiado fallo de la justicia federal, por Antonio J. T. Millé, ED, 240-288; El principio del informalismo también vale para las patentes, por María L. Etcheverry, ED, 249-78; Las marcas, las patentes y el valor en aduana (en instrumentos de la Organización Mundial de Aduanas y en la jurisprudencia), por Daniel Zolezzi, ED, 252-533; Patentes y valor en Aduana. Un leading case, por Daniel Zolezzi, ED, 254-219. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.elderecho.com.ar. (1) Promulgada el 23-12-94 y publicada en el Boletín Oficial el 5-1-95.

norma contiene el Acta Final en la que se incorpo­raron los resultados de la Ronda Uruguay del GATT por la que se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC). Entre sus anexos consta el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (Acuerdo sobre los ADPIC). Pocos meses después, el día 20-4-95 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Patentes 24.481 y la envió al Poder Ejecutivo Nacional para su promulgación y publicación. Hasta aquí lo que podría llamarse un “trámite normal”. Pero la historia recién comenzaba. El 18-4-95 el Poder Ejecutivo, por decreto 548/95(2), observó parcialmente la ley y, sin promulgarla, la devolvió al Congreso con observaciones a los arts. 37, 42, 43, 44, 91, 97, 102, 104 y 105, el inc. c) del art. 36, una frase del párr. 4º del art. 46, el párr. 2º del art. 47, una frase del art. 50, los incs. d), f), g) y h) del art. 65 y el párr. 3º del art. 94. El 26-4-95 el Poder Ejecutivo dictó el decreto 621/95(3). Mediante este decreto se reglamentó en forma transitoria y “hasta tanto el honorable Congreso de la Nación sancione una nueva legislación definitiva en materia patentaria” la ley 111 y las leyes 17.011 y 24.425. El 23-5-95 el Poder Legislativo confirmó el contenido originario de los arts. 36, inc. c), 44, 46, 47, 50, 91, 94, 97, 104 y 105. Por otro lado, aceptó las observaciones a los arts. 7º, inc. c), 37, 42, 43, 65, incs. d), f), g) y h), y art. 102, de modo que quedó así definitivamente sancionada la ley 24.481. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no promulgó ni publicó de inmediato esta norma sino que lo hizo recién el día 24-9-95. La historia no termina aquí. El 28-9-95 el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.572 modificatoria de la ley 24.481. El art. 1º de esta norma disponía que se sustituían los arts. 36, inc. c), 44, 46 –último párrafo–, 50, 91, 94, 104, 105 y 106, inc. a), de la ley 24.481 por aquellos que se establecen en el texto del citado art. 1º. Las sustituciones a las que aludía el art. 1º coincidían con las restantes observaciones formuladas a la ley 24.481 mediante el decreto 548/95 que no habían sido aceptadas por el Congreso. La ley 24.572 fue promulgada por el Poder Ejecutivo el día 18-10-95(4). El día 23-10-95 el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial, juntamente con la ley 24.572, el decreto (2) B.O. 21-4-95. (3) B.O. 2-5-95. (4) B.O. 23-10-95.

590/95 por el cual se reglamentaban las leyes 111, 24.481 y 24.572 y se aprobaba el “Texto Ordenado de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad 24.481 con las modificaciones de la Ley Nº 24.572 y de la Ley Nº 111 de Patentes de Invención”. Por decreto 590/95 se derogó el anterior decreto 621/95. Como si no hubiera sido suficiente, el día 7-12-95 el Congreso sancionó la ley 24.603(5) por la cual se disponía: “Artículo 1º: Que la Ley Nº 24.481 modificada por Ley Nº 24.572, sustituyó y derogó a la Ley Nº 111. Artículo 2º: Que la Ley Nº 24.481 modificada por Ley Nº 24.572, ambas dictadas de conformidad y en consecuencia con las Leyes Nº 24.425 y 17.011, constituyen la aplicación y reglamentación integral y única de todas y cada una de las disposiciones de los Tratados ratificados por esas leyes y del derecho del inventor que consagra el art. 17 de la Constitución Nacional. Artículo 3º: Derógase toda norma que se oponga a la presente ley”. La finalidad de la ley 24.603 fue, esencialmente, derogar la ley 111. Este laberinto llega a su fin con el dictado el día 20-396 del decreto 260/96(6) por el cual: (i) se sustituyó el decreto 590/95 y su Anexo II por el decreto 260/96 y sus tres Anexos; (ii) se aprobó el texto ordenado de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad 24.481 con las correcciones de la ley 24.572 (Anexo I), (iii) se dictó la reglamentación de la ley 24.481 con las correcciones introducidas por la ley 24.572 (Anexo II), (iv) se ratificaron los aranceles por trámites ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que se incorporaron como Anexo III. Se detecta a simple vista que el trayecto recorrido para la aprobación de esta ley ha sido extremadamente sinuoso y complejo. Si nos olvidáramos por un momento del título de este artículo, un lector desprevenido podría preguntarse ¿pero qué estaba en juego?, ¿el código que rige los derechos y obligaciones civiles de los ciudadanos de esta Nación?, ¿la legislación que regula el destino de todos los recursos naturales de este país? Nada de eso, sino simplemente el régimen legal de las invenciones. ¿Y qué puede justificar una relación tan entreverada y polémica entre dos poderes del Estado con el sistema que regula los frutos de la actividad inventiva? Para responder a este interrogante debemos seguir avanzando.

2 Las razones de la controversia De manera sucinta, se puede expresar que el sistema de patentes ha sido concebido para brindar protección a las invenciones, reconociendo un derecho de explotación (5) B.O. 5-1-96. (6) B.O. 22-3-96.

CONTENIDO DOCTRINA Balance a los veinte años de la sanción de la Ley de Patentes 24.481, por Carlos Octavio Mitelman..............................................................................................................

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Armando el rompecabezas: la propiedad industrial e intelectual en el nuevo Código Civil y Comercial, por Marcelo García Sellart.....................................................................

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CUENTA Nº 13.547

NOTA Responsabilidad de los portales de ventas por infracciones marcarias. Comentario al fallo “Nike International Ltd c. Compañía de Medios Digitales CMD S.A. s/cese de uso de marcas”, por Gustavo Schötz..........................................................................................................................................................................................................

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JURISPRUDENCIA Federal Marcas de Fábrica: Infracciones marcarias online: comercio electrónico; titular de una plataforma online; responsabilidad; configuración; sentencia condenatoria; publicidad; improcedencia (CNCiv. y Com. Fed., sala I, mayo 5-2015)..................................................................................................................................................................... 16 Marcas de Fábrica: Infracciones marcarias online: comercio electrónico; intermediario virtual; responsabilidad; configuración; sentencia condenatoria; publicidad (CNCiv. y Com. Fed., sala III, mayo 21-2015)......................................................................................................................................................................................

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CO ARG CASA

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exclusivo y excluyente a favor del inventor. Este derecho que ofrece el régimen de patentes ha demostrado ser un claro estímulo para que los inventores divulguen sus creaciones y los inversionistas arriesguen recursos en innovación tecnológica. La protección que brindan las patentes se ha mostrado esencial para el despliegue de recursos en investigación, en la medida en que será el factor “confianza” –proveniente de la posibilidad de contar con una adecuada protección– el que permitirá la dedicación de recursos económicos y humanos con el objeto del desarrollo de nuevos conocimientos. Sin la certeza de que se provean mecanismos para el respeto de derechos exclusivos para la explotación de las obras del ingenio, los efectos serán: la notable disminución de la tasa de innovación, o la no revelación y el mantenimiento en secreto de sus resultados. Esta lógica se aplica en todo ámbito industrial, científico y comercial. No hay un solo sector (mecánico, electrónico, informático, químico, biotecnológico, etc.) en el cual no impere este simple razonamiento: nadie invertirá una suma de dinero, nadie dedicará parte de su tiempo a la obtención de nuevos conocimientos, si no se garantiza durante un período determinado la exclusividad del fruto del intelecto. El sistema de patentes fomenta la actividad inventiva ofreciendo el marco legal adecuado para que las personas decidan involucrarse en actividades de investigación y desarrollo de nuevas invenciones, cuya creación terminará indefectiblemente redundando en beneficio de la sociedad. De manera inconsciente, todos los días nos vinculamos con los inventos provenientes de algún sujeto que, en su momento, destinó tiempo y esfuerzo para su concepción: solo a título de ejemplo citamos la aspirina, los anestésicos, la bicicleta, el reloj, la brújula, el microscopio, el termómetro, la bombilla eléctrica, los neumáticos, la cámara de fotos, la máquina de coser, el semáforo, el ascensor, los auriculares, los prismáticos, la radio, el fax, la pila, la batería, la heladera o refrigerador, la computadora personal, el láser, el microchip, la fibra óptica, el código de barras, el disco compacto, el teléfono móvil, el GPS (sistema de posicionamiento global). Nuestro país también ha sido prolífico en inventores. El bolígrafo, las huellas dactilares, la transfusión sanguínea, la primera tecnología para el armado de dibujos animados, el semáforo para ciegos, la jeringa descartable, el alambre de púas, el “magiclick”, la camilla automática de emergencia, el bypass cardíaco son algunos casos testigo de la mente innovadora de los hombres y mujeres de nuestra tierra(7). Queda de esta manera comprobado que las patentes se encuentran presentes en nuestro quehacer cotidiano, y crean el marco propicio que permite la concreción de innovaciones que hacen al bienestar de la vida del ser humano. Siendo la situación descripta tan clara y transparente, ¿qué ha sucedido en la República Argentina para que el inventor sea mirado con sospecha y desconfianza? ¿Por qué la ley que regula las innovaciones tuvo un proceso de sanción tan controvertido? Y, en concreto, ¿por qué se ha aprobado un marco legal que no brinda las herramientas más adecuadas para proteger los derechos del inventor?

3 Las patentes en el sector farmacéutico El art. 4º de la derogada Ley de Patentes 111 del año 1864 consagraba que “no son susceptibles de patentes las composiciones farmacéuticas”. Por efecto de una discutible interpretación de esta norma avalada por algunos fallos judiciales(8), un sector de la industria gozó durante más de (7) Cada tanto los medios reflejan las invenciones fruto de los emprendimientos de argentinos tales como la de Osvaldo Errobidart (protesista dental), quien creó una dentadura postiza para las vacas. Esto permite un menor desgaste de la dentadura de este animal, lo que deriva en una mejor alimentación, un tiempo más prolongado de vida y la posibilidad de tener un ternero más. Asimismo, para seguir ejemplificando, se ha leído de la creación de Alejandro Lis (veterinario), quien creó un alimento especial para la cría del ganado bovino que acorta hasta seis meses la lactancia de los terneros, liberando a las vacas de esta tarea y permitiendo que vuelvan a quedar preñadas en tiempo récord. (8) CS, 21-12-70, “American Cyanamid Company c. Unifa SACI s/ usurpación de patente de invención”, LL, 141-323. Para un estudio del contenido del art. 4º de la ley 111 y el análisis del fallo citado, ver Vanossi, Jorge R. A., El derecho a la propiedad de patentes de productos farmacéuticos: inconstitucionalidad del artículo 4º de la ley 111, Jurisprudencia Argentina, doctrina 1969, pág. 18; Vanossi, Jorge R. A., La protección constitucional y legal de patentes de productos farmacéuticos: los peligros de una confusión jurisprudencial, LL, 141-320; Chaloupka, Pedro, In dubio contra patentem?, Buenos Aires, Astrea, colección Derechos Intelectuales, vol. 2, 1987, pág. 33; Zuccherino, Daniel R. - Mitelman, Carlos O., Derecho de patentes..., cit., pág. 101.

un siglo del privilegio de imitar sin costo alguno las innovaciones en el sector químico-farmacéutico. Teniendo en cuenta que el art. 27 del Acuerdo ADPIC consagra que las patentes pueden obtenerse por todas las invenciones, en todos los campos de la tecnología, al haber adherido nuestro país a este tratado internacional en el año 1994, necesitaba ajustar su legislación de patentes a los estándares internacionales, y eliminan esta injusta discriminación que sufrían las invenciones en un sector específico de la ciencia. Se inició así un acalorado debate alrededor de la que erróneamente fue denominada la “ley de patentes medicinales”(9) cuando, en realidad, su contenido se aplica a todos los campos industriales y tecnológicos. Como fuera ya explicitado, en el año 1995 se sancionó la Ley de Patentes 24.481, que fue objeto de un trámite complejo, fundamentalmente por las presiones de un específico sector (la industria farmacéutica de productos genéricos) que actuó para paliar la pérdida de su centenario privilegio consistente en ser la única industria, entre las demás industrias, de verse eximida de prestar observancia a los derechos de los inventores de su ramo. Esto tuvo su correlato en una ley que no brinda los mecanismos más adecuados para el reconocimiento de los derechos de los inventores, y cuyas posteriores modificaciones a lo largo de estas dos últimas décadas han debilitado aún más estos derechos. A continuación justificaremos esta afirmación.

4 Situación del inventor despojado. La acción ­reivindicatoria El denominado “derecho a la patente” originariamente solo puede recaer en cabeza de una persona física que no puede ser otra que el inventor. Este derecho únicamente puede pertenecer al legítimo inventor que ha sido el sujeto creador del bien inmaterial o al sucesor legal de aquél. En todas aquellas circunstancias en que la patente es solicitada (y eventualmente obtenida) por una persona no facultada para ejercer “el derecho a la patente”, estaríamos en presencia del ilegítimo ejercicio del derecho a la patente. De manera genérica, podría decirse que cualquier persona que no sea el inventor o un causahabiente no se encuentra legitimada para el ejercicio de este derecho. ¿Cuáles son las herramientas jurídicas de las que dispone quien ha sido desplazado de ejercer el derecho a la patente por un tercero que carece de tal atribución? Básicamente, se conocen dos alternativas: (i) la solicitud de nulidad de la solicitud o patente obtenida, (ii) el ejercicio de la denominada “acción reivindicatoria”. Ahora, cabe reflexionar que, si únicamente se reconoce al titular del derecho a la patente la facultad de pedir la nulidad, el resultado es bastante frustrante, dado que si bien el sujeto usurpador perderá el derecho a la exclusividad del invento, esto no compensará al inventor o sucesor, quienes también se verán definitivamente privados de la posibilidad de obtener la explotación exclusiva, partiendo de la premisa de que la invención reivindicada habrá perdido el requisito de novedad. Por ello, el mecanismo que mejor protege los intereses de dichos sujetos es la “acción reivindicatoria”, cuyo objeto será que el sujeto “desapoderado” de su invento pueda recuperarlo y sustituirse en la solicitud o el título respectivo, subrogándose en los derechos emergentes de la solicitud o derivados de la patente concedida, que será transferida a su nombre, una vez que se encuentre firme la sentencia que declare procedente la acción. La acción reivindicatoria ha sido regulada de manera clara y expresa en la legislación de países sudamericanos tales como en la decisión 486 del Pacto Andino (art. 237), en la ley 9279 de Brasil (art. 49) y en la ley 17.164 de Uruguay (art. 105). Habría sido deseable que la ley de patentes que derogó la ley 111 hubiese incluido en su texto alguna norma del tenor de las mencionadas. A pesar de ello, entendemos que existe en nuestra legislación cierto marco jurídico que tornaría viable una acción de esta naturaleza. El art. 17 de la CN consagra que el inventor es propietario de su invento; el art. 8º de la LP reconoce que solo al inventor o a sus causahabientes les corresponde el derecho de so(9) Tal como se puede verificar en la edición “Antecedentes Parlamentarios” (La Ley, Buenos Aires, Año III, Nº 7, agosto de 1996) la discusión de los legisladores se focalizó casi exclusivamente alrededor de las especialidades medicinales.

licitar y obtener la patente y –adicionalmente– no puede pasar desapercibido que el art. 31 de la LP dispone que “la concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero con mejor derecho que el solicitante...”. ¿Quién podría ser ese tercero con “mejor derecho” que el solicitante, que no sea el legítimo inventor o causahabiente quienes fueron víctimas de un sujeto que les ha privado de su derecho a la patente? Por nuestra parte, sostenemos que la interpretación del art. 17 de la CN, que consagra que todo inventor es propietario exclusivo de su invento, conjuntamente con el art. 31 de la LP, que admite que puede haber terceros con “mejores derechos” que el solicitante, configuran en el ámbito de las patentes (aunque no de la forma más apropiada) el marco legal para las acciones reivindicatorias. Es inconcebible que el inventor sea despojado de su invento, sobre el que tiene un derecho de propiedad desde su creación y, además, el de patentarlo a su nombre, y no cuente con una acción para hacer cesar las consecuencias del despojo y reasumir la titularidad de su derecho.

5 Situación del inventor antes de la concesión de la patente ¿Es justo y aceptable que los inventores solo gocen de protección una vez concedida la patente? Por nuestra parte y a los fines de brindar una respuesta, estimamos prudente enfatizar la realidad que afrontan los innovadores: el transcurso de un plazo considerable de tiempo desde la fecha de presentación de la solicitud de patente hasta el día de concesión del título respectivo. Durante dicho término ocurre con frecuencia que muchos inventos son copiados sin autorización de sus respectivos creadores, quienes se ven forzados a soportar indefensos estas prácticas hasta la efectiva obtención del título por parte de la autoridad administrativa competente. Ante esta perspectiva, cabe preguntarse: ¿merece algún tipo de protección legal la solicitud de patente? Para contestar este interrogante, conviene enumerar algunas premisas precisas e inobjetables: 1) Conforme el art. 33 del Acuerdo ADPIC y el art. 35 de la LP, las patentes tienen una duración “improrrogable” cuyo plazo (veinte años) se empieza a computar desde la presentación de la solicitud respectiva. Este plazo se reduce a diez años para los modelos de utilidad (art. 54, LP). En consecuencia, mientras se tramita la solicitud en sede administrativa, el interesado verifica cómo empieza a extinguirse el plazo de vigencia de su futura patente, sin tener este perjuicio un correlato con la ventaja pertinente: disponer de las herramientas legales para evitar la imitación de su invento. 2) El art. 26 de la LP dispone la publicación de la solicitud de patente en trámite, y de la lectura de los arts. 25 y 70 de la LP se desprende que los expedientes en trámite serán públicos con posterioridad a la publicación mencionada. Bajo la normativa actual, se deduce que el innovador se encuentra obligado a exponer a la comunidad información o conocimientos derivados de sus investigaciones, sin contar con los medios para evitar eventuales apropiaciones de esta información o conocimientos. 3) El desarrollo cada vez más rápido de las nuevas tecnologías provoca que los ciclos de vida útil de ciertos productos sean cada vez menores. Esto provoca dos efectos: (i) la probabilidad de que, al momento de obtenerse la patente, no le interese más a su titular la explotación del invento amparado, dado que al momento de concesión la materia reivindicada ya se ha visto superada por otra tecnología; (ii) resulta más provechoso copiar un invento en su etapa más temprana de vida que tiempo después. 4) La velocidad del trámite de concesión depende de muchos factores que son absolutamente ajenos a la voluntad del solicitante: infraestructura de la oficina competente, presupuesto, cantidad e idoneidad del personal, cantidad de casos presentados, etc.(10). En resumen, el plazo de tramitación de una solicitud de patente será el período en el cual el imitador se verá más tentado a copiar la creación ajena, pues: (i) a partir de la (10) El art. 62.2 del Acuerdo ADPIC constituye una buena expresión de deseos: “Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro del tal derecho, los Miembros asegurarán de que los procedimientos correspondientes (...) permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente”.

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publicación el expediente, pierde su carácter secreto; (ii) puede acceder a un invento en su etapa joven más útil; (iii) puede especular con las demoras propias de todo trámite administrativo, (iv) conoce de antemano la situación de supuesta indefensión del inventor. Atento a estas circunstancias, reformulamos la pregunta: ¿por qué no merecería protección el solicitante de una patente? Ante la situación planteada, algunos países han reaccionado y han adoptado en sus legislaciones de patentes algún tipo de respuesta para los inventores durante el trámite de concesión. Básicamente, esta respuesta consiste en la posibilidad de que se pueda exigir una compensación económica contra aquellos que han usado la invención durante el período previo al patentamiento sin autorización del inventor o su sucesor, compensación que se hace exigible una vez otorgada la patente. Esta atribución ha sido acogida en las legislaciones de España, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón(11). No es necesario acudir a las leyes de países que han acostumbrado desde antiguo a proteger los intereses de los innovadores. Este tipo de protección provisoria también se ha consagrado en el art. 44 de la Ley de Propiedad Industrial de Brasil 9279, en el art. 99 de la Ley 17.164 de Uruguay, en el art. 239 de la decisión 486 del Pacto Andino y en el art. 24 de la Ley de Propiedad Industrial de México. La legislación comparada admite que los solicitantes, en el supuesto de que hayan reclamado daños y perjuicios, solo podrán hacer efectiva la compensación si la patente es finalmente concedida. No resulta óbice –entonces– que el inventor (invocando la propiedad de su invento y el aprovechamiento no autorizado de dicha propiedad por terceros) pueda iniciar su reclamo judicial durante la tramitación del título, pero que la sentencia solo se haga efectiva una vez otorgada la patente. Lamentablemente, no existe en el plexo normativo local que regula las patentes de invención (ni en la ley 24.481, ni en el Convenio de París aprobado por ley 17.011, ni en el Acuerdo ADPIC aprobado por ley 24.425) ninguna disposición precisa sobre la protección provisoria de un invento en trámite de patentamiento(12).

6 Vencimiento del término de vigencia A la luz de lo dispuesto en el art. 33 del Acuerdo ADPIC, la mayoría de las legislaciones en la materia han uniformado el plazo de duración de las patentes a veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud pertinente. En consistencia con este tratado, el art. 35 de la LP ha establecido que “la patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”. La efectiva protección derivada de una patente no se extiende –en concreto– por el plazo de veinte años. Ello obedece –tal cual mencionáramos– a que el término legal se computa desde la fecha de presentación de la solicitud, pero el derecho de explotación exclusiva y el denominado ius prohibendi se ejercen plenamente recién con la concesión del título correspondiente, por lo que la duración concreta de la patente surge de la simple operación de restar a los veinte años el tiempo que haya transcurrido entre la presentación de la solicitud y la concesión de la patente correspondiente. Lo expuesto implica que la prolongación del trámite administrativo de concesión se traduce en la necesaria reducción del derecho de exclusividad del titular de la patente. Ello implica una transgresión al principio de igualdad jurídica porque, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, algunos patentados gozarán de un mayor plazo de protección jurídica en detrimento de otros quienes han sufrido demoras en el trámite(13).

(11) Bensadón, Martín, La publicación de la solicitud de patente antes de la concesión prevista en el artículo 26 de la ley 24.481, Buenos Aires, LL, 1998-D-1092. (12) Como un principio de solución a esta necesidad, se había presentado en el Honorable Congreso de la Nación el Proyecto de Ley S-2313/03, mediante el cual se promovía la incorporación a la Ley de Patentes de Invención 24.481 de un mecanismo de protección provisional a las patentes en trámite, de autoría de los senadores Gioja y Riofrío. Lamentablemente, jamás fue sancionado. (13) En este contexto, es digno de mencionar la solución adoptada por el legislador brasileño en el art. 40 de la ley 9279 que garantiza al inventor un plazo de vigencia no inferior de diez años para las patentes y de siete años para los modelos de utilidad.

Analizando la cuestión desde otra óptica, existen determinadas industrias (como la farmacéutica) que no pueden explotar de inmediato sus invenciones debido a que –previamente– deben realizar una serie de investigaciones y obtener los permisos necesarios antes de comercializar sus productos. La aprobación de nuevas especialidades medicinales a favor del titular de una patente puede requerir un tiempo que varía entre los ocho y doce años desde la presentación de la solicitud de patente, a causa del tiempo necesario para implementar y concluir con el desarrollo del producto (incluyendo los ensayos preclínicos y clínicos) y completar el procedimiento administrativo de autorización de venta ante la autoridad sanitaria. El resultado concreto es que el titular de la patente pierde en este proceso entre el 40% y 60% del plazo de protección de la patente en trámites administrativos hasta que se encuentra en condiciones legales de introducir el producto medicinal en el mercado. Es por eso que algunos países (Unión Europea, Suiza, Estados Unidos, Japón, Australia e Israel) pusieron en vigor prórrogas del plazo de vigencia de las patentes (patent term restoration o supplementary patent protection) para compensar la disminución del plazo normal de exclusividad en el mercado, a causa de las demoras para obtener la aprobación sanitaria de venta(14). De esta manera, se evita que el período efectivo de vida de la patente sea inferior para ciertos tipos de inventos que el que se concede para otros, y se restringen las discriminaciones que hemos denunciado previamente. Corresponde aclarar que este tipo de compensación temporal no rige en la República Argentina. No obstante, no existe ningún impedimento legal para que nuestro país innove en esta materia, dado que el art. 33 del Acuerdo ADPIC citado establece un plazo mínimo de protección que puede ser ampliado libremente por sus países adherentes. Mientras tanto, nuestro legislador aprobó la denominada “excepción Bolar” introducida en el derecho argentino mediante el art. 8º de la Ley de Confidencialidad de Datos 24.766 que reza: “Cuando se trate de un producto o procedimiento protegido por una patente de invención, cualquier tercero podrá utilizar la invención antes del vencimiento de la patente, con fines experimentales y para reunir la información requerida para la aprobación de un producto o procedimiento por la autoridad competente, para su comercialización con posterioridad al vencimiento de la patente”. Efectivamente, la denominada “excepción Bolar” consiste en la posibilidad de adelantar las etapas necesarias para comercializar un producto farmacéutico o agroquímico genérico a partir de un principio activo original protegido mediante patente, al momento de la expiración de esta. Esta capacidad o habilitación para los fabricantes de genéricos cuenta con límites claros y su alcance no es otro que anticipar trámites administrativos ante las autoridades para obtener los permisos y autorizaciones para entrar con el mercado una vez vencido el término de protección de la patente de invención. Este propósito perseguido por los fabricantes de genéricos es –en apariencia– legítimo, dado que no violan la patente en cuestión porque iniciarán la explotación comercial del medicamento tan pronto aquella ya se haya extinguido. Pero si resulta válido respetar los tiempos de ese sector de la industria, también será apropiado velar por los tiempos del segmento que se dedica a investigar y patentar, reconociéndoles plazos adicionales de protección cuando ello se justifique. Ello sí constituiría un “sistema equilibrado” de patentes, tema sobre el que volveremos más adelante.

7 Indemnización en supuestos de infracción Cualquier actividad humana que provoca un daño determina la necesidad de implementar los mecanismos para su reparación, con el propósito de restablecer el imperio del derecho afectado por tal actividad. Por daño se entiende toda pérdida o disminución que padece una persona, en sí misma o en sus bienes, ocasionada por la actuación de otra. En este sentido, la existencia de un sistema o mecanismo jurídico dirigido a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al titular de un derecho de propiedad (14) Rozanski, Félix, Tutela jurídica de los resultados de las investigaciones clínicas, Buenos Aires, Astrea, colección Derechos Intelectuales, 2001, vol. 9, págs. 184-185.

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FONDO EDITORIAL Novedades Julio A. Grisolia Eleonora G. Peliza El Derecho Individual del Trabajo en América Latina ISBN 978-987-3790-16-4 553 páginas

Venta telefónica: (11) 4371-2004 Compra online: [email protected] www.elderecho.com.ar derivado de una patente de invención constituye un tema primordial, atento a que tal derecho no tendrá efectos prácticos ni vigencia real si el régimen no tiene como correlato un adecuado sistema de reparación. Tal como señala Cabanellas(15), la determinación de la responsabilidad por daños y perjuicios provocados por la violación de una patente constituye un aspecto central en la materia, dado que los sistemas judiciales –incluyendo la República Argentina– son reacios a condenar con pena de prisión los delitos contra patentes, y las penas de multa en la ley respectiva son insatisfactorias o prácticamente inexistentes. Resta entonces acudir al régimen de responsabilidad civil como remedio efectivo para los derechos del patentado(16). Las características particulares de los bienes inmateriales justificarían plenamente la aplicación de un sistema de responsabilidad que tenga reglas propias y diferentes del sistema vigente para los bienes tangibles(17). En virtud de lo expuesto, en algunas legislaciones extranjeras se han creado reglas especiales destinadas a determinar el monto de los daños y perjuicios ocasionados por la violación de los derechos exclusivos sobre los bienes inmateriales. En nuestra legislación, el art. 81 de la LP legitima al titular de una patente y su licenciatario o del modelo de utilidad a reclamar al infractor una reparación económica del perjuicio ocasionado, sin precisar ni el contenido ni el alcance del correspondiente reclamo resarcitorio. La legislación de España ha mostrado ser mucho más precisa en este tema. El art. 66 de la Ley de Patentes 11/1986 ha brindado tres opciones al titular de una patente infringida para valuar los daños sufridos. Una de ellas es partiendo de las ganancias que ha dejado de percibir como consecuencia de la infracción. Sin embargo, no es tan fácil acreditar en juicio que la pérdida de ventas sufrida tiene su relación causal con la violación a la patente invocada. Puede acontecer que el titular de la patente ni siquiera sufra una disminución en sus ventas, sea porque no explota su invención o porque el ámbito geográfico de la infracción sea diferente del lugar donde el patentado ofrece y vende sus productos. Si se restringiera la posibilidad de recibir una indemnización únicamente cuando se pudiera acreditar una pérdida de ventas, se correría el riesgo de eliminar toda efectividad a este tipo de acción con el consiguiente debilitamiento de los derechos del titular de la patente. Por ello, la legislación española ha ofrecido una razonable segunda opción. Que el monto de la compensación se calcule con base en los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado. En esta (15) Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de las patentes de invención, Buenos Aires, Heliasta, 2001, t. II, pág. 663. (16) La obligación de indemnizar un hecho ilícito proviene de los arts. 1716 y 1740 del cód. civil y comercial. El art. 1716 de este cuerpo normativo establece: “La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código”. A su vez, el art. 1740 dispone: “La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie”. (17) “Estos objetos se diferencian de todos los otros en que carecen de sustancia física, no estriban en cosas tangibles (...) la inmaterialidad de estos objetos ha venido siendo por sí misma la nota caracterizadora que resume y sintetiza todos los aspectos en los que puede manifestarse su diversidad de naturaleza en relación con los objetos sobre los que versan los otros derechos subjetivos clásicos”. Baylos Corroza, Hermenegildo, Tratado de derecho industrial, Madrid, Civitas, 1978, pág. 55.

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orientación, adherimos a la postura que sostiene que el monto de los daños y perjuicios producidos como consecuencia de la infracción a una patente debe calcularse en función de las ganancias obtenidas al amparo de la explotación realizada en forma ilícita. Cabe reflexionar que si un infractor decide fabricar y/o comercializar productos patentados o elaborados con un procedimiento patentado, es porque para él ese producto o procedimiento es el que le permite acceder a ese provecho ilícito. En otras palabras, en ausencia del producto en cuestión desaparece el vehículo que conduce al infractor a lograr un aprovechamiento económico. Y en aquellos supuestos en que el titular de la patente carece de pruebas que acrediten el enriquecimiento experimentado por el infractor como consecuencia de la infracción al invento patentado, y tampoco puede acreditar una disminución en sus ingresos, algunos sistemas jurídicos han acudido a la ficción de una licencia hipotética. El razonamiento de esta teoría consiste en que el infractor de la patente debe restituir lo que él ha ahorrado (pago de la regalía) en relación con la licencia que cualquier empresario de buena fe hubiera tenido que solicitar para evitar la infracción. El motivo de la aplicación de esta doctrina es la de garantizar una compensación económica mínima al titular de la patente infringida cuando este no pudiera acreditar ninguna de las dos hipótesis anteriores. Muchas veces la prueba del daño tanto como su cuantificación resultan de extrema dificultad. Sin embargo, existe la certeza de que se ha ejecutado un acto ilícito y que tal acto ha causado un daño. En caso de violación a los derechos derivados de una patente, no es necesaria la prueba fehaciente y concreta de los daños para que la indemnización sea procedente, y es suficiente justificación la configuración del delito. Se sufre un perjuicio por el simple hecho de que un tercero utilice un invento patentado sin el consenti­ miento del titular. Ese uso indebido constituye el perjuicio mismo, dado que la lesión se manifiesta en el ejercicio de un acto que le corresponde en forma exclusiva a su titular, quien –como tal– es el único legitimado para decidir la oportunidad y forma en que utilizará su invención. Existe una consolidada jurisprudencia en materia de derechos industriales en la cual se admitió una reparación económica por el solo hecho de haberse comprobado el acto ilícito aunque no se haya acreditado dicho daño en forma fehaciente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta reparación ha sido simbólica. Habría sido un buen gesto del legislador local ofrecer a los litigantes y a los jueces un marco jurídico más preciso para la cuantificación de los daños reclamados, tal como lo ha hecho en su momento su par español. Otros países sudamericanos han seguido este elogiable sendero, como se puede verificar en el art. 243 de la decisión 486 del Pacto Andino, el art. 210 de la ley 9279 de Brasil, el art. 108 de la ley 19.039 de Chile.

8 La medida cautelar innovativa y la reforma de la ley 25.859 El Poder Ejecutivo Nacional elevó el 21-10-02 al Honorable Congreso de la Nación un Proyecto de Ley destinado a introducir modificaciones en la Ley de Patentes 24.481. Este Proyecto fue aprobado por el Congreso de la Nación el día 4-12-03 a través de la ley 25.859(18). ¿Cuál fue el motivo de esta modificación? ¿Mejorar el nivel de tutela de los derechos de los inventores por medio del reconocimiento de una “protección provisoria”? ¿Ofrecer un marco legal más claro para la acción reivindicatoria? ¿Conferir algún plazo de prórroga a las patentes ante circunstancias específicas? ¿Brindar pautas más precisas para calcular los daños y perjuicios ocasionados ante la comprobada infracción de una patente? La respuesta es negativa a todos estos interrogantes. En la misma Exposición de Motivos se reseñó que los propósitos de la propuesta de modificación se circunscribían a los arts. 8º, 83, 87 y 88 de la LP para adaptarlos a la luz de las disposiciones de los arts. 28.1); 50; y 34 del Acuerdo ADPIC respectivamente. Ahora, si se observa el resultado logrado con la reforma propiciada, se percibe claramente que ella terminó por debilitar aún más los derechos del inventor, específicamente en lo relativo a los requisitos exigidos para la obtención de medidas cautelares (18) Promulgada el día 8-1-04 (B.O. 14-1-04).

innovativas y en cuanto a los recaudos aplicables a la denominada “inversión de la carga de la prueba” en materia de patentes de procedimiento. Nos dedicaremos sucintamente a las medidas aludidas, situación en la cual se puede comprobar, una vez más, una nueva e inexplicable discriminación en contra de los derechos de un sector de la sociedad: los inventores(19). El art. 83.II.2.a. de la LP dispone como condición para el otorgamiento de las medidas cautelares innovativas que “exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida”. Esta exigencia ha merecido serias objeciones. La ponderación por un magistrado –en el restringido marco de las medidas cautelares– acerca de la eventual solidez de una patente para resistir exitosamente una eventual futura acción de nulidad deviene una condición irrazonable e inoportuna(20). (i) Irrazonable porque se pone en tela de juicio el título expedido por el Estado mediante el organismo administrativo especializado que ha sido concebido –justamente– para analizar si la innovación sometida a su consideración es “materia patentable” y si reúne los “requisitos de patentabilidad”. En los sistemas de patentes con examen previo rige el principio general de que la patente goza de una “presunción de validez”, porque su concesión fue precedida de la intervención de un organismo administrativo que procedió a efectuar un examen de los requisitos de patentabilidad de la invención. Una norma de esta naturaleza parece cuestionar esta presunción, pues pone en duda la validez de la patente hasta que un perito dictamine al respecto. (ii) Inoportuna porque: a) Se adelanta a los hechos suponiendo una eventual impugnación de nulidad por el demandado. Caben plantearse los siguientes interrogantes: ¿qué certeza existe por anticipado de que la patente será impugnada de nulidad? Asimismo, si el sujeto demandado finalmente no impugna de nulidad a la patente, ¿debería expedirse el perito sobre un tema que no ha sido controvertido? Si dicho planteo ni siquiera es formulado por el supuesto infractor, entendemos entonces que el tribunal no debería avanzar en esta cuestión, dado que no correspondería pronunciarse sobre una materia que no ha sido sometida a debate. b) La nulidad de una patente debe ser analizada en el marco de un juicio ordinario con la pertinente amplitud probatoria y nunca en el estricto marco de las medidas cautelares. El título de patente es el resultado de un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria conforme el art. 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549(21). La pregunta a formularse es ¿por qué cualquier ciudadano puede gozar de las prerrogativas de un acto administrativo que la ley presume válido, pero ello no puede extenderse cuando el administrado ostente la calidad de “inventor”? No puede comprenderse por qué tales sujetos son víctimas de semejante arbitrariedad. Pero esto no concluye aquí. Entre las irrazonables disposiciones introducidas mediante la ley 25.859(22), tenemos que el actual art. 83.II. de la LP impone un criterio restrictivo para el otorgamiento de medidas cautelares ­inaudita parte, ya que solo las admite para casos excepcionales, “tales como cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas”. En cambio, el art. 50.2 del Acuerdo ADPIC es mucho más flexible, dado que faculta a las autoridades judiciales a adoptar medidas provisionales sin haber oído a la contraparte “cuando ello sea conveniente”. Convengamos que (19) Los alcances de estas medidas han sido evaluadas y desarrolladas más profundamente en: Medidas cautelares en materia de patentes de invención según la ley 25.859 y el Acuerdo ADPIC, Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2008, y Bensadón, Martín - Sánchez Echagüe, Ignacio, Nuevo régimen de medidas cautelares en el derecho de patentes, Buenos Aires, Cuadernos de Propiedad Intelectual, Ad-Hoc, 2005, t. 2, págs. 21-51. (20) Mitelman, Carlos O., Patentes y medidas cautelares innovativas. Análisis de la Ley Nº 25.859 a través de la evolución de la jurisprudencia, en Colección de Propiedad Industrial e Intelectual, Buenos Aires, Albremática, 2014, págs. 150-151. (21) B.O. 27-4-72. (22) Varias de ellas merecen semejante calificación. Para interiorizarse sobre este tema, remitimos al lector a las obras indicadas en la nota a pie de página 19.

lo habitual es dictar una medida precautoria para evitar la infracción y no para impedir que se destruyan pruebas. Se verifica que el texto plasmado mediante la reforma termina consagrando exactamente lo contrario de lo que dice la letra del tratado. Y transforma una medida que típicamente en origen es “unilateral” en otra “bilateral”. De esta manera, el contenido del art. 83.II de la LP en este punto se aparta notablemente del principio general procesal consagrado en el art. 198 del código ritual que establece: “Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte”. Es inevitable que surja nuevamente el siguiente interrogante: ¿por qué si en todos los ámbitos del derecho las medidas cautelares se dictan sin audiencia de la otra parte, en el concreto terreno de las patentes los inventores son apartados de esta posibilidad? Quienes promueven de forma constante el debilitamiento del sistema de patentes alegan que es para prevenir o evitar abusos de los derechos del patentado. Semejante apreciación puede ser fácilmente refutada. En primer lugar, el art. 50.4 del Acuerdo ADPIC dispone que “cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, estas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas”. Este convenio internacional ofrece un correcto equilibrio entre el derecho de defensa del demandado y la necesidad de aplicar medidas que requieren celeridad para ser eficaces. La autoridad interviniente podrá inmediatamente revocar la medida cautelar o modificarla en virtud de las pruebas aportadas por el sujeto cautelado. Se verifica que el legislador local ha concretado una “clara discriminación” en detrimento de los titulares de patentes en relación con los titulares de cualquier otra clase de derecho. Por otro lado, tanto el art. 50.3 del Acuerdo ADPIC como el art. 83 de la LP in fine exigen al solicitante de una medida cautelar que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. Surge así de claro que la abolición de medidas cautelares inaudita parte en materia de patentes ha obedecido a otras razones distintas que prevenir posibles abusos de los derechos de los inventores.

9 La resolución conjunta. Los mitos alrededor de las patentes farmacéuticas Podría afirmarse que el propósito de debilitar los derechos de los inventores tuvo tres etapas. La primera, iniciada en el año 1995, cuando en oportunidad de derogar la ley 111, que estuvo vigente durante más de 130 años, el Poder Legislativo perdió la oportunidad de adoptar un régimen legal a la altura de los más modernos a nivel mundial, absteniéndose de incluir en la ley distintas herramientas para la mejor tutela de tales derechos. La segunda se plasmó con la sanción de la ley 25.859, la que impactó negativamente sobre los derechos adquiridos una vez concedida la patente. La tercera etapa dejó en evidencia al sector que promovió tal debilitamiento, y en esta última fase ya se apuntó directo a limitar drásticamente la posibilidad de conceder patentes en el área farmacéutica. Puede presumirse que esa fue la intención desde el principio. Lamentablemente, en este camino quedaron como rehenes las innovaciones pertenecientes a otras ramas de la ciencia, tales como la física, la mecánica, la robótica, la electrónica, la informática. El día 2-5-12 los Ministerios de Industria, de Salud y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial emitieron la resolución conjunta MI 118/2012; MS 546/2012 e INPI 107/2012 que prohíbe y limita de manera contundente la materia patentable en el área farmacéutica. Por medio de esta resolución conjunta se aprobaron las “Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas”. Efectivamente, a partir de ese momento el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, junto con los Ministerios mencionados, resolvieron no otorgar más patentes sobre invenciones que hasta ese día habían sido objeto de patentamiento. Abruptamente, polimorfos, pseudopolimorfos, enantiómeros, reivindicaciones tipo “Markush”, patentes de selección, sales, esteres y otros derivados, formulacio-

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nes y composiciones, dejaron de tener las atribuciones que hasta la sanción de la resolución conjunta sí tenían para permitir su tutela vía patentes. No es la intención de este trabajo efectuar un análisis de las críticas que merece tal resolución conjunta(23), sino compartir unas breves reflexiones acerca de los motivos que se esgrimieron para convalidar la norma citada. Entre ellos tenemos la preocupación provocada por la proliferación de solicitudes sobre materias que no están destinadas a amparar verdaderas invenciones; que el derecho a la salud es corolario del derecho a la vida, amparado implícitamente dentro de las garantías innominadas (art. 33, CN) y que el art. 75, inc. 22, de la ley fundamental otorga jerarquía constitucional a varios tratados que se relacionan con los Derechos Humanos que contemplan, entre otros, el concepto de protección de la salud. A su vez, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en ocasión de aplicar la resolución conjunta sobre casos particulares, ha justificado su vigencia alegando que, en aras de asegurar los derechos de los consumidores, las patentes de invención –en tanto privilegios consistentes en la posibilidad de excluir a terceros del uso de un producto o procedimiento determinado– deben ser necesariamente reguladas de modo de evitar que distorsionen los mercados. El corolario de todo esto es que se fomentó la falsa creencia de que las patentes farmacéuticas afectan el derecho a la salud, restringen el acceso a los medicamentos, y promueven monopolios que limitan el comercio de productos medicinales. Quienes de manera constante propugnan el debilitamiento del sistema de patentes, y siempre con la intención de apoyar a un sector específico del mercado (los laboratorios de genéricos) han construido y robustecido una serie de mitos. Lamentablemente, hubo otros con poder de decisión que han creído su existencia.

10 Cuestionando los mitos El primer paso para derribar estos mitos descansa en una situación que no requiere de complejas demostraciones. Se verifica un notable progreso en el promedio de edad y en la calidad de vida de los seres humanos a partir de los albores del siglo XX. Las causas son variadas pero, sin dudas, entre ellas encontramos la aparición de medicamentos más eficaces para la prevención y cura de enfermedades. El surgimiento de estas medicinas no es el fruto de la casualidad, sino de la incesante tarea de los laboratorios de investigación que dedican inversiones a este fin. Tal como ya se proclamara en el punto 2 de este trabajo, la protección que ofrece el sistema de patentes se ha mostrado esencial para el despliegue de recursos en investigación que permite la creación de nuevas medicinas. La evidencia empírica demuestra entonces que las patentes de invención son aliadas efectivas del derecho a la salud y no un obstáculo. Por otro lado, es falso sostener como un principio absoluto que las patentes restringen el acceso a medicamentos y que fomentan los monopolios. La patente no afecta o distorsiona la competencia sino que, alentando la innovación, permite incorporar al mercado un producto que antes no existía. Si hoy tanto los médicos como los pacientes pueden gozar de una nueva variedad terapéutica, inexistente en el pasado, es porque alguien la ha creado apoyándose en el sistema de patentes. La patente otorga a su titular el derecho exclusivo de utilizar un producto o procedimiento facultándo­lo a impedir que otros lo apliquen, pero no reconoce derechos sobre el resultado obtenido. Por lo tanto, en el ámbito de los medicamentos, un tercero puede lograr un efecto terapéutico idéntico mediante otros medios distintos del patentado. El propieta­rio de una patente carece, entonces, de la atribución de impedir que otra persona obtenga el mismo resultado por medios distintos. El hecho de que un laboratorio haya patentado, por ejemplo, un producto antimicótico, (23) En síntesis, (i) haber sido emitida por organismos que carecían de competencia para hacerlo, (ii) su carácter retroactivo, (iii) la violación de normas de jerarquía superior, (iv) las contradicciones incurridas con la práctica administrativa anterior del INPI, todas justificadas y desarrolladas en Bensadón, Martín - Sánchez Echagüe, Ignacio, Un nuevo avance contra la innovación farmacéutica en la Argentina: las nuevas pautas para el análisis de invenciones químico-farmacéuticas, en Colección de Propiedad Industrial e Intelectual, Buenos Aires, Albremática, 2014, págs. 9-48.

antialérgico, antihipertensivo, ansiolítico, laxante o purgante no cierra las puertas a que terceros competidores por medio de sus propios recursos de investigación, puedan obtener y patentar otros productos antimicóticos, antialérgicos, antihipertensivos, ansiolíticos, laxantes o purgantes, siempre y cuando reúnan los requisitos de novedad y actividad inventiva. El sistema de patentes crea solamente el derecho de excluir a otros de un producto o procedimiento determinado durante un tiempo limitado. El monopolio, sin embargo, es la capacidad de excluir a otros de un mercado específico(24). Siguiendo el ejemplo brindado, un laboratorio puede ser titular de la patente “A” sobre una droga anestésica, otro laboratorio de manera simultánea puede ser titular de la patente “B” sobre otra droga anestésica y, a la vez, terceras empresas también están legitimadas para elaborar y comercializar otras drogas que han pasado a ser de dominio público, siempre dentro del ámbito de los productos anestésicos; ¿qué razón seria podría alegarse para afirmar que estamos frente a una situación monopólica? Absolutamente ninguna. Existen otros ejemplos de la vida cotidiana que permiten desalentar el mito de que las patentes promueven monopolios que limitan de manera injustificable el comercio. A nivel mundial se han patentado numerosas innovaciones en el terreno de la telefonía celular; ¿se ha escuchado o leído que alguna vez alguien haya tenido algún inconveniente para adquirir un teléfono de estas características? ¿Faltan en el comercio teléfonos celulares? ¿O, por el contrario, se observa una abundante oferta proveniente de distintas compañías de teléfonos de variada gama y particularidades? Ello es una demostración más de que quienes propugnan asimilar las patentes a los monopolios son quienes ostentan un evidente interés en debilitar el sistema de patentes en provecho propio y en detrimento de sus verdaderos beneficiarios: los innovadores y el público en general. Adicionalmente, para terminar de acreditar con creces que las patentes no deben ser asimiladas a monopolios, tenemos que la misma legislación en la materia ha contemplado herramientas por si un patentado incurre en prácticas anticompetitivas(25). Si un sujeto actúa dentro del ámbito que le permite la ley, es decir, si decide ejercer esas facultades impeditivas que hacen a la esencia de su derecho, está claro que lo hace amparado por la normativa legal vigente. Para calificar una conducta como anticompetitiva, primero será esencial determinar la existencia de una posición de dominio del titular de la patente en cuestión y luego un abuso de ella. En definitiva, solo se configura una transgresión a la competencia si un sujeto abusa de los derechos exclusivos emanados de la patente. Constituye un error tanto identificar a las patentes con los monopolios como inducir a creer que son incompatibles con el sistema de salud. Entre los considerandos de la resolución conjunta se lee que su aprobación ha obedecido a la adopción de criterios que protejan la “salud pública”. Cuando la autoridad administrativa competente impugna una solicitud, suele alegar que las pautas para el examen de las invenciones químico-farmacéuticas tienen por objetivo fijar criterios que protejan la salud pública y el acceso a los medicamentos. Se ha creado la insostenible ficción de que si una solicitud reivindica polimorfos, pseudopolimorfos, enantiómeros, compuestos representados por la fórmula “Markush”, sales, esteres, etc., se pone en riesgo el sistema de salud, que un único sujeto por medio de una patente acaparará el poder de decidir quién se cura y a qué costo, y que un gran número de excluidos quedará sin atención médica. Ya ha quedado claro que el sistema de patentes no reconoce a nadie ninguna exclusividad sobre ningún resultado o efecto terapéutico, que cada enfermedad o dolencia puede tener distintas especialidades farmacéuticas para ser tratadas o mitigadas (y pueden coexistir algunas patentadas con otras que ya han pasado a ser de dominio público y libremente explotables por cualquiera), a lo que cabe agregar que si hubiere que enfrentar una emergencia sanitaria y si existiere un medicamento patentado, por cuya cantidad disponible en el mercado o por cuyo valor no estuviera accesible para enfrentar tal emergencia, la misma legislación de patentes ha suministrado las herramientas para (24) Zuccherino, Daniel R. - Mitelman, Carlos O., Derecho de patentes: aislamiento o armonización, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1994, págs. 59-60. (25) Régimen de licencias obligatorias consagrado en el art. 44 de la Ley de Patentes y su decreto reglamentario.

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privilegiar –como no podía ser de otra manera– la salud pública(26). Como ya fuera señalado, la resolución conjunta también alude a la proliferación de solicitudes sobre materias que, según el errado criterio allí asentado, no constituyen propiamente una invención o son desarrollos marginales. La realidad demuestra que no se ha verificado proliferación alguna. Las solicitudes de patentes farmacéuticas habían experimentado un progresivo decrecimiento antes de la aprobación de la normativa citada: año 2006: 2287; año 2007: 2339; año 2008: 2110; año 2009: 1911; año 2010: 1873; año 2011: 1659(27). Asimismo, corresponde considerar que, una vez definida una molécula o sus variaciones(28), es preciso dar inicio al proceso de patentamiento. Es necesario actuar de manera veloz para evitar que el invento pierda la condición de novedoso. No obstante, todavía no se tiene certeza de que se está en presencia de un producto que alguna vez pueda ser lanzado al mercado, situación que recién será convalidada con posteriores estudios. En definitiva, otro dato que suministra la realidad es que no toda solicitud de patente de producto farmacéutico tiene necesariamente su correlato en un producto medicinal que pueda ser ofrecido al público. Siendo ello así, ¿sobre qué datos comprobables descansa la afirmación acerca de la proliferación de solicitudes de patentes farmacéuticas? Estamos en presencia de uno de los tantos mitos a los que nos estamos refiriendo. Por último, se ha convertido en un remanido discurso leer que la finalidad de las pautas para el examen de invenciones químico-farmacéuticas, o de cualquier otra norma que tienda a obstaculizar el patentamiento de especialidades medicinales, es válida en cuanto ellas tienden a configurar un “sistema equilibrado” que pondera todos los intereses en juego. Cabe preguntarse qué significa un concepto tan ambiguo como “sistema equilibrado”. Resulta que el sistema de patentes ya ha sido concebido para ser “equilibrado”. El inventor revela su creación en la solicitud aumentando el conjunto de conocimientos técnicos del que ya cuenta la comunidad. La patente le reconoce un derecho de exclusividad sobre tal invención durante un período limitado de tiempo que no admite prórroga. Transcurrido dicho plazo, la invención pasa a ser de dominio público y se vuelve lícitamente explotable por cualquier persona. ¿Qué actitudes puede adoptar un tercero que desee hacer uso de semejante innovación? Negociar un contrato de licencia durante la vigencia de la patente, por el cual su titular le habilita el uso, generalmente a cambio del pago de una regalía. Aguardar el vencimiento de la patente, ya sea por la expiración de su plazo, o también por la renuncia del titular o declaración de caducidad. Si durante el período de (26) Régimen de licencias obligatorias consagrado en el art. 45 de la Ley de Patentes y su decreto reglamentario. (27) Datos INPI extraídos de Bensadón, Martín - Sánchez Echagüe, Ignacio, Un nuevo avance..., cit., pág. 14. (28) A veces la labor inventiva no se traduce en la creación de una nueva molécula, sino en su transformación a través del “polimorfismo”, la comprobación de contener isómeros con distintas propiedades, su ­reacción química para dar una o varias sales, etc. Ello puede incidir en mejorar sus propiedades básicas o en la disminución de efectos colaterales indeseables, o bien derivar en progresos en su procesamiento industrial, conservación, absorción en el organismo de los pacientes, etc.

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vigencia de la patente su titular comete abusos o emerge una situación de emergencia o que afecte la seguridad nacional, el sistema también ha creado sus herramientas para mitigar tales efectos. ¿Se puede construir un sistema más equilibrado que ese? La traducción del concepto de “sistema equilibrado” en boca de quienes promueven limitar severamente el campo de aplicación de las patentes farmacéuticas es: el sector industrial que no arriesga ni dedica inversiones a la creación de nuevas medicinas debe mantener el privilegio de apropiarse de las innovaciones ajenas básicamente por dos vías, eliminando drásticamente la materia patentable y, si aún alguna patente es concedida, coartando las herramientas legales que disponen los patentados para ejercer y reclamar sus derechos de exclusividad.

11 Conclusiones En el año 2009 se produjo la propagación de la gripe A. Cada tanto se leen noticias del surgimiento de un brote de Escherichia Coli (por ejemplo, en Alemania en 2011, derivó en 46 fallecimientos). En el año 2014, se produjo un brote de la enfermedad del ébola en África Occidental y nunca se sabe qué nos puede deparar el futuro. Cada vez que los medios de prensa exteriorizan palabras como “epidemia” o “pandemia”, un rostro de preocupación se dibuja en la mayoría de las personas. La primera reacción es: alguien debe inventar algo cuanto antes para poner fin o limitar la expansión de estas enfermedades. La experiencia demuestra que, si se trata de depositar esperanzas, estas deberán ser puestas en los laboratorios de investigación, pues difícilmente alguna cura o tratamiento provenga de quienes se limitan a copiar creaciones y aportes ajenos. ¿Y cuál es el panorama que enfrenta este sector de la industria? Ha quedado verificado que los resultados exitosos derivados de la investigación farmacológica son aproximadamente de uno en cada mil objetos de estudio de los que se parte, circunstancia que indefectiblemente insume tiempo, horas invertidas y erogaciones. También es una realidad comprobable la absoluta soledad que padecen quienes se dedican a tareas de investigación e innovación cuando ellas se traducen en un fracaso. Ante un resultado frustrante, no existe entidad pública o privada, y mucho menos competidores, que exterioricen su intención de compensar todos los desembolsos que exigen obtener una nueva especialidad medicinal y su posterior aprobación sanitaria para introducirla en el mercado. Quienes se arrogan la atribución de favorecer los intereses de la salud únicamente aparecerán cuanto tengan garantizado el éxito de una especialidad medicinal de eficacia probada.

En este escenario, el imitador también se encontrará en condiciones de lanzar un producto similar con un precio algo menor. No obstante, ello no obedece a ninguna sensibilidad hacia el paciente o el sistema de salud, sino a que el imitador no ha destinado ninguna suma a innovar, a asumir los riesgos que ello trae aparejado, imitador que termina asociándose únicamente cuando un producto le asegura alguna rentabilidad, pero jamás en aquellos que nunca superaron los test para demostrar una efectiva eficacia. Con estas reglas de juego, el imitador dispone de un margen de ganancia muy superior al del investigador que soporta sobre sus espaldas todos los gastos de innovación(29). Con el firme propósito de no relegar una porción en el mercado farmacéutico, “los intereses privados de un sector minoritario de la industria local volcaron a los legisladores a votar un texto donde se acumulan todas las eventuales restricciones admisibles a los derechos de patentes conforme el Acuerdo ADPIC aprobado por ley 24.425 (...) Resulta muy disvalioso y perceptiblemente inequitativo que ese titular de una patente no pueda acceder a los mismos medios de protección de esta propiedad que se encuentran pacíficamente disponibles respecto de otras propiedades”(30). Todas las falencias previamente comentadas para privar de una adecuada protección a los derechos de los inventores (en todas las ramas de la ciencia) parece que fueron concebidas a los fines de ofrendar una compensación para un sector específico por los supuestos perjuicios que sufrirían a partir de permitir el patentamiento de productos en el área farmacéutica. A mediados de la década del 90, en oportunidad de debatirse la reforma a la Ley de Patentes, otros mitos ya habían sido elaborados a los fines de dilatar lo que ya era inevitable: que correspondía el otorgamiento de patentes para cualquier tipo de invención en todos los campos de la tecnología (conforme lo exigía el art. 27 del Acuerdo ADPIC). En esa época se sostenía que el patentamiento de productos medicinales generaría un aumento de precios por la restricción en la competencia. La experiencia demostró que nada de eso ocurrió. Y, si hubo tal incremento de precios, tal circunstancia obedeció a motivos totalmente ajenos a la concesión de patentes en este ámbito. También se afirmaba que los laboratorios que acostumbraban (29) También se puede leer en los medios de prensa que los fabricantes de productos genéricos suelen reclamar una actualización de los precios de los medicamentos a los efectos de no perder los márgenes de rentabilidad. Nadie pretende condenar esta actitud lógica en el mundo de los negocios, sino poner énfasis en que quienes invocan privilegiar la salud pueden relegarla a un segundo plano cuando sus márgenes quedan afectados. (30) Chalopuka, Pedro, Efectividad de los derechos de patentes (las patentes impotentes), Buenos Aires, LL, 1998-B-1074.

Armando el rompecabezas: la propiedad industrial e intelectual en el nuevo Código Civil y Comercial por Marcelo García Sellart

Sumario: I. Introducción. – II. El impacto del conjunto normativo del

CCC

sobre el subconjunto de la propiedad

intelectual e industrial.

– III. El derecho a la imagen en CCC. – IV. Las normas sobre nombres de personas físicas y jurídicas. – V. Los contratos y los DPI en el CCC. – VI. Conclusiones el

Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en El Derecho: La incorporación de la materia comercial en el Proyecto de Código Único. A propósito de la ausencia de una caracterización de la actividad mercantil, por Francisco Junyent Bas, ED, 249-526; Disposiciones referentes al régimen de derecho de autor en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, por Antonio J. T. Millé, ED, 250-922; Venta de productos medicinales, cosméticos y dietéticos por Internet, por Hugo A. Vaninetti, ED, 255646; Sustracción de una base de datos por un empleado infiel: violación de secretos comerciales, competencia desleal e infracción a la propiedad intelectual, por Pablo A. Palazzi, ED, 259-46; Un soplo de aire fresco desde la Cámara Federal de Casación Penal respecto de la interpretación del delito de falsificación marcaria, por Matías F. Noetinger, ED, 259-550; Propiedad intelectual de las transmisiones de eventos deportivos, por Federico Vibes, ED, 259-376; Contratos de software y consultoría profesional en la República Argentina. Redacción, análisis e implicancias legales, por Federico Frachia Sabarís, ED, 261-570; Nombre de persona conocida y oposición al registro de marca, por Luis R. Carranza Torres, ED, 262-342. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.elderecho.com.ar.

I Introducción Pese a ser una obviedad, es inevitable recordar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (el CCC)(1) reescribe la trama normativa de todas las áreas de práctica, sin importar si tales áreas son protagónicas o personajes secundarios. Y bien: en el caso de las normas de propiedad industrial e intelectual, es claro que estas materias no han sido una de las materias protagónicas del debate. Casi podría decirse que ni habrían sido tomadas en cuenta. Y, si bien es cierto que desde el legislador las cuestiones atinentes a la propiedad intelectual e industrial no fueron el eje de sus desvelos, también es cierto que la doctrina especializada se ha mostrado distante y ajena al debate, con muy esporádicas intervenciones en el proceso de gestación del nuevo texto normativo. En este sentido, el CCC no hace más que reflejar la misma lógica legislativa exhibida al momento de la con(1) Aprobado por ley 26.994, sancionada el 1-10-15, publicada en el Boletín Oficial el 8-10-15 y cuya entrada en vigencia tuvo lugar el 1-8-15 (conforme art. 1º, ley 27.077).

apropiarse de las innovaciones ajenas se verían seriamente afectados hasta padecer el riesgo de desaparición, al verse privados de acceder inmediatamente a las nuevas medicinas. La realidad mostró que eso tampoco aconteció. Y era absolutamente lógico que nada de ello sucediera; avaló –una vez más– que estábamos en presencia de puras ficciones. Si fuera cierto que el patentamiento de productos incide en los precios, los valores de todos los artículos de cualquier rubro de la industria deberían ser elevados, pues, con relación a ellos, la posibilidad de patentamiento siempre existió en nuestro país. Por otro lado, es un hecho objetivamente constatable que la puerta para patentar siempre estuvo abierta en la República Argentina en todos los demás ramos de la industria y ello jamás provocó que algún fabricante haya tenido que bajar sus persianas por este motivo. La industria farmacéutica no resulta ajena a esta lógica, por lo que es claramente comprensible que los efectos agoreros alguna vez anunciados jamás tuvieran correlato con la realidad. En síntesis, la actual ley de patentes nació hace veinte años bajo la negativa influencia de determinados mitos, los que terminaron por afectar a todos los inventores, pertenezcan o no al área químico-farmacéutica. Lamentablemente, dos décadas después, todo el sistema sigue afectado por la creación de nuevos mitos, de base tan endeble como los primeros(31). Anhelamos que, más temprano que tarde, se inicie un progresivo camino de concientización y se comprenda que el inventor es un protagonista que aporta algo a la comunidad (y no que saca algo de ella), que como tal merece ser protegido eficazmente por el ordenamiento jurídico (y no mirado con desconfianza para negarle atribuciones), y que un “sistema de patentes equilibrado” es aquel que contempla herramientas para ser empleadas cuando surjan circunstancias que excepcionalmente justifiquen limitar el derecho del innovador pero, definitivamente, no es aquel que obstruye el patentamiento o permite abiertamente la apropiación de la inventiva ajena. VOCES: PROPIEDAD INTELECTUAL - PATENTES DE INVENCIÓN - TECNOLOGÍA - COMERCIO E INDUSTRIA TRATADOS Y CONVENIOS - FARMACÉUTICOS (31) Otra falacia muy difundida es que solo puede investigarse en los países que gozan de bienestar económico. En el artículo El mundo nuevo: cómo construir desde la periferia de Jorge Oviedo publicado en La Nación el 17-5-15, se muestra cómo actualmente el paradigma para inventar ha cambiado y que existen múltiples ámbitos donde ya no se necesita obtener millonarios capitales a tal fin, situación que permite a los innovadores de países periféricos como el nuestro ingresar con posibilidades de éxito en esta actividad. Sin embargo, entre otros factores, se necesita contar con una legislación adecuada que incentive a estos inventores y no con normas que los dejen a la intemperie.

figuración del Digesto Jurídico Argentino: no existe una categoría que nuclee a la propiedad industrial e intelectual, sino que la materia aparece dispersa a lo largo del resto de las categorías establecidas en el art. 7º de la ley 26.939(2). En este orden de ideas, es importante destacar que el art. 5º(3) del CCC señala la necesidad de confrontar la normativa vigente anterior a su dictado contra el nuevo texto codificado, pues expresamente establece la ratificación de la vigencia de dichas normas de forma genérica e indeterminada. (2) La Ley de Propiedad Intelectual (ley 11.723) se encuentra en la categoría civil; el Decreto sobre Modelos y Diseños Industriales (decreto ley 6673), la Ley de Marcas y Designaciones (ley 22.362), la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad (ley 24.481), Ley de Confidencialidad (ley 24.766), Ley de Denominación de Origen e Indicaciones de Procedencia para Vinos y Bebidas Espirituosas (ley 25.163), Ley de Denominación de Origen para Productos Agrícolas y Alimentarios (ley 25.380) y la Ley de Marcas Colectivas (ley 26.355) han sido clasificadas en la categoría comercial; el Acuerdo ADPIC fue catalogado en la categoría internacional público y los Convenios de Berna y París y los distintos Convenios para la Protección de los Productores de Fonogramas, Artistas Intérpretes y Organismos de Radiodifusión, en la categoría internacional privado. (3) Art. 5º, ley 26.944: “Las leyes que actualmente integran, complementan o se encuentran incorporadas al Código Civil o al Código de Comercio, excepto lo establecido en el artículo 3º de la presente ley, mantienen su vigencia como leyes que complementan al Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por el artículo 1º de la presente”. Las norma referidas en el art. 3º son las siguientes: 11.357, 13.512, 14.394, 18.248, 19.724, 19.836, 20.276, 21.342 (excepto su art. 6º), 23.091, 25.509 y 26.005; la Sección IX del Capítulo II (arts. 361 a 366) y Capítulo III de la ley 19.550; arts. 36, 37 y 38 de la ley 20.266; art. 37 del decreto 1798/94; arts. 1º a 26º de la ley 24.441; Capítulo I –con excepción de los párrs. 2º y 3º del art. 11– y III –con excepción de los párrs. 2º y 3º del art. 28– de la ley 25.248; Capítulos III, IV, V y IX de la ley 26.356.

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Por lo tanto, parece urgente y necesario tomar una a una las piezas del rompecabezas revuelto y desordenado y procurar encontrar el nuevo diseño de las normas de propiedad intelectual o, al menos, entender qué tanto ha cambiado el anterior. En este sentido, el objeto de este artículo no es un análisis profundo de cada aspecto afectado por el texto del CCC, sino plantear un inventario provisional de todas aquellas cuestiones en las que es necesario volver la mirada, profundizar el análisis y revisar prácticas profesionales y reglas jurisprudenciales.

II El impacto del conjunto normativo del CCC sobre el subconjunto de la propiedad intelectual e industrial Dentro de la mirada sistémica sobre el CCC propuesto, vemos que hay varias cuestiones que proyectan su influencia sobre el subconjunto normativo aplicable a la propiedad industrial e intelectual. Una primera cuestión para considerar es la doctrina del CCC en torno a los llamados derechos de incidencia colectiva, como concepto inserto dentro de la idea de la constitucionalización del derecho privado. Las propiedades industrial e intelectual son, esencialmente, derechos de índole individual: el titular de la marca, del diseño, del invento, la autoría son titulares de derechos consagrados por la Constitución Nacional, los tratados internacionales a los que la Argentina ha suscripto y las leyes que reglamentan el ejercicio de estos derechos. Por la naturaleza de la propiedad industrial e intelectual, son muy pocas las situaciones en las que aparezcan en tensión derechos de incidencia colectiva con derechos de los titulares porque –en la generalidad de los casos– los conflictos propios de esta materia vinculan a partes que ponen en juego sus propios derechos individuales. Sin embargo, si la hipótesis de un conflicto entre el derecho de un particular y un derecho de incidencia colectiva surgiera, es fundamental tener en cuenta que no es matemático que el derecho de incidencia colectiva llevará las de ganar. En este sentido, es importante tener en cuenta que el sentido y la finalidad de la doctrina subyacente del CCC, al “al receptar la constitucionalización del derecho privado” y establecer “una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado”(4), es la protección de ciertos intereses de importancia para el conjunto de la sociedad. En este sentido, tal vez la aparición de la expresión “derechos de incidencia colectiva” sea más impactante que novedosa, puesto que la jurisprudencia ya practicaba ese balance bajo el anterior sistema normativo, y bastaba para ello el tener presente y analizar las reglas constitucionales aplicables al caso(5). Por lo tanto, no bastará la mera invocación de la existencia de un interés colectivo, sino que será necesario explicar claramente, en el caso concreto, de cuál manera y en qué medida el ejercicio de un determinado derecho de propiedad industrial o intelectual entra en conflicto con el derecho de incidencia colectiva. Ello, porque los derechos de propiedad intelectual e industrial también son derechos protegidos constitucionalmente y, por lo tanto, toda posible afectación de dichos derechos debe ser de interpretación restrictiva. Vinculado con lo anterior, el CCC le da una nueva visibilidad a la noción de bienes y su integración en el patrimonio de su titular(6) y, a su vez, al rol del patrimonio como garantía común de los acreedores(7). (4) Ver Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, publicado en http://www.nuevocodigocivil.com/wpcontent/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf, consultado el 2-8-15. (5) Al respecto, véase el reciente caso “R., M. B. c. Google Inc.” (CS, R.522 XLIX, del 28-10-14), en el que se privilegió la libertad de expresión, ED, 260-176. (6) Art. 15, CCC: “Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este Código”. Art. 16, CCC: “Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico...”. (7) Art. 242, CCC: “Garantía común. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores...”.

Desde esta perspectiva, se refuerza la idea de la importancia que tienen los derechos de propiedad intelectual e industrial y su trascendencia social como parte del respaldo patrimonial frente a terceros y como factor de generación de riqueza por su influencia en la economía. Otra cuestión interesante con clara influencia en la titularidad y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial e intelectual son las novedades en materia del régimen patrimonial del matrimonio. Las convenciones matrimoniales admitidas por el art. 446(8) del CCC proyectan una influencia incuestionable sobre la titularidad de derechos de propiedad industrial e intelectual al sustituir el rígido régimen legal de bienes propios y gananciales establecidos en el anterior sistema por uno en que las partes dispongan libremente sobre el particular. Esta novedad en materia del régimen patrimonial del matrimonio va a proyectar su influencia sobre todo lo vinculado a los actos de disposición y administración sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial (tales como transferencias o licencias) en los que la parte que administra o dispone del bien es una persona física. En concreto: si la parte cedente o licenciante es una persona física casada (sea del todo o de una parte proporcional del derecho), será necesario considerar el régimen patrimonial vigente entre los cónyuges y –en su caso– los términos vigentes de la convención matrimonial que rige entre ellos, si es que la hubiera(9). Al respecto, cabe tener presente que el art. 463 del CCC establece que el régimen de comunidad de ganancias es de aplicación supletoria y, desde esta perspectiva, el nuevo CCC regula en forma específica el carácter de bien propio o ganancial de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Así, el inc. o) del art. 464 del CCC establece que “la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad”. Pero, por su parte, el inc. a) del art. 465 no tiene un texto con el mismo concepto y su redacción ambigua abre la puerta a cierto nivel de debate; en efecto, y en lo que a los derechos de propiedad industrial e intelectual concierne, la atribución al régimen de ganancialidad de aquellos bienes, “los creados (...) durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges, o por ambos en conjunto” no tiene la misma precisión que el inc. o) del art. 464 del CCC. Más allá de lo expuesto, la concepción sobre cuándo quedan consolidados los derechos sobre algunas de las figuras de los DPI citados también pueden dar ocasión a controversias y conflictos. Concretamente, el eje de los potencialmente conflictivos son algunas inconsistencias entre el texto del inc. o) del art. 464 en relación con lo establecido por las normas que regulan los DPI y que aún conservan su vigencia. Un claro ejemplo es el relativo a las patentes, cuyo plazo de vigencia se encuentra limitado por la fecha de presentación de la solicitud(10) y cuyos trámites son muy dilatados en el tiempo. La consulta que abre la norma en cuestión es si es constitucional privar a la inventora o inventor del fruto de su ingenio y colocarlo en el régimen de comunidad. Sobre la misma cuestión cabe reflexionar en torno a las marcas: si bien es cierto que, como consecuencia del sistema atributivo que rige en nuestro país, el derecho se consolida y perfecciona a partir del registro de la marca, no es menos cierto que los trámites con frecuencia se ven expuestos a las mayores complejidades, que implican las oposiciones de terceros y las vistas de la Dirección de (8) Art. 446, CCC: “Objeto. Antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes: a) la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio (...) d) la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este Código”. (9) Art. 449, CCC: “Modificación de régimen. Después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicios por tal motivo pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de un año a contar desde que lo conocieron”. (10) Art. 35 de la ley 24.481.

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Venta telefónica: (11) 4371-2004 Compra online: [email protected] www.elderecho.com.ar Marcas. La mayor extensión del trámite puede diferenciar, bajo la perspectiva expuesta, entre la calificación de una marca como bien propio o su afectación al régimen ganancial. En cuanto a las obras de propiedad intelectual, la jurisprudencia ha reconocido que los derechos nacen de la creación de la obra. Bajo el actual texto del CCC: ¿qué ocurriría con la obra inédita? Tampoco hay disposiciones en relación con las designaciones, cuyos derechos surgen del uso. No hay disposición o texto alguno que nos oriente sobre cuál es la pauta que define cuándo los derechos sobre las designaciones caen bajo una u otra calificación. La lógica indicaría que sería la fecha de comienzo del uso la que tendría que definir la categorización. También es importante tener presente la nueva regulación de las uniones convivenciales y su régimen patrimonial. En este régimen, los pactos correspondientes tendrán carácter preponderante y, en su defecto, cada miembro de la pareja administrará libremente los bienes de su titularidad (art. 518, CCC)(11). El art. 514 del CCC concibe el objeto de los pactos de convivencia con una gran amplitud, lo que queda demostrado a través de una mera ejemplificación de las posibles cuestiones que pueden ser resueltas a través de este tipo de acuerdos(12). Una de las cuestiones específicamente establecidas es “la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la convivencia” (inc. c] del art. 514, CCC). Los pactos de convivencia son inscriptos con dos finalidades: el registro con finalidad probatoria queda satisfecho con la inscripción en el registro correspondiente a la jurisdicción local (art. 511, CCC); el registro con finalidad de la oponibilidad del pacto a terceros debe cumplirse tanto en el registro local como “en los registros que correspondan a los bienes incluidos en estos pactos” (art. 517, CCC).

III El derecho a la imagen en el CCC Emery ya había criticado la ubicación de la protección de la imagen a través de la ley 11.723, por ser esta materia del derecho civil y por las dificultades interpretativas que ello había acarreado en cuanto a si las normas penales de dicha ley eran aplicables o no a las violaciones sobre el derecho a la imagen(13). Otro aspecto que demostraba que la inclusión del derecho de imagen en la Ley de Propiedad Intelectual no seguía una adecuada lógica normativa era el objeto mismo de dicha protección, que recae sobre un derecho personalísimo y no sobre una obra de propiedad intelectual. (11) Art. 518, CCC: “Relaciones patrimoniales. Las relaciones económicas entre los integrantes de la unión se rigen por lo estipulado en el pacto de convivencia. A falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad...”. (12) Art. 514, CCC: “Contenido del pacto de convivencia. Los pactos de convivencia pueden regular, entre otras cuestiones:...”. El CCC establece, con la misma amplitud, la posibilidad de modificarlos (art. 516, CCC). (13) Emery, Miguel A., Propiedad Intelectual. Ley 11.723 comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales, Astrea, 1999.

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La incorporación de la regulación del derecho de imagen en el cuerpo del CCC viene a resolver las referidas dificultades y críticas. En el CCC, la regulación del derecho a la imagen aparece en el Capítulo III –Derechos y Actos Personalísimos– del Título I –Persona Humana–, lo que refleja una lógica jurídica absolutamente correcta (sin perjuicio del cruce que la imagen tenga con las normas de propiedad intelectual en cuanto a los derechos del artista que reproduce dicha imagen en una obra). Sin embargo, la incorporación de la protección del retrato generará nuevas cuestiones interpretativas por resolver. Tal como ya hemos señalado, las normas complementarias del viejo Código Civil conservan su vigencia; por lo tanto, la ley 11.723 sigue vigente y, con ello, debiera entenderse que el art. 31 de dicha ley también mantiene su vigencia. Sin embargo, algunas disposiciones del art. 31 han sido sustituidas por el nuevo art. 53 del CCC y otras no. Por lo tanto, el verdadero alcance de la protección de la imagen surge de la articulación de los textos del art. 31 de la ley 11.723 y del art. 53 del CCC. En concreto, el CCC no contempla la figura de la revocación del consentimiento del uso de la imagen, por lo que en esta cuestión se mantiene la vigencia de lo establecido en la ley 11.723. Siguiendo las corrientes más modernas, el CCC utiliza los términos “imagen y voz” en vez del término más restringido “retrato”, que se utiliza en la ley 11.723 –cuya ampliación conceptual fue obra de la doctrina(14)–. Se mantiene la libertad de publicación del retrato con fines científicos, culturales, didácticos o informativos sobre asuntos de interés general. Sin embargo, debe tenerse presente que el inc. b) del art. 53 ha incorporado que la libertad de publicación de la imagen y voz de la persona queda sujeta a que “se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario”. El orden establecido en el art. 31 de la ley 11.723 para brindar la autorización para publicar el retrato ha sido simplificado en el art. 53 por la simple indicación genérica de los “herederos”. Hay que destacar la incorporación de la autorización por “el designado por el causante en una disposición de última voluntad” en el art. 53 del CCC. Esto significa que los derechos sobre la imagen pueden ser legados y, como consecuencia de ello, los potenciales conflictos sobre su valuación en relación con la posibilidad de legar dichos derechos sin afectar la legítima(15). Finalmente, la protección de la imagen en términos de la protección de la intimidad que establecía el art. 1071 bis del anterior Código Civil, ahora está contemplada por los arts. 52(16) y 1770(17) del CCC. Es interesante destacar la ubicación de la norma contenida en el art. 1770 del CCC como un supuesto especial de responsabilidad civil, lo que implica una mejor concepción sistémica y conceptual de la cuestión de los daños derivados de la infracción a los derechos sobre la imagen. En cuanto a la materia de responsabilidad civil, es una materia que ciertamente requiere una profunda revisión desde el punto de vista de los DPI y sus clásicos conflictos. Una de las normas que debe tenerse presente es el orden de prelación normativa establecido por el art. 1709 (14) Ídem. (15) Art. 2445, CCC: “Porciones legítimas. La porción legítima de los descendientes es de dos tercios, la de los ascendientes de un medio y la del cónyuge de un medio. Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante más el de los bienes donados computables para cada legitimario, a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Para el cómputo de la porción de cada descendiente sólo se toman en cuenta las donaciones colacionables o reducibles, efectuadas a partir de los trescientos días anteriores a su nacimiento o, en su caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa, y para el del cónyuge, las hechas después del matrimonio”. (16) Art. 52, CCC: “Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1”. (17) Art. 1770, CCC: “Protección de la vida privada. El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación”.

del CCC, en el que la autonomía de la voluntad aparece en un rango de aplicación superior al de las normas especiales(18). El CCC apunta a un concepto de prevención del daño y, desde esta perspectiva, ha incorporado la llamada “acción preventiva”, que procede “cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento” (art. 1711, CCC). El devenir de la jurisprudencia establecerá los alcances de su aplicación en materia de protección de los DPI –que parece ser un campo muy adecuado para dicha acción–. La función resarcitoria de las normas de responsabilidad civil se definen a partir de no dañar al otro y del incumplimiento de una obligación (art. 1716, CCC), y mantiene la distinción entre los factores de atribución de responsabilidad objetiva y subjetiva (art. 1721, CCC). En lo que a las infracciones de DPI se refiere, el art. 1725 del CCC tiene vocación de ser una norma clave en tanto establece: “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias”. El art. 1738 del CCC(19) establece los rubros indemnizables con una mirada amplia, lo que se articula con el concepto de reparación plena establecido en el art. 1740 del CCC(20). En cuanto a la prueba del daño, si bien el art. 1744 del CCC establece que el “daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos”, esta regla no debiera afectar la jurisprudencia que ha admitido la presunción del daño en materia de infracción a los DPI, porque en estos casos el daño “surge notorio”.

IV Las normas sobre nombres de personas físicas y jurídicas En materia de nombre de personas físicas, el inc. a) del art. 3º de la ley 26.994 derogó la ley 18.248 (Ley de Nombre de las Personas). Más allá del sentido de muchas de las reformas sobre el nombre de las personas, algunas de ellas van a tener proyecciones sobre la titularidad y el ejercicio de los DPI. En este sentido, se debe destacar la notoriedad del seudónimo como causal de modificación del prenombre o del apellido –reconocida en el inc. a) del art. 67 del CCC–. Por su parte, el art. 67 del CCC establece que “cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición ‘de’ o sin ella”. Esta opción cesa en su vigencia en caso de nulidad del matrimonio o divorcio. Sin embargo, el segundo párrafo del art. 67 del CCC faculta al juez a autorizar que el ex cónyuge conserve el apellido del otro siempre que medien “motivos razonables”(21). En este punto, la notoriedad adquirida del apellido como marca o como nombre comercial puede ser ocasión de la aplicación de esta norma.

(18) Art. 1709, CCC: “Prelación normativa. En los casos en que concurran las disposiciones de este Código y las de alguna ley especial relativa a responsabilidad civil, son aplicables, en el siguiente orden de prelación: a) las normas indisponibles de este Código y de la ley especial; b) la autonomía de la voluntad; c) las normas supletorias de la ley especial; d) las normas supletorias de este Código”. (19) Art. 1738, CCC: “Indemnización. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”. (20) Art. 1740, CCC: “Reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable”. (21) Art. 67, CCC: “Cónyuges. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición ‘de’ o sin ella. La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo. El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial”.

En cuanto al nombre de las personas jurídicas, hay algunos ajustes de lo que al respecto establecía la resolución 7/05 de la IGJ. Así, el art. 151 del CCC(22) y la resolución 7/05(23) coin­ ciden en los requisitos de veracidad y novedad. Pero difieren en el tercer requisito: mientras que el art. 151 del CCC requiere “aptitud distintiva”, la resolución 7/05 hacía referencia a “inconfundibilidad”. Si bien las expresiones parecen ser equivalentes, esta equivalencia no es exacta porque la “aptitud distintiva” parece ser más amplia. Esto se refleja en los signos respecto de los cuales debe practicarse el cotejo para sostener la procedencia de este tercer requisito –antes era la “inconfundibilidad” y hoy, la “aptitud distintiva”–. Mientras que en la resolución 7/05 el término para el cotejo era un “supuesto de notoriedad que permita tener por indubitablemente acreditado el reconocimiento, fama o prestigio nacional o internacional de determinados nombres sociales o comerciales o marcas registradas” (art. 59), en el art. 151 del CCC la “aptitud distintiva” debe predicarse “respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica” (art. 151, párr. 2º, CCC). Dos cuestiones asoman del texto del art. 151 del CCC: i) la primera es el alcance de la noción de “otros nombres”. Dentro de ese concepto, se habla correctamente de marcas. Los llamados “nombres de fantasía” podrían llegar a asociarse a las designaciones reguladas por el art. 27 de la ley 22.362, aunque el término es ambiguo. La expresión cuyo alcance y contenido es más difícil de establecer es la llamada “otras formas de referencia a bienes o servicio”. Los fundamentos del proyecto no arrojan luz sobre el particular. Una interpretación conservadora y apegada al mundo de los DPI encontraría en esta frase, una vez más, a las designaciones y también –tal vez– a las denominaciones de origen y los seudónimos y nombres de personas jurídicas. No debiera considerarse a los nombres de dominio dentro de esta frase porque estos solo reflejan marcas, nombres comerciales y seudónimos y no constituyen un DPI por sí mismos. El conflicto de interpretación más complejo que la expresión “otras formas de referencia a bienes y servicios” va a plantear será cuando se pretenda hacer valer una de las llamadas “marcas de hecho” frente al nombre de una persona jurídica. La segunda cuestión se vincula con que la “aptitud distintiva” respecto de “otras formas de referencia a bienes y servicios” se predica “se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica”. La jurisprudencia será la que determine cuál es el sentido de la norma, pero, en principio, parece que el art. 151 habilitaría un interés legítimo amplio para observar el nombre de una persona jurídica y sin que para ello sea óbice el principio de especialidad que rige para las marcas o la naturaleza de la actividad indicada por una designación. En el mismo sentido, tampoco aparece el requisito de la notoriedad que establecía la resolución 7/05.

V Los contratos y los DPI en el CCC El principio de libertad de formas ya reconocido en los viejos Códigos se actualiza comprendiendo las alternativas contempladas por las nuevas tecnologías(24). (22) Art. 151, CCC: “Nombre: (...) El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica...”. (23) Art. 58, I, Resolución IGJ 7/05: “La denominación debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad e inconfundibilidad”. Art. 59, resolución IGJ 7/05: “El control de legalidad sobre la denominación adoptada puede extenderse a supuestos de notoriedad que lleguen objetivamente a conocimiento de la Inspección General de Justicia, que permitan tener por indubitablemente acreditado el reconocimiento, fama o prestigio nacional o internacional de determinados nombres sociales o comerciales o marcas registradas, frente a los cuales la denominación pretendida no satisfaga alguno de los requisitos del apartado I del artículo anterior”. (24) Art. 287, CCC: “Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información”. Art. 288, CCC: “Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir

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En cuanto a los contratos en particular, el CCC mantiene a los DPI como objeto del contrato de leasing(25), tal como lo establecía la ley 25.248. El CCC no contempla disposiciones específicas que regulen las licencias de los DPI. Sin embargo, las normas sobre algunos contratos en particular contemplan formas de licenciamiento. Por ejemplo, en el contrato de concesión, el licenciamiento de los DPI aparece entre las obligaciones del concedente(26) y por primera vez se regula el contrato de franquicia(27). Finalmente, es importante destacar que el CCC contiene un importante desarrollo sobre normas de derecho internacional privado(28), lo que tiene directo impacto sobre la contratación que tiene por objeto los DPI (que, habitualmente, tiene naturaleza transfronteriza).

VI Conclusiones Tal como ha sido expresado en la Introducción, el objeto de este artículo dista de agotar en forma exhaustiva todas las posibles derivaciones de la entrada en vigencia del CCC en el campo de los DPI, sino que lanza un inventario en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”. (25) Art. 1228, CCC: “Objeto. Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la facultad de dar en leasing”. Art. 2º, ley 25.248: “Objeto. Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la facultad de dar en leasing”. (26) Art. 1504, CCC: “Obligaciones del concedente. Son obligaciones del concedente: (...) e) permitir el uso de marcas, enseñas comerciales y demás elementos distintivos, en la medida necesaria para la explotación de la concesión y para la publicidad del concesionario dentro de su territorio o zona de influencia”. (27) Art. 1512, CCC: “Concepto. Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato...”. (28) Título IV del Libro VI del CCC.

preliminar de algunas de las cuestiones que la doctrina y la jurisprudencia desarrollarán en el futuro. No obstante, sí es posible adelantar y ratificar que el hecho de que los DPI no hayan sido objeto de especial consideración en la tarea de redacción del CCC va a significar un arduo trabajo de interpretación y análisis. Las citas de los artículos del CCC que se transcriben en este breve ensayo preliminar demuestran que el lenguaje relativo a los DPI es completamente inconsistente a lo largo del texto normativo. El uso de diferentes palabras y expresiones para denominar los mismos conceptos le resta claridad y facilidad en la aplicación del nuevo Código. Otra conclusión es que las normas de derecho de fondo que el CCC contempla van a tener un impacto profundo sobre la práctica profesional vinculada a los DPI: la redefinición de las relaciones patrimoniales en el matrimonio y la recepción normativa de las uniones convivenciales, la incorporación formal de los soportes digitales para los actos jurídicos, la nueva regulación de las obligaciones y las reglas de responsabilidad civil, y la actualización de las reglas de derecho internacional privado son todas cuestiones que es indispensable considerar. Este impacto no se limita a cuestiones contractuales, sino inclusive a la forma de plantear los litigios. Ello, porque las nuevas formas de instrumentación y prueba de los actos jurídicos y la redefinición de las reglas de responsabilidad civil obligarán a repensar las estrategias para los litigios que involucran a los DPI. Finalmente, debe señalarse que las nuevas figuras contractuales también tratan asistémicamente a los DPI. Debe señalarse como un defecto de técnica normativa que se hayan previsto algunas especies particulares o formas que asumen los contratos de licencia sin haber regulado los contratos de licencia en sí mismos como género. Todo lo expuesto supone que el futuro convoca a un intenso trabajo intelectual en torno a esta nueva codificación para aportar claridad sobre los puntos oscuros y –de esta forma– facilitar la implementación del nuevo CCC. Este trabajo también impone la necesidad de esclarecer que el texto abre un amplio y extenso campo de libertad para seguir creando todas aquellas figuras contractuales que el desarrollo de los negocios y de la innovación impone. Porque no debe entenderse el CCC como un corset jurídico, sino que debemos impulsar la lectura de esta norma como una nueva plataforma de impulso para la innovación y el desarrollo. VOCES: PROPIEDAD INTELECTUAL - CÓDIGOS - CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

NF Responsabilidad de los portales de ventas por infracciones

marcarias Comentario al fallo “Nike International Ltd c. Compañía de Medios Digitales CMD S.A. s/cese de uso de marcas” por Gustavo Schötz

Sumario 1. Introducción. – 2. Los antecedentes del caso.

A. La actividad del sitio. B. La actividad de terceros. C. Las conductas imputadas y probadas. – 3. Obligaciones hacia el futuro ordenadas por la sentencia. – 4. El conocimiento y el control del operador del sitio. – 5. Conclusiones y opinión personal.

1 Introducción El fallo bajo comentario se inserta en el amplio problema de la responsabilidad de proveedores de servicios de Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en El Derecho: Comercio Electrónico - Aspectos generales normativos y contractuales, por Lisandro A. Allende, ED, 193-641; El derecho de propiedad de las marcas, ¿se obtiene con el uso o su registro?, por Gustavo P. Giay y Miguel B. O’Farrell, ED, 219-25; Mercados virtuales y responsabilidad civil, por Antonio J. T. Millé, ED, 233-835; Sobre la infracción de marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados. El caso “Google AdWords”: comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) del 23-3-10 (As. acumulados C-236/08 a C-238/08), por Fernando Carbajo Cascón, ED, 239-866;

Internet (ISP o “Internet Service Providers”) por conductas de terceros que implican infracciones a la propiedad intelectual y otros derechos. Aquí se discutió acerca de la responsabilidad que cabe al operador de un sitio en el que terceros ofrecen mercaderías, muchas de ellas protegidas por marcas, algunas de las cuales son apócrifas o falsas. En particular, este caso se refiere a infracciones marcarias y, en concreto, a la publicidad y venta de mercaderías falsificadas que afectan los derechos de un titular de marca notoria. El reclamo, en breve síntesis, solicita el cese de uso de las marcas notorias y la reparación por el uso La responsabilidad civil del mercado virtual por oferta de productos en infracción al derecho de marcas: el caso “L’Oréal v. eBay” en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por Pablo A. Palazzi, ED, 24452; El uso no autorizado de marcas ajenas como palabras clave en sistemas de publicidad por enlaces patrocinados y un caso especial: el uso de marcas notorias (A propósito del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en “Interflora Inc vs. Marks & Spencer plc”), por Pablo A. Palazzi y Marco Rizzo Jurado, ED, 246-361; El uso de la marca y los daños, por Jorge Otamendi, ED, 250-190; Venta de productos medicinales, cosméticos y dietéticos por Internet, por Hugo Alfredo Vaninetti, ED, 255-646. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.elderecho.com.ar.

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Derecho de la Ciudad de Buenos Aires Daniela Ugolini (coord.) ISBN 978-987-3790-00-3 490 páginas

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JURISPRUDENCIA

Marcas de Fábrica: Infracciones marcarias online: comercio electrónico; intermediario virtual; responsabilidad; configuración; sentencia condenatoria; publicidad.

NF

Con nota a fallo

1 – Si de las constancias obrantes en la causa se desprende que la intermediaria virtual demandada ejercía un rol activo en las operaciones llevadas a cabo en su sitio, toda vez que brindaba a sus clientes la posibilidad de potenciar las ofertas de venta o promoverlas mediante el abono de un plus, lo que indudablemente le daba la posibilidad cierta de acceder a un mejor control de los datos, cabe concluir que debe responder por los daños ocasionados a la actora por la comercialización de productos en infracción a la marca de su propiedad. 2 – Al haber quedado acreditado que en el sitio del accionado se comercializaron productos que resultaron imitaciones y réplicas de la marca de la actora, cabe concluir que deberá responder por los daños ocasionados a esta última, pues el principio de buena fe y lealtad comercial le imponía, en su carácter de organizador de un sistema virtual de encuentro entre compradores y vendedores por vía electrónica que

indebido. Adicionalmente, el demandante solicitó la destrucción de todos los elementos en infracción y la publicación de la sentencia condenatoria. En primera instancia se concedió la indemnización y se ordenó la publicación de la sentencia. En el fallo de la Cámara se dieron mayores fundamentos en cuanto a la responsabilidad del demandado y se amplió la decisión en relación con el cese de uso, ordenando a las partes conductas definidas hacia el futuro. Las cuestiones debatidas en el caso son, entre otras: ¿es responsable el operador de un sitio de ofertas por las infracciones de terceros?; ¿qué diligencia es requerida al operador cuando un titular marcario reclama por infracciones?; ¿en qué medida los “términos generales de utilización” propuestos por el titular del sitio pueden ser eximentes de responsabilidad?; ¿qué nivel de control sobre las actividades de los terceros es considerado suficiente para involucrar responsabilidad del operador?; ¿todos los usos de una marca de terceros son ilícitos?, o en otros términos, ¿puede un titular marcario impedir todo tipo de uso o mención de su marca?; ¿qué responsabilidad cabe al operador del sitio por la información brindada a los consumidores?; ¿qué indemnización corresponde en caso de que el operador resulte responsable? No todos estos asuntos podrán ser abordados en el presente comentario.

2 Los antecedentes del caso A. La actividad del sitio En palabras del demandado, el sitio “Masoportunidades.com” es una suerte de sección de avisos clasificados de un periódico, en la que terceros anuncian productos o

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le proporciona un beneficio económico, una gran diligencia (art. 902, cód. civil) para evitar las violaciones marcarias y los daños que ellas producen al titular de una marca notoria. 3 – En virtud del deber de prevenir el daño que se deriva del art. 19 de la CN y del principio de buena fe, toda persona tiene el deber de evitar causar un daño no justificado y de adoptar las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud (art. 1710, cód. civil y comercial, ley 26.994), por lo cual el intermediario virtual demandado debe ser responsabilizado por no haber tomado las medidas idóneas que evitaran que en su sitio se vendieran productos que infringen los derechos marcarios de la actora; máxime cuando estas podían haber sido implementadas por el accionado sin obstaculizar la comercialización por medios electrónicos, con cuya realización se beneficia económicamente. 4 – El sistema de comercio a través de medios electrónicos no atenúa la responsabilidad de los proveedores, más bien potencia sus obligaciones porque presupone el uso de una tecnología que exige un mayor conocimiento de su parte, por lo cual, el hecho de no ser ni propietario ni poseedor de los productos que se comercializan en su espacio virtual no exime al intermediario virtual demandado de su responsabilidad por no haber tomados las medidas de seguridad necesarias para que los productos vendidos respeten los derechos intelectuales de la actora. 5 – La pretensión del titular marcario de que se ordene al administrador virtual de un sitio de comercio electrónico en el que se constataron infracciones marcarias que cese toda comercialización de productos identificados con esa marca debe rechazarse, pues no puede impedir la reventa o circulación una vez que él mismo o alguien con su autorización los vendió en el mercado. 6 – Si bien el intermediario virtual demandado debe ser responsabilizado por no haber tomado las medidas idóneas que evitaran que en su sitio se vendieran productos que infringen los derechos marcarios de la actora, no puede prohibírsele toda comercialización de productos identificados con esa marca, pues el titular marcario no puede impedir la reventa o circulación de bienes identificados con ese signo una vez

servicios para su venta. Algunos son publicitados a precio fijo y otros, con un mínimo dentro de un proceso de subasta. Los productos son agrupados por categorías mediante el uso de “etiquetas”, junto con especificaciones en lenguaje natural, como dimensiones, colores, prestaciones o cualquier otra característica del producto que permita su diferenciación y selección por parte de los potenciales adquirentes. Un dato muy relevante para los compradores, y por tanto destacado por los oferentes, es la marca o signo distintivo de los elementos ofrecidos. La marca suele ser la que coloca el titular en sus productos; sin embargo, también hay comerciantes, importadores y otros fabricantes que utilizan los mismos signos, sin ser los titulares, los que –a grandes rasgos– agruparé en tres grandes categorías. Algunos de estos podrían ser revendedores o importadores de productos originales, o distribuidores “oficiales” que tienen su tienda virtual a través del operador del sitio de ventas y subastas. También se ofrecen a la venta productos usados, de los que algún comprador originario intenta desprenderse. En otros casos se trataría de productos similares, apócrifos o en infracción. De estos últimos, cualquiera sea el supuesto, se trata de casos de infracción o uso ilícito de la marca. Debido a la existencia de estos tres grandes grupos de situaciones descriptas, el operador del sitio podría tener la duda de si el oferente es el titular de la marca o un vendedor con derecho a comercializar esos productos, o bien un tercero que utiliza su sitio para infringir derechos de propiedad intelectual(1). El sitio web –CMD en este caso– intermedia entre la oferta y la demanda poniendo a disposición de los vendedores una plataforma que no solo informa de la existencia del producto o del vendedor, sino que colabora con los oferentes y los compradores en el buen suceso de las ven(1) En los dos primeros supuestos habría lugar para el agotamiento del derecho y, por tanto, el titular no podría oponerse a la venta de esos productos. Podría tratarse, entonces, de situaciones de importaciones paralelas y otros casos en los que el titular de la marca no puede impedir la circulación de los productos. Cfr. Mitelman, Carlos O., Marcas y otros signos distintivos, Buenos Aires, La Ley, 2015, t. II, pág. 279.

que él mismo o alguien con su autorización los vendió en el mercado. Por lo cual la accionada en su portal podrá ofrecer productos de esa marca que sean “usados”, o cuya venta haya sido autorizada por la accionante o provenga de sus licenciatarios, siempre y cuando sean originales. 7 – Al haber quedado acreditado que en el sitio de comercio electrónico que gestiona el intermediario virtual accionado se han cometido infracciones marcarias en perjuicio de la actora, cabe ordenar al demandado que, en lo sucesivo, utilice los medios tecnológicos eficientes a los fines de filtrar y eliminar anuncios u ofertas de productos en ostensible violación de los derechos de la accionante dentro de las 24 horas de recibir la notificación fehaciente de su aparición, y que mantenga por tres años los registros con los datos identificatorios completos de los vendedores-usuarios que ofrezcan productos que usen la marca en cuestión, a partir de la aparición del anuncio u oferta. 8 – Según lo dispuesto por el art. 34, última parte, de la ley de marcas, corresponde ordenar la publicación de la parte dispositiva de la sentencia que condenó al intermediario virtual demandado a resarcir los daños ocasionados a la actora por haber comercializado productos en infracción de sus derechos marcarios. R.C. 58.817 – CNCiv. y Com. Fed., sala III, mayo 21-2015. – Nike International LTD c. Compañía de Medios Digitales CMD S.A. s/cese de uso de marcas.

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de mayo del año dos mil quince, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en autos “Nike International LTD c/ Compañía de Medios Digitales CMD SA s/ Cese de Uso de Marcas, Nº 3239/07”, y de acuerdo al sorteo la Dra. Medina dijo: I. La compañía Nike International LTD titular en la Argentina, de las marcas “Nike” (reg. Nº 1.630.228), “Nike” (y diseño) (reg. nº 1.716.125) registradas en la clase 25 y “Nike” (reg. nº 1.645.767) y “Nike” (y diseño) (reg. nº 1.644.806) en clase 14 del nomenclador marcario inter-

tas. Hace publicidad para sí mismo y para sus clientes, posiciona los términos de búsqueda de productos en los buscadores más conocidos (Google, Yahoo!, Bing, entre otros), media entre compradores y vendedores en caso de conflicto, facilita los pagos y las cobranzas, otorga financiamiento por sí o por medio de terceros, etcétera(2). A consecuencia de su actividad, cobra una comisión del 5% a los vendedores. Es decir que su ganancia depende directamente de las ventas ejecutadas, cualquiera sea el producto, ya sea nuevo o usado, original o falsificado, una única venta o un conjunto de ellas. B. La actividad de terceros Para el fallo bajo comentario es relevante la actividad de los terceros vendedores, no así los usuarios compradores, que no tendrían ninguna participación en la causa. No está aquí en discusión la participación de un consumidor comprador de productos en infracción y su eventual responsabilidad(3). Los vendedores, para ser admitidos como usuarios y poder operar en el sitio, deben brindar cierta información al operador y aceptar los Términos y Condiciones de Masoportunidades.com (“los Términos”). El sitio puede rechazar el pedido de admisión, de acuerdo a lo indicado en la cláusula B) de los Términos, en la versión vigente al momento de iniciarse la causa. Se establece, asimismo, un mecanismo de baja del usuario, a criterio del operador. El usuario podrá hacer sus ofertas indicando las características del producto y su precio, incluyendo los impuestos que gravan la operación. Para el caso que nos ocupa, resulta relevante que el usuario no puede introducir datos que permitan su contacto directo con el adquirente sin pasar (2) Algunas de estas circunstancias fueron analizadas expresamente en el caso y otras, si bien no se discutieron, son prácticas generales de la industria. (3) La situación no es menor, ya que podría darse el caso de que los compradores sean partícipes de las conductas ilícitas al tener conocimiento de la infracción o de que los productos adquiridos sean apócrifos. El supuesto todavía no cuenta con antecedentes jurisprudenciales en nuestro país.

nacional –que comprende joyería y vestimenta– al tener noticias de que la Compañía de Medios Digitales CMD S.A. (continuadora de Clarín Global S.A.) por medio de la página de Internet www.masoportunidades.com.ar ofrecía y comercializaba sus productos, algunos originales y otros apócrifos, se presentó en autos denunciando la infracción a sus derechos marcarios por parte de ésta, solicitando que se lo condene definitivamente a: 1. “cesar en todo uso de la marca Nike” o cualquier diseño que pudiera resultar confundible con los de su propiedad; 2. que se denuncie en la causa el origen de la mercadería imitativa, su fabricante o importador; 3. la destrucción de todos esos elementos; 4. la indemnización de los daños y perjuicios derivados del uso indebido de sus marcas, según los rubros que discrimina de la siguiente manera a) daños e intereses b) daño moral, c) restitución de frutos, d) enriquecimiento sin causa; 5. la publicación de la sentencia en un diario de circulación popular. Con costas a la demandada (confr. fs. 123/138). Asumiendo la calidad de demandada, la Compañía de Medios Digitales CMD S.A., en su respectiva contestación, sostiene que el sitio “masoportunidades.com.ar” –creado por Clarín Global S.A.– provee un espacio virtual de encuentro entre compradores y vendedores, sin tener participación alguna en esa transacción comercial. Dice que no es propietaria de ninguno de los productos ofrecidos en su sitio web y por ende, no es responsable. Señala que es una política de su empresa –contemplada en el pliego de sus “términos y condiciones”– el prohibir la venta de “réplicas y falsificaciones” o la comercialización de productos apócrifos. La actora, intenta con su actitud evitar el progreso de su negocio (fs. 349/383 vta.). II. Abierto el juicio a prueba, aportadas las que las partes estimaron convenientes y agregados los respectivos alegatos (fs. 1015/1030) y (fs. 1031/1043); el Sr. Magistrado de Primera Instancia, en el pronunciamiento de fs. 1048/1054 vta. tras destacar las circunstancias que juzgó relevantes en la causa para dictar sentencia, realizó un análisis pormenorizado del presente conflicto, señalando al respecto que la designación Nike era de uso exclusivo de su titular y –según los datos extraídos de los informes aportados a la causa– tuvo por acreditado que en el sitio

por la operatoria usual del sitio; de aquí se desprende que el sitio es algo más que un prestador de información y su servicio va más allá que los meros “avisos clasificados”, debido a que el operador tiene un rol preponderante en la concertación de las operaciones. Entre las disposiciones de los Términos, es muy relevante la mencionada en la cláusula F) ii), por la cual “salvo que el producto y/o servicio en cuestión se halle incluido en ‘Productos y/o Servicios prohibidos’, o que la transacción resulte prohibida en virtud de la normativa de MásOportunidades o la legislación vigente, el Usuario comprador que haya realizado una oferta por un producto y/o servicio publicado, asume el compromiso de intentar contactarse con el Usuario vendedor de dicho producto y/o servicio y formalizar la operación”. Además, el sitio se reserva el derecho de investigar, auditar, advertir, suspender transitoria o definitivamente al usuario que, al solo criterio de Más Oportunidades, incumpla alguna de las obligaciones a su cargo, entre las que se encuentra la venta de productos prohibidos o contrarios a la legislación vigente (cláusula H]). ¿Cuáles son los productos o servicios prohibidos a los fines de este caso? El listado que figura en los términos es extenso, e incluye entre las categorías a los artículos robados, provenientes de contrabando, contrarios a la moral y buenas costumbres, o bien elementos regulados: medicamentos, armas, explosivos, animales salvajes, entre otros. Nos interesan aquellos productos que se presenten como legítimos y no lo sean, o que den lugar a confusión acerca de sus condiciones. También se prohíbe la oferta de artículos que vulneren cualquier tipo de propiedad intelectual, ya sean derechos de autor, patentes, marcas, modelos y secretos o diseños industriales. El sitio indica que podrá colaborar con cualquier autoridad competente para garantizar el cumplimiento de las leyes, incluso revelando información de los usuarios. En los Términos se aclara que los usuarios, aunque no exista una orden judicial, aceptan que se brinde información a las autoridades competentes respecto de sus actividades y productos ofrecidos. Sin embargo, no se indica que se pueda disponer de esa informa-

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web de la demandada www.masoportunidades.com.ar se vendían productos y se obtenía un beneficio de una serie de marcas Nike tanto réplicas como originales. En tales condiciones consideró que las medidas de seguridad adoptadas por la Compañía de Medios Digitales CMD, habían sido insuficientes. En definitiva, juzgó como ilícito el uso de la designación de la empresa Nike International LTD en tanto violaba los derechos reales de su titular y falló “1) Haciendo lugar a la demanda interpuesta por Nike International Ltd., en los términos que surgen en los considerandos IV y V. 2) Condenando a la demandada al pago de la suma de pesos ciento ochenta mil ($ 180.000) en concepto de daños y perjuicios, pagaderos dentro del plazo de diez días. 3) Disponiendo la publicación de este fallo conforme lo indicado en el considerando V. 4) Imponiendo las costas a la vencida (art. 68, del Código Procesal)”. Dicho pronunciamiento fue apelado por ambas partes fs. 1060 y fs. 1068 quienes mantuvieron el recurso mediante la expresión de agravios de fs. 1073/1104 y de fs. 1105/1112 vta., que originaron las réplicas de fs. 1116/1130 y fs. 1131/1133 vta. Median, además, recursos por honorarios (fs. 1055, 1058, 1066, 1068), los que serán examinados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente acuerdo. La Compañía de Medios Digitales CMD S.A., que resultó vencida en este proceso, expone con extensión (fs. 1073/1104) las críticas que le merece el fallo y los fundamentos que –en su criterio– justificarían su revocación. Dice al respecto que la sentencia es arbitraria en cuanto vulnera sus garantías constitucionales sobre su legítimo derecho de comerciar. Que el señor magistrado de la anterior instancia, ha omitido advertir que no se encuentran reunidos los requisitos necesarios de la responsabilidad extracontractual y se la condena a indemnizar –en franca violación a la ley 22.172 (debió decir 22.362 que es la Ley Marcaria)– que impide el uso de la marca ajena, cuando implica confusión y no castiga ni cuestiona otros usos que no sean confusionistas. Continúa afirmando que el sentenciante omitió advertir que la venta por internet está permitida por la CSJN, cuando no hay falsificación o imitación de productos. Se queja

porque el señor juez de grado concluyó –erradamente– que las medidas empleadas para luchar contra la piratería marcaria fueron insuficientes, cuando fue debidamente acreditado que su empresa establece una serie de medidas de seguridad en el pliego “Términos y Condiciones”, que impide la venta de productos cuya propiedad sea robada, de contrabando, falsificadas o adulterados, protegiendo la propiedad intelectual de los comerciantes. Sostiene que la actora solo posee registros en clase 14 y 25 y el uso se produjo en clase 35 y 38. El a quo omitió referirse al abuso del derecho por parte de la actora exigiéndole que en el sitio no pueda publicar ningún producto Nike atentando contra la libertad de contratar o de ejercer el comercio. No se verifican en autos los presupuestos legales necesarios para configurar el daño reclamado y –en esa línea de argumentos– se queja porque se la condena a la publicación de la sentencia. Finalmente apela las costas (fs. 1073/1104). Por su parte la actora se queja (fs. 1105/1112 vta.) porque considera que si bien se hizo lugar a la demanda, no condena a la Compañía de Medios Digitales CMD a cesar en el uso de las marcas Nike. En tal sentido, podría pensarse que la sentencia habilita a la contraria a hacer uso de las mismas. Dice que el señor juez de la anterior instancia, ha omitido el tratamiento de la solicitud sobre la denuncia del origen de la mercadería en infracción, su fabricante o productor.

de ellos, pero examinaré cada cuestión –hechos, pruebas y fundamentos– de manera que nada que sea sustancial quede sin tratar; b) intentaré ser concisa, por motivos de claridad para sustentar la decisión; bien entendido que he valorado todas las pruebas y reflexionado sobre todos los argumentos expuestos por las partes (Corte Suprema, en Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, etc.).

III. Así reseñada la causa en los aspectos sustanciales que interesan en esta instancia, y antes de entrar al estudio de las cuestiones traídas a esta Alzada, que juzgo necesarias frente al tenor de los agravios; señalo que no he de seguir a las apelantes en todos y cada uno de sus planteamientos, limitándome en el caso, a tratar sólo aquellas que son “conducentes” para la correcta adjudicación de los derechos que les asisten. Me atengo, así, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha estimado razonable esta metodología de fundamentación de las decisiones judiciales (confr. doctrina de Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos precedentes). A lo que debo añadir que: a) dada la extensión de los escritos en alzada no haré en este voto un resumen

IV. En orden a ese primer enunciado de los agravios y antes de entrar en el tema que se debate en esta instancia me interesa dar las razones para descartar la arbitrariedad formulada por la apelante al fallo de la anterior instancia. El juez debe dirimir el conflicto según su propio juicio, esto es, con independencia de las normas o el derecho invocado por las partes; facultad ésta que es resumida en el principio “iura novit curia” y cuyo ejercicio ha estimado correcto la Corte Suprema en múltiples ocasiones (Fallos: 261:193; 282:208; 300:1034) o aun, ante el silencio de éstas (Fallos: 211:54). De donde se sigue que la imputación que se le formula al a quo, de haber resuelto el caso con “fundamentos aparentes” o arbitrariamente no comporta agravio atendible, en cuanto ha tratado los temas “condu-

ción a solicitud de otros interesados, como podrían ser los titulares de derechos potencialmente afectados.

El punto clave que también se demostró en la causa es la negligencia (falta de debida diligencia) del operador. En palabras de la Dra. Medina: “El principio de buena fe y lealtad comercial le imponía a la Compañía de Medios Digitales S.A., en su carácter de organizadora de un sistema virtual de encuentro entre compradores y vendedores por vía electrónica que le proporciona un beneficio económico, una gran diligencia (art. 902 del Cód. Civil) (...) para evitar las violaciones marcarias y los daños que ellas producen al titular de una marca notoria”. Se reconoció que el operador no queda eximido de responsabilidad con la mera inclusión o puesta en marcha de una política o declaración de protección de la propiedad intelectual, sino que en razón de su dominio técnico está en condiciones de llevar adelante acciones efectivas, lo que no hizo. Las pruebas, en este sentido, tuvieron por objeto que el sitio demoró dar de baja a los oferentes de productos apócrifos, o que no contaba con toda la información necesaria para identificarlos, o que los filtros no eran efectivos para desactivar ofertas que indicaban la flagrancia de la infracción marcaria. Adicionalmente, en segunda instancia se hizo referencia a que la responsabilidad no se limita a la reparación sino a la prevención, en una anticipada aplicación del art. 1710 del cód. civil y comercial, ley 26.994. No resultaba imposible, argumenta la magistrada, tomar medidas para evitar causar un daño injustificado o impedir que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Por tanto, como novedad que plantea el fallo bajo comentario, de acuerdo con esta nueva aplicación del principio de responsabilidad habrá que estar atentos a las conductas preventivas, las que en este caso estaban en cabeza del operador del sitio. Dentro de lo técnicamente posible, el operador está obligado a prevenir que su actividad no genere actos ilícitos, como es el caso de la falsificación marcaria.

Si bien los magistrados no hicieron referencia a esto, por mi parte considero que, para desacreditar las pruebas de la negligencia, el demandado tenía dos posibilidades: o bien demostrar su diligencia mediante acciones concretas llevadas a cabo para proteger a los titulares de derechos, o bien su imposibilidad de control o desconocimiento de la actividad realizada por los oferentes. Esto nos lleva directamente al núcleo del problema de la responsabilidad de los proveedores de Internet, que radica en el conocimiento y el control(6). No se trata de establecer una responsabilidad objetiva ni de la imputación de creación de un riesgo mediante la puesta en marcha de una plataforma online, sino de demostrar que se tomaron las medidas adecuadas, o que existe una conducta de un tercero que no les es imputable o que el tercero actuó con dolo para eludir las medidas preventivas o correctivas. Así, si los oferentes hubieran engañado respecto de los productos ofrecidos o existieran dudas razonables respecto del origen de las mercaderías por tratarse de un distribuidor autorizado, el operador del sitio no estaría en condiciones ni de conocer ni de controlar, dentro de sus posibilidades de actuación. Los jueces reconocieron también que no puede ser ilícita cualquier conducta desplegada por un oferente haciendo uso de la marca de un tercero. Pero si hay duda razonable respecto de la ilicitud, también es obligación del operador arbitrar los medios para determinar la responsabilidad del oferente, de modo que no se cause perjuicio al titular. Por tanto, no se hizo lugar al cese de uso de la marca Nike, pero se establecieron con claridad los respectivos ámbitos de actuación. En consecuencia, los jueces señalan que, en razón de las conductas probadas, el sitio facilitó la confusión y dilución de la marca notoria(7). En palabras del juez de primera

C. Las conductas imputadas y probadas Como primer punto, ambas instancias dieron por probado que la parte demandada había hecho uso de la marca. La utilización de los signos protegidos era mucho más que una mera información o comunicación neutra hacia los usuarios adquirentes, ya que se referían a productos cubiertos por las marcas registradas en las clases respectivas. El uso de etiquetas o tags fue considerado una manifestación de uso en el comercio, sin autorización por parte del titular. Ambas instancias también consideraron que el uso ilícito por parte del titular del sitio (sin considerar el uso de los oferentes) estaba agravado, por cuanto en muchas ocasiones –también probadas– iba acompañado de términos que demostraban la evidente oferta de productos en infracción. Tal el caso de expresiones como “réplicas” o “imitación”, lo que produce una denigración y dilución de la marca al promover productos apócrifos de menor calidad. Esa conducta genera, a consideración del tribunal, confusión en el público consumidor respecto de la calidad de los productos ofrecidos(4). El otro aspecto que los magistrados dieron por probado es el rol activo del sitio. Su actividad no se limitó al lucro que obtiene mediante la comisión percibida por operaciones efectivas, sino en la tarea de publicidad, promoción y visibilidad que lleva adelante, tanto de los oferentes como de los productos, muchos de ellos apócrifos. Agrego, por mi parte, que el operador tiene un especial interés en utilizar las marcas notorias para atraer tráfico de Internet y potenciales consumidores(5). (4) Adicionalmente, el uso de expresiones como “similar a” o “equivalente a”, o “tipo XYZ” son de por sí conductas ilegítimas que se aprovechan del prestigio ajeno e implican captación de clientela. Cfr. Mitelman, Marcas..., t. II, pág. 315 y sigs. (5) Si bien no fue tema debatido en este caso, el uso de las marcas de la parte demandada en los buscadores como Google o Yahoo! dentro de las prácticas conocidas como uso de “keywords” en enlaces patroci-

nados, es una indicación de su actividad y, por tanto, incremento de responsabilidad. Cfr. Goodstein, Ronald C. - Bamossy, Gary J. - Englis, Basil G. - Hogan, Howard S., Using Trademarks as Keywords: Empirical Evidence of Confusion, The Trademark Reporter, vol. 105, May-June 2015, págs. 732-771.

FONDO EDITORIAL Beltrán Gorostegui El dictamen jurídico administrativo Segunda edición corregida y aumentada ISBN 978-950-9805-92-7 146 páginas

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(6) Palazzi, Pablo A., La responsabilidad civil del mercado virtual por oferta de productos en infracción al derecho de marcas: el caso “L’Oréal v. eBay” en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ED, 244-52. (7) En lo que se refiere a la confusión como principal referencia a las infracciones marcarias, cfr. Sánchez Herrero, Andrés, Confusión de marcas, Buenos Aires, La Ley, 2012, pág. 10 y sigs.

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centes” para la correcta dilucidación de la contienda como porque –en todo caso– cualquier defecto que se le pudiera achacar, es susceptible de ser superado por el examen amplio de todas las cuestiones por parte del Tribunal. Como reflexión complementaria, aunque no menos importante, creo conveniente puntualizar que la causa Nº 7.197/09 “Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c/ Castaneda Matías s/cese de uso de marcas/daños y perjuicios”, de fecha 11/02/2014 invocada por la demandada, tiene escaso valor para la resolución del presente conflicto, toda vez que la misma fue resuelta sobre una base fáctica bien distinta a la que se da en el sub lite. V. Despejado este aspecto tangencial del caso, vayamos pues al tema de fondo. La cuestión a dilucidar en este proceso es determinar si es responsable por daños y perjuicios un intermediario virtual como lo es “masoportunidades”, por la venta online, realizada a través de su sitio de productos en infracción al derecho de marcas. Quiero puntualizar acabadamente que lo que se debe determinar es si quien gestiona un mercado virtual es responsable por las ventas realizadas por terceras personas en su sitio, en este caso, www.masoportunidades.com. Nadie duda de que quienes venden productos en infracción a la ley de marcas son responsables por los daños producidos a las marcas notorias, pero aquí la cuestión no es precisar la responsabilidad del vendedor en infracción sino la de quien tiene el sitio en Internet a través de cuya plataforma se realizaron actividades que vulneran la legislación marcaria. Para dar respuesta a este interrogante comenzaremos por explicar cómo funciona el mercado electrónico gestionado por “masoportunidades”, para luego analizar si la aquí demandada ha hecho un uso indebido o no autorizado de la marca Nike, cuya titularidad no está en discusión. De manera liminar, debo destacar la dificultad que presenta el estudio de la cuestión traída a conocimiento pues, resulta insoslayable que la aparición de la internet ha transformado y transforma a diario innumerables aspectos de la vida cotidiana y como consecuencia de ello, resultan palpables las lagunas que se generan en el mundo del derecho,

instancia: “facilitar la comercialización de productos de baja calidad denigra y perjudica el prestigio de la marca notoria en el mercado”.

3 Obligaciones hacia el futuro ordenadas por la sentencia Entiendo que uno de los mayores aciertos de esta sentencia es el establecimiento de obligaciones más claras para las partes en cuanto a qué deberán atenerse para evitar responsabilidades ulteriores. Si bien la decisión involucra solo a las partes del conflicto, la doctrina que de aquí se desprende puede ser muy ilustrativa para otras situaciones y agentes. La primera obligación que se puso en cabeza de la demandada es la obligación de utilizar medios tecnológicos idóneos y eficientes para eliminar anuncios y ofertas de productos ostensiblemente apócrifos o “piratas”. Sin dudas esta medida es de mucha utilidad. Sin embargo, sigue siendo responsabilidad de la actora titular de los derechos denunciar mediante notificación la potencial infracción que se estaría cometiendo en el ámbito del portal de ventas, como se indica a continuación(8). El segundo decisorio establece que “la demandada deberá dar de baja del sitio que administra aquellos anuncios u ofertas de productos presuntamente en infracción de los derechos de la actora, dentro de las 24 horas de recibir la notificación fehaciente de la aparición de dicho anuncio u oferta”. Así de breve es el mandato, sin ningún otro recaudo. Entiendo que esta obligación, de aplicación solo a las partes del caso, debe considerarse precaria por difícil ins(8) Entiendo que la decisión es defectuosa por cuanto no se indica qué tipo de información –cuantitativa y cualitativamente– debe proveer el titular marcario al momento de denunciar un posible ilícito. Parece razonable que la denuncia debe ser lo suficientemente detallada para que el operador del sitio pueda dar de baja el anuncio o al oferente sin mayores investigaciones. Así se decidió, por ejemplo, en el caso ‘‘Perfume Stick’’ (Stiftparfüm), Decision of the Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof), 17 August 2011 - Case No. I ZR 57/09, publicado en IIC (2013) 44:123-132, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 2013.

si se tiene en cuenta que por lo general, éste corre siempre detrás de la realidad o al menos la mayoría de las veces. Ahora bien, yendo al caso específico del derecho marcario, resulta a todas luces evidente que existe al día de hoy una gran incertidumbre en lo atinente a infracciones marcarias online toda vez que –y en referencia a lo dicho en el párrafo que antecede– la ley de marcas fue escrita con bastante anterioridad a la “Era de la internet” y como consecuencia de ello resulta dificultoso establecer qué es uso o qué es conocimiento, planteándose la necesidad de recurrir a analogías y al derecho civil o de daños para establecer responsabilidades y determinar la calificación jurídica (“La Responsabilidad civil del mercado virtual por oferta de productos en infracción al derecho de marcas: el caso ‘L’Oréal vs. eBay’ en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, por Pablo Palazzi, El Derecho, Tº 244, págs. 53/59). No obstante lo dicho anteriormente respecto de la complejidad que presenta el rol de las plataformas electrónicas como la de la demandada, lo cierto es que la solución adecuada y legal del problema debe girar en torno a dos vértices por un lado al plexo de facultades que la ley 22.362 reconoce a los titulares de marcas registradas, y por el otro lado al principio de derecho de libre comercio eje de las economías de mercado con el debido respeto al derecho al consumidor. De la prueba obrante en la causa surge con meridiana claridad que en el sitio de la demandada se comercializó mercadería en infracción a las marcas de la actora y ha quedado probado el uso indebido de estas. Ahora bien, debido a la particular mecánica que presentan estos sitios de comercio electrónico y a la problemática que se plantean en casos como el presente en punto a determinar la existencia de infracciones marcarias y a individualizar a quienes resultan responsables a los fines de reclamar los daños, considero necesario dedicar unas líneas a explicar cómo funcionan los mismos. El sitio www.masoportunidades.com, es una plataforma virtual que hace las veces de mercado electrónico. Allí, se publican avisos de personas que –previa registración en el sitio– crean una cuenta a los fines de ofrecer productos

a la venta. Cabe señalar que dicho sitio cobra un porcentaje sobre las transacciones que se llevan a cabo en dicha plataforma. A su vez, el sitio permite que los compradores potenciales pujen por los objetos ofrecidos por los vendedores así como también permite que los artículos se vendan sin efectuar subastas y, por tanto, a un precio fijo. Los vendedores pueden, por otra parte, crear tiendas on-line en los sitios web del sitio en cuestión. En este tipo de tiendas, se vende el conjunto de productos que ofrece un vendedor en un momento dado. De esta manera, vendedores y compradores deben aceptar las condiciones de utilización del mercado electrónico establecidas por el sitio y entre las cuales figura la prohibición de vender artículos falsificados y vulnerar derechos de marca. Es necesario señalar que en “masoportunidades” como en cualquier sitio de este tipo, se venden productos nuevos y usados, de personas individuales y de sociedades o comercios con venta al público que aprovechan la llegada masiva de internet a los consumidores para ofrecer su mercadería, que insisto puede ser nueva o usada, entregada en licencia o proveniente de comercios regulares. En el caso en particular, cabe señalar que “masoportunidades.com” también presta asistencia a los vendedores para optimizar sus ofertas, crear sus tiendas en línea y promover e incrementar sus ventas. De lo dicho hasta aquí se desprende que el sitio www. masoportunidades.com ofrece una plataforma virtual que brinda la posibilidad de poner productos a la venta o de comprar según el caso. Queda claro que para ello, resulta necesaria la registración previa en el sitio, la cual requiere la consignación de ciertos datos. Por otro lado y conforme surge de la prueba obrante en la causa (ver fs. 930/932) dicho sitio ejerce un control tendiente a evitar publicaciones que infrinjan los derechos marcarios, evitando la venta de mercadería espuria. En nuestro país no existen normas que regulen la responsabilidad de los mercados electrónicos como las existentes en Europa, contenidas en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los ser-

trumentación, ya que podría ser considerada abusiva por parte de los oferentes que comerciaran productos legítimos. ¿Qué resguardos tienen estos terceros? No lo dice la sentencia, pero como el operador no tiene margen de oposición por la precisa indicación de la Cámara, el titular denunciante deberá ser muy responsable de sus notificaciones. Tal vez hubiera sido mejor, en lugar de ordenar la baja directa, si se hubiera indicado la suspensión por un plazo razonable hasta que el usuario pudiera dar explicaciones. El asunto es delicado. Los terceros oferentes, en caso de considerarse con derecho a comercializar esos productos, por ejemplo por ser genuinos, podrían plantear reclamos en el sentido de falta de garantías procesales para ser escuchados. Si bien la sentencia indica que se debe dar de baja el anuncio y no el oferente, también hay que ser precavido en no desbaratar el negocio mismo sin las garantías adecuadas. Cuando un oferente es dado de baja, pierde su mayor capital en las tiendas en línea como es su prestigio e historial. Es probable que haya puesto en marcha un legítimo comercio y la sentencia no considera ningún sistema por el que pueda oponerse a la baja de sus anuncios. Es de prever que el operador del sitio y los denunciantes establezcan un mecanismo que garantice alguna defensa; de lo contrario, el oferente no tiene más remedio que demandar al titular por falsa denuncia y reclamar por daños y perjuicios, los cuales a esa altura podrían ser irreparables. El sistema debe autorregularse para no caer en la inercia del péndulo. La facilidad que se brinda a los titulares de marcas podría aparecer aquí como carente de equilibrio. La disposición anterior se complementa con otras tres referidas a la información que deben brindarse mutuamente las partes y los integrantes de la plataforma, a saber: a) efectuada la “alerta de infracción” (y ejecutada la baja, agrego yo), el operador del sitio debe brindar al titular-denunciante todos los datos identificatorios del oferente, los cuales ya han sido recabados al momento de su suscripción a la plataforma; b) quien se suscriba al sitio para la venta de productos bajo la marca “Nike” será informado por el demandado de que sus datos serán comunicados a la empresa titular de las marcas notorias; c) el operador del sitio deberá recabar la información del

usuario-vendedor de productos bajo la marca “Nike” por un período mínimo de tres años, a contar desde que aparezca el anuncio u oferta. Este conjunto de disposiciones pone en cabeza del titular la obligación de monitorear qué pasa con sus productos, y bajo responsabilidad directa del operador (sin notificación) la baja de los avisos que no presenten dudas respecto de su ilicitud. Debido a que el titular conoce sus productos, emblemas, empaques, envases y otra serie de elementos que no le dan lugar a dudas sobre qué productos son ilegítimos, estimo que el sistema funcionará razonablemente bien. Se evitarán, así, declaraciones unilaterales de infracción que resulten abusivas o temerarias. La zona gris estará constituida por los casos que el operador considere no flagrantes, como posibles licenciatarios, mercadería legítima importada de otros países, revendedores o imágenes de los productos que no resultan representativas de su calidad o condición(9). Allí se abre juego a una hipotética interacción entre las partes, que partiendo de la notificación por parte del titular y la seguida baja del anuncio por el operador del sitio continúe con un aviso al titular de la razonable duda que le queda, de tal modo de brindarle la posibilidad de revisar su denuncia. La responsabilidad quedará en el titular para el caso de que insista con la baja.

4 El conocimiento y el control del operador del sitio Como mencioné, el núcleo del conflicto entre prestadores de servicios de Internet y titulares de derechos de pro(9) Los usos ilícitos de las marcas en general son fáciles de determinar, como la gran mayoría de los casos de anuncios en sitios de venta en línea. Pero en otros supuestos puede existir duda razonable. Así, se ha resuelto que no constituyó una infracción marcaria sino un caso de “free speech” y, por tanto, “non commercial”, el uso de una marca en YouTube o Google para informar respecto de la actividad de una institución. Cfr. The Radiance Foundation, INC. et al., Plaintiffs,v. National Association for the Advancement of Colored People, Defendant, Defendant, Civil Action No. 2:13cv53. United States District Court, E.D. Virginia, Norfolk Division, 24-4-14, disponible en https://scholar.google.com/scholar_case ?case=15437690729201742928&hl=en&as_sdt=40000006.

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vicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior. Esta Directiva establece un marco claro y de carácter general para determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico que resulta fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la confianza de los consumidores que facilitan la libre circulación de los bienes y servicios de la sociedad de la información. Es útil recordar que la citada directiva establece en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 dispone: “1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que: a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que, b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible”. De esta normativa surge que el sitio donde se almacenan datos que permiten que funcione el mercado electrónico no siempre es responsable por la comercialización de productos en infracción al sistema marcario. Para que sea responsable es necesario que sea un “prestador intermediario” o un “prestador activo”. En este sentido en la normativa comunitaria y en los fallos que ella se ha aplicado distinguen el prestador neutro que se limita a almacenar datos facilitados por sus clientes mediante un tratamiento meramente técnico, al “prestador activo” que es quien presta asistencia para optimizar o promover determinadas ofertas de venta. En el primer caso el intermediario neutro se puede beneficiar de la eximición de responsabilidad que contiene la directiva europea salvo que conozca la ilicitud

de la venta. En el segundo caso, es decir cuando el intermediario cumple un papel activo, optimizando la presentación de las ofertas en cuestión o promoviéndolas, no se puede beneficiar de la eximición de responsabilidad que contiene la directiva europea porque su papel activo le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas. Aun cuando en nuestro país no tenemos reglas semejantes a las europeas, éstas son orientativas a fin de relacionar las características de la plataforma virtual con la responsabilidad de sus titulares. En este sentido resulta determinante saber si el sitio “masoportunidades” es tan solo un intermediario que solo almacena datos de los bienes o servicios que serán objeto de las operaciones de compraventa llevadas a cabo en su plataforma o si –por el contrario– ejerce un rol activo, participando de dichas operaciones y potenciándolas publicidad mediante. La diferencia es fundamental porque el papel activo de tener conocimiento y control de los datos que almacena está en directa relación con la capacidad de evitar el uso indebido y con la responsabilidad por los daños producidos por la violación al derecho marcario. A los fines de determinar si un operador de mercado ejerce un rol activo en las operaciones de compraventa que se realizan en su sitio, creo conveniente recordar a la doctrina esbozada por el Tribunal de Justicia Europeo en el caso “L´Oréal vs. eBay” del 12.07.11. Allí, se dijo que cuando el operador presta una asistencia consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas, cabe considerar que no ha ocupado una posición neutra entre el cliente vendedor correspondiente y los potenciales compradores, sino que ha desempeñado un papel activo que le permite adquirir conocimiento o control de los datos relativos a esas ofertas. En tal sentido, de las constancias obrantes en la causa (ver pericial informática y acta notarial acompañada por la actora en el inicio), se desprende sin hesitación que la demandada ejercía un rol activo en las operaciones llevadas

a cabo en su sitio toda vez que brindaba a sus clientes la posibilidad de potenciar las ofertas de venta y/o promoverlas mediante el abono de un plus, lo que indudablemente le daba la posibilidad cierta de acceder a un mejor control de los datos. En esa situación no es posible prescindir de las pruebas aportadas sobre el particular. Se ha reconocido la autenticidad de la constatación notarial conjuntamente con las impresiones obtenidas del sitio web de la demandada (Anexo A: fs. 524, 527, 530, 533, 536, Anexo B fs. 563, 564 etc.), que pone de manifiesto que en el sitio de la Compañía de Medios Digitales MCD, se comercializaron en forma efectiva productos que resultaron imitaciones y réplicas de la marca “Nike” y que de ello obtuvo beneficios la accionada. La constatación notarial realizada por el escribano Juan Pedro Matsubara (fs. 94/94) conjuntamente con las impresiones obtenidas del mencionado sitio (fs. 96/103), dan cuenta de los productos en infracción a la marca Nike (zapatillas, relojes, botines, camisetas, etc.), a través del mercado electrónico que explota la parte demandada. La prueba rendida al respecto es convincente y ha quedado acreditado que en ese espacio virtual se ofrecían en venta “réplicas” “imitaciones” “falsificaciones”, lo que significa que no se trata de productos originales (fs. 94/95; 96/103; y Anexo A: fs. 524, 527, 530, 533, 536, Anexo B fs. 563, 564 etc.). El principio de buena fe y lealtad comercial le imponía a la Compañía de Medios Digitales S.A., en su carácter de organizadora de un sistema virtual de encuentro entre compradores y vendedores por vía electrónica que le proporciona un beneficio económico, una gran diligencia (art. 902 del Cód. Civil) (confr. Sala I causa 980/13.11.08) para evitar las violaciones marcarias y los daños que ellas producen al titular de una marca notoria. Lo dicho anteriormente tiene su razón de ser en el deber de prevención que surge del artículo 19 de la Constitución Nacional y del principio de buena fe que obliga no solo a reparar el daño sino a prevenirlo. Sobre este tema quiero aclarar que estoy convencida que la responsabilidad civil tiene dos funciones: preven-

piedad intelectual radica en el conocimiento y el control que los prestadores tienen sobre actividades de terceros. Las situaciones son muy diversas y los derechos potencialmente afectados también. Cada modelo de prestación de servicios tiene su propio ámbito de resolución del problema. Como bien indicaron los jueces del caso bajo análisis, la actividad del sitio otorga la medida de su responsabilidad. La mera pasividad no es suficiente para imputar daños al operador, mientras que su actividad puede presentar distinta gradación y, por tanto, involucramiento y eventual participación. La jurisprudencia comparada ha sido ‘sinuosa’ al considerar esta responsabilidad en los supuestos de plataformas de ventas en línea. Los supuestos de hecho han sido determinantes en la solución de los diferentes casos(10). Sin embargo, considero que algunos principios se han ido consolidando. Uno de esos principios es que el titular de la marca es quien mejor conocimiento tiene de sus productos, clientes, distribuidores y otros canales de comercialización. Él tendrá que informar al operador del sitio quiénes están autorizados a importar mercaderías, cómo se distingue un producto original de uno apócrifo, los tipos de envases o etiquetas, los precios de venta estimados y una serie de información que domina por ser el fabricante y quien lo pone usualmente en el mercado. De aquí que, como principio, debe ser activo en la defensa de sus derechos. Entre otras consecuencias, tendrá que efectuar las denuncias o avisos de infracción con el mayor detalle posible. Así, en la jurisprudencia comparada se requirió que no sea suficiente un aviso genérico de que en determinado sitio o lugar (para el caso de espacios físicos) se estarían comercializando productos en infracción(11). En definitiva, el ti-

tular de los derechos no puede descansar en el deber de vigilancia del operador, sino que debe ser complementado con su propia actividad. El otro principio general es que el titular del sitio es quien dispone de los medios técnicos para poder detectar casos de infracción o dar de baja a los denunciados. La responsabilidad dependerá, en este caso, del grado de control de los medios específicos, de la cantidad de oferentes, del tipo de productos y contratos que se celebren. Así, por ejemplo, si el sistema de pagos está bajo control del operador, es un indicio de mayor responsabilidad. O bien que el dueño del espacio físico pueda auditar qué tipo de productos y cantidad se venden en su local, o si la empresa de transporte o courier se ha negado a transportar productos falsificados. En la práctica internacional, la tendencia consiste en que la aplicación de estos principios se determina inicialmente por la autorregulación de las partes. Los operadores, atiborrados de demandas por infracción, han puesto en marcha políticas, reglamentos y sistemas informáticos para facilitar las alertas. En algunos casos, como consecuencia de acuerdos con titulares de marcas. A modo de ejemplo, cabe mencionar la iniciativa conjunta entre titulares de derechos y sitios de venta online en la Unión Europea, conocido como “Memorándum de Acuerdo sobre la venta de mercancías falsificadas a través de Internet”, firmado en Bruselas el 4-5-11(12). En otros supuestos, como indicación de la buena voluntad de los operadores a fin de evitar sanciones internacionales(13).

5 Conclusiones y opinión personal

(10) Cfr. Pantalony, Michael, Contributing to infringement: Intermediary liability after Tiffany v. Ebay and Louis Vuitton v. Akanoc, The Trademark Reporter, Vol. 105, May-June 2015, págs. 709-731. (11) En expresión del derecho anglosajón, se trata de dirimir si el prestador sabía o tenía motivos para saber (knows or has reason to know) qué actividad desarrolla el usuario. La Corte Suprema de los Estados Unidos se refirió a la situación en “Inwood Labs. Inc. v. IvesLabs. Inc.”, 456 U.S. 844 (1982). Las interpretaciones no son uniformes, dependiendo de los hechos del caso, como pudo verse en “Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.”, 600 F3d 93 (2d Cir. 2010) y en “Louis Vouitton Malletier S.A. v. Akanoc Solutions Inc.”, 658 F. 3d 936 (9th cir. 2011). En el primer caso,

se denegó el reclamo de Tiffany por tratarse de una denuncia sin detallar los infractores ni las circunstancias, y porque no es obligación de eBay investigar el origen de los productos ofrecidos. En cambio, el reclamo de Louis Vuitton fue admitido porque demostró que el demandado tenía pleno control de la información y de la posibilidad de dar de baja de inmediato a todos los denunciados. (12) El informe de la Comisión Europea sobre el estado de la cuestión está disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PD F/?uri=CELEX:52013DC0209&from=EN. (13) Por ejemplo, el gigantesco portal chino TAOBAO Marketplace, con más de 500 millones de usuarios, propiedad de AliBaba. Cfr. Lanfang, Fei, Liability for an Online Marketplace Provider’s Trademark Infringement - Practice and Latest Development of Chinese Law, IIC (2013) 44:569-584.

Como vemos, el sistema instituido por la sentencia es deficiente y difícilmente extrapolable a otros conflictos entre diferentes actores. La solución deberá complementarse con acciones colaborativas entre los operadores de los sitios y los titulares de derechos. Sí me parece muy laudatorio el hecho de que se establezca con más claridad la carga de la responsabilidad de información y los deberes de diligencia que tiene cada uno de los agentes. En mi opinión, las ventajas de combatir la piratería son múltiples y dinámicas. Un mercado transparente facilita la información al consumidor, el empleo regular, la recaudación impositiva, el cumplimiento de disposiciones ambientales, entre otros efectos positivos. Adicionalmente, en el caso de la mejora de los mercados en línea, el desplazamiento de las mercaderías apócrifas resulta en una intensificación de las ferias ilegales y las prácticas de vendedores ambulantes o “manteros”. Allí las estrategias de los titulares de derechos cambian y las conductas y preferencias de los consumidores también. Los consumidores de las tiendas en línea requieren confianza. Los operadores son conscientes de este elemento fundamental e incentivan las buenas prácticas mediante la calificación de vendedores y compradores y la resolución de conflictos: todos ganan con el cumplimiento. El prestigio de los vendedores consolida su buen negocio. Eliminar un usuario por incumplimientos o por vender mercaderías apócrifas implica que deba reiniciar su historial, lo cual no puede suceder indefinidamente. Incrementar la capacidad de los portales de atraer clientes y conservarlos es relevante en el largo plazo. Sentencias como la presente arrojan claridad a la operación, aun cuando queden pendientes más acciones colaborativas entre los agentes. VOCES: DERECHOS REALES - TECNOLOGÍA - PUBLICIDAD - REGISTROS - COMERCIO E INDUSTRIA - DISEÑOS Y MODELOS INDUSTRIALES - PATENTES DE INVENCIÓN - MARCAS DE FÁBRICA - DERECHO COMPARADO - DERECHO DEL CONSUMIDOR - PROPIEDAD INDUSTRIAL - DAÑOS Y PERJUICIOS - INTERNET - INFORMÁTICA - PROPIEDAD INTELECTUAL

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ción y reparación. Si bien la función preventiva no está explícitamente reconocida en el Código de Vélez se deriva del principio de buena fe, ha sido aceptada por la jurisprudencia (CSJN, 6/3/2007, RCyS, 2007-344; La Ley, 2007B, 363; RCyS, 2007-344) y receptada expresamente en el Código Civil y Comercial que entrará a regir el 1ro. de agosto del 2015 en su artículo 1708 que dice Funciones de la responsabilidad. Las disposiciones de este Título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación. En virtud del deber de prevenir el daño que se deriva del artículo 19 de la Constitución Nacional y del principio de buena fe toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud (Conforme artículo 1710 del CCyC ley 26.994). En orden a la prevención del daño la demandada no tomó las medidas necesarias y posibles, para evitar la violación a los derechos marcarios. Ello se desprende de la pericia realizada en el año 2010 donde surge que la accionada cuenta con un sistema de filtros que intentan evitar el uso indebido de marcas. Pero lo concreto es que dichos filtros no han resultado eficientes. En efecto, el perito informático designado en autos describió a fs. 930/930 vta. el sistema de seguridad implementado por la demandada, el cual se vale de filtros que evitan el uso de combinaciones prohibidas por el sitio, tales como asociaciones del término Nike con palabras tales como “copia, imitación, réplicas, reproducciones, símil, similar, trucha, replic y tipo” y sus singulares y plurales. La ineficacia de estos filtros o su inexistencia al tiempo de la promoción de la demanda surgen del acta notarial que se encuentra agregada a fs. 94 y siguientes donde se pone de relevancia de manera palmaria la oferta a la venta de productos identificados con la marca Nike, aclarándose en forma explícita que los mismos son réplicas o que no son originales. Es de destacar que a fs. 95 vta. se constata el ofrecimiento en el sitio de la demandada de “Zapatillas Nike Running, talle 42 azul y blanca no son originales” (el resaltado me pertenece) y a fs. 116 se constata la venta por intermedio de “más oportunidades” de un reloj Nike Hammer “réplica de alta calidad” (el resaltado es de mi autoría) quedando en evidencia que el sistema de filtros utilizado es por lo menos insuficiente. Así las cosas, no quedan dudas respecto de la responsabilidad que le cabe a la demandada por no haber tomado las medidas idóneas que evitaran que en su sitio se vendieran productos que infringieran los derechos marcarios de la actora, cuando tales medios existen y son posibles de implementar sin obstaculizar la comercialización por medios electrónicos, con cuya realización se beneficia económicamente (Sobre el tema, ver Xalabarder, Raquel [2006]. “La responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet [ISP] por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios” [artículo en línea]. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. N.º 2. UOC. Fecha de consulta 4 de abril del 2015: http://www.uoc.edu/idp/2/ dt/esp/xalabarder.pdf ISSN 1699-8154). Por otra parte tengo que poner de relevancia que el mercado electrónico no tiene horarios, es decir no funciona de 10 de la mañana a 5 de la tarde sino que se puede comprar a cualquier hora todos los días sin embargo el perito informático informa que “la demandada en el momento de la pericia realizaba la revisión de los avisos de lunes a viernes de 9 a 21 horas”. Es decir que mientras que se beneficiaba cobrando comisiones por las transacciones que se realizaban los 365 días del año las 24 horas, solo controlaba 12 horas durante cinco días en lugar de durante 24 horas siete días por semana. Cabe señalar que el sistema de comercio a través de medios electrónicos, no atenúa la responsabilidad de los proveedores, más bien potencia sus obligaciones porque presupone el uso de una tecnología que exige un mayor conocimiento de su parte. En este sentido se ha dicho: “Debe tenerse en cuenta también que la tecnología es cada vez más compleja en su diseño, pero se presenta de modo simplificado frente al usuario, ocultando de este modo una gran cantidad de aspectos que permanecen en la esfera del control del proveedor” (Conf. Ricardo L. Lorenzetti, “Comercio Electrónico” ed. Abeledo Perrot, 2001 págs. 174/175). En función de lo expuesto, resulta claro que el hecho de no ser ni propietario ni poseedor de los productos que

se comercializan en su espacio virtual, no exime a la demandada de su responsabilidad, de la misma manera que tampoco son eximidos los distribuidores comerciales que venden productos que previamente adquieren, sin importar si son o no propietarios de los mismos. Lo dicho con anterioridad no impone poner a la vendedora por medios electrónicos una carga imposible de cumplir, muy por el contrario se pretende que utilice medios técnicamente conocidos y altamente eficaces, poniendo la precaución de quien cuenta con el manejo de la información y se beneficia del entrecruzamiento de datos para realizar operaciones comerciales, que deben ser legales. Lo cierto es que el sitio www.masoportunidades.com interviene de una manera activa en las operaciones que se llevan a cabo en su plataforma y que por ello obtiene una ganancia (5% de comisión) (confr. pericia contable fs. 872 y fs. 881). Así, como intermediario que provee servicios e integra una cadena comercial, resulta tan responsable como el resto de los integrantes de esa cadena. La actitud del demandado al permitir el ingreso al mercado de “réplicas” “imitaciones” de los productos de la compañía “Nike International LTD”, demuestra a las claras que las diferentes medidas de seguridad adoptadas por ella resultaron insuficientes o tardías para lograr el control necesario para que los productos vendidos respeten los derechos intelectuales de Nike (confr. pericia informática del perito Maximiliano Bendinelli fs. 929/932 vta.). Es decir que la fiscalización realizada por el personal de la demandada para combatir la piratería marcaria no brindó en forma efectiva el resultado esperado. El fundamento de esta responsabilidad radica en las siguientes circunstancias probadas a lo largo del procedimiento: (i) Sus páginas han favorecido e incrementado la comercialización de productos falsos a muy gran escala mediante la venta electrónica. (ii) “masoportunidades” ha incumplido su obligación de asegurarse, con los medios técnicamente posibles” de que su actividad no genere actos ilícitos, en este caso de falsificación, en perjuicio de otro agente como Nike. (iii) Los anuncios y transacciones que se refieren a productos falsos se manifiestan de forma evidente, sea por menciones del tipo “no original”, “réplicas de excelente calidad”, “réplicas de alta calidad”, sea por la simple constatación de los precios o de las cantidades ofrecidas (ver al respecto la solución dada por el Tribunal de Commerce de París en el conflicto que enfrentaba la marca ­Louis Vuitton contra eBay.inc. comentado por Marín López, Juan J. en “Responsabilidad Civil de sitios de Subastas por infracciones marcarias” en obra colectiva “La responsabilidad Civil de los Intermediarios de Internet” Coordinado por Pablo Palazzi ed. AbeledoPerrot, Bs. As. 2012, págs. 401, 402). En definitiva, lo que aquí se está protegiendo es la marca notoria en sí misma, su capacidad distintiva y su unicidad y no el castigo de conductas ilícitas de terceros involucrados. En un breve paréntesis recuerdo, que esta Cámara ha mencionado, en múltiples precedentes, el efecto dañino que produce la dilución de la marca notoria; esto es la gradual disminución o dispersión en cuanto al valor indicativo de la marca y demostrativa de una calidad característica (ver Sala II, causa 957/99 de septiembre 2002). Por otro lado y a mayor abundamiento, cabe recordar que cada vez que se vende un producto con marca en infracción se produce el primer daño cierto al titular de la marca. Se ha dicho que en la mayoría de los casos es imposible probar que las ventas del producto original disminuyeron o que éstas dejaron de aumentar por causa de la aparición en el mercado del producto o servicio con marca en infracción. Puede haber dudas respecto de estas cuestiones, pero tal como señala Callman, “las más elementales concepciones de justicia y orden público requieren que quien actúa indebidamente correrá con el riesgo de la incertidumbre que su propio acto indebido ha creado”. Una posición contraria contribuiría a la creación de un halo de impunidad alrededor de las infracciones marcarias, penales o civiles (Conf. Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, séptima ed. actualizada y ampliada, Abeledo Perrot). No obstante los extremos apuntados en los considerandos precedentes no se puede prohibir a la demandada el uso de la designación Nike. Ello así porque el titular de una marca no puede impedir la reventa o circulación una vez que él mismo, o alguien con su autorización, los ha vendido en el mercado. La Corte Suprema fue terminante al decidir que no había uso indebido y que el titular

de la marca no podía invocarla para impedir la reventa o circulación de los productos que la llevaban (Conf. Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, séptima ed. actualizada y ampliada, Abeledo Perrot). De tal manera, considero que la compañía actora no puede impedir que en el portal de la demandada se ofrezcan a la venta productos de esa marca que sean “usados” o cuya venta haya sido autorizada por la accionante o provenga de sus licenciatarios siempre y cuando sean originales. VII. [sic] Sostiene la Compañía de Medios Digitales MCD, en una de sus quejas, que la actora solo posee registros en clase 14 y 25 y el uso se produjo en clase 35 y 38. Ahora bien, antes de avanzar sobre el conflicto suscitado en estos actuados, encuentro útil dejar en claro este concepto sobre el que se advierte –en la apelante– una errónea concepción. El nomenclador marcario internacional es la clasificación que contribuye a deslindar los productos o servicios incluidos en cada clase, clasificación que obedece a múltiples criterios (materia prima, función, similitudes, calidad de unos productos con respecto a otros, el fin que cumplen, su afinidad comercial, etc.) pero carece de exactitud matemática, por lo que es normal que en la práctica se advierta la posibilidad de confundir productos encasillados en clases distintas. De allí, como principio, la marca ciña su ámbito de protección a aquellos productos o servicios para los que se pidió y concedió su inscripción. Este principio conocido como de “especialidad”, permite asegurar la prevalencia real de los fines que persigue la Ley de Marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de sanas prácticas comerciales. Lo cual sólo es posible evitando la confusión directa e indirecta de marcas y productos, requisito imprescindible para el buen orden del ámbito mercantil, industrial y de producción de servicios, y permite al titular de una marca –debidamente registrada– formular oposición a la solicitud de una marca confundible para otros productos de la misma clase o de una clase distinta si entre dichos productos o servicios se produce el fenómeno de la superposición. Pues bien –como se advierte– este principio –que como dije– permite al titular de una marca formular oposición a la solicitud de una marca confundible, no juega en supuestos como el de autos que se persigue el cese de uso de una marca por terceros no autorizados y que infringe sus derechos marcarios (confr. Sala II; causa 30.535/95 del 6.5.99). VIII. Aclarada esta cuestión y para seguir avanzando sobre el tema que nos ocupa, me importa destacar que la marca Nike –respecto de indumentaria deportiva– puede ser considerada una marca notoria o de alto renombre y muy difundida, marca que a la fecha de la iniciación de la demanda llevaba varios años de efectivo uso en nuestro mercado y el internacional. Tal antigüedad, su explotación continuada y su difusión y propaganda justifican otorgar al signo Nike una protección concorde con dichas circunstancias, particularmente expuesta a usurpaciones, falsificaciones, imitaciones espurias y en definitiva al indebido aprovechamiento de su prestigio –ganado con esfuerzo– y a su poder de convocatoria. Este tipo de marcas se encuentran contempladas en el artículo 6 bis del Convenio de París (ley 17.011). IX. El señor Magistrado, como vimos, hizo lugar al reclamo de la indemnización de los daños y perjuicios incoada por la actora por la cantidad de $ 180.000, que motiva –en sentido contrario– las quejas de la demandada y de la actora. Sobre este aspecto del litigio, cabe señalar que, frente a las notorias dificultades para la prueba del daño causado por una infracción en el ámbito de la propiedad industrial, la más moderna doctrina se ha inclinado –no sin sólidos fundamentos– por sostener que, como regla, toda infracción marcaria provoca un daño. Y como éste en general, es de difícil prueba, y la notoria dificultad que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella, los autores propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces, para superar los problemas probatorios y evitar que éstos obren como ­vehículos de la impunidad, recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del Código de rito, en función de una cautelosa apreciación de las circunstancias de cada causa (confr. J. Otamendi, “Derecho de Marcas” 2ª ed. Bs. As. 1995, esta Sala III, causa 3.323/06 del 26.4.2011; Sala II, causa 50903/95 del 2.4.96; 5515/98 del 18.3.2003 y mi voto de esa Sala causa 11675/07 del 10.12.2014).

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La ilegítima conducta de quien comercializa artículos en infracción no se puede amparar en la dificultad de la prueba para eludir sus responsabilidades civiles. Por ello, frente a determinadas actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daños –en favor del titular del derecho conculcado– como fruto causal eficiente del ilícito, aunque de difícil prueba, pues el infractor ha causado daños ciertos y no meramente conjeturales. A lo que cabe agregar que la pretensión de la actora de ser indemnizada por daño moral es improcedente –conf. Jurisprudencia uniforme de este fuero–, pues agravio de esa especie sólo se concibe en personas físicas y no comprende a las colectivas (confr. Sala II causas: 7880 del 18.5.79; 8494 del 8.2.80; 5221 del 9.10.87; 5639 del 12.2.88; 6108 del 1.11.88, entre muchas otras), criterio que es compartido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:223, considerando 13º, etc.). Los aportes de elementos acerca del preciso menoscabo patrimonial, surgen del informe aportado por la perito contadora designada de oficio Aída Beatriz Lifschitz quien manifiesta que por el período corrido de 922 días, la demandada ha facturado en concepto de comisiones por la venta de productos Nike, la suma de pesos $ 281.502,28, lo cual arroja un promedio histórico diario de $ 303,32 (fs. 881) (confr. fs. 98, 114, 115, 119 y ss.). Mas de lo que se trata aquí, es enjugar el perjuicio derivado de la infracción marcaria, siendo ese uso uno de los factores –tan sólo uno– de los que inciden en la comercialización del producto, extremo que conduce a observar una actitud de extrema prudencia en la fijación del resarcimiento, desde que la indemnización debe cumplir su función específica y no significar un indebido beneficio. Aceptado entonces que un daño existió y no probada su exacta cuantificación económica, corresponde fijarlo prudencialmente, como lo dispone el art. 165, última parte del Código Procesal y dentro del marco de dificultades que es propio del tema y valorando en conjunto las circunstancias de la causa, juzgo razonable la indemnización fijada por el a quo en la suma de $ 180.000 (art. 165, última parte, del Código Procesal). La suma indicada, devengará intereses a partir de la notificación de la demanda, esto es el 17/04/08. La tasa será la activa vencida en que en descuentos a treinta días aplica el Banco de la Nación Argentina (conf. esta Cámara, Sala II, plenario de hecho en la causa 6.378/92 del 08/08/95). X. La actora –como dije– se agravia porque el señor juez omitió el tratamiento de la solicitud sobre la denuncia en la causa del origen de la mercadería en infracción, su fabricante o productor, en tanto la demandada cuestiona dicho planteamiento por ser de imposible cumplimiento. En función de lo expuesto en los párrafos precedentes respecto del rol y funcionamiento de sitios web como el de la demandada, resulta obvio que lo solicitado por la actora en los términos del artículo 39 de la ley 22.362, resulta de imposible cumplimiento (ver considerandos VI y IX). Sin embargo, corresponde –en el caso– recordar la vigencia del art. 1º de la resolución 104/2005 de la Secre-

EDICTOS CITACIONES

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 99, Secretaría Unica, cita y emplaza a ISAAC JOSÉ LEWIN, a estar a derecho en autos “LEWIN, ISAAC JOSÉ s/ Ausencia con Presunción de Fallecimiento”, Expte. nº 107.092/2012. El presente edicto deberá publicarse una vez por mes, durante seis meses en el diario El Derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de agosto de 2014. Guillermina Echagüe Cullen, sec. I. 27-5-15. V. 27-5-15 I. 26-6-15. V. 26-6-15 I. 27-7-15. V. 27-7-15 I. 27-8-15. V. 27-8-15

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CIUDADANÍA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 10, secretaría Nº 19, sito en Libertad 731 9º Piso de esta ciudad, informa que el Sr. OSCAR ANDRES BORBON TRUJILLO de nacionalidad COLOMBIANA con D.N.I. Nº 94.425.677 ha iniciado los trámites tendientes a obtener la ciudadanía argentina. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de algún

acontecimiento que estimara podría obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber a este Juzgado. Publíquese por dos días. Buenos Aires, 20 de octubre de 2014. Roberto S. Muzio, sec. I. 26-8-15. V. 27-8-15

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SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 59 de Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a hacer valer sus derechos a herederos y acreedores de SUAREZ, BALBINA ROSA. Publíquese por tres días. El presente edicto deberá publicarse en el diario El Derecho. Buenos Aires, 14 de julio de 2015. Santiago Villagrán, sec. int.

taría de Coordinación Técnica, Defensa del Consumidor, que incorpora al ordenamiento jurídico nacional la resolución nº 21 del Grupo Mercado Común del Sur del 8 de octubre de 2004, relativa al derecho de información al consumidor de las transacciones comerciales efectuadas por Internet, de fecha 24 de mayo 2005. Aclaro: que entiendo por consumidor tanto al vendedor como al comprador. Pues bien, el art. 1º mencionado dice “En las relaciones de consumo realizadas por comercio electrónico a través de Internet, debe garantizarse a los consumidores durante todo el proceso de la transacción comercial, el derecho a la información clara, precisa, y de fácil acceso sobre el proveedor del producto o servicio, sobre el producto o servicio ofertado; y respecto de las transacciones involucradas”. Y si el demandado ha cumplido con el recaudo mencionado, es claro que posee la información del usuario vendedor del producto. En dos precedentes de esta Cámara se trató un tema similar al aquí debatido: Sala I, causa 980/08 del 13.11.2008 y de Sala II, causa 6463/08 marzo 2009. Allí se dijo que el ordenamiento jurídico debe habilitar la persecución del autor de la infracción, siendo insuficiente una práctica comercial que no asegure al consumidor y todo tercero portador de un interés legítimo –como es el titular de la marca que sufre la dilución y el perjuicio por falsificación– la posibilidad de conocer el nombre completo, inscripción registral en caso de ser persona jurídica, domicilio y dirección electrónica, número telefónico y de identificación fiscal –CUIT o CUIL–, del presunto infractor. Por otro lado, se ordenó allí a la demandada que implementara los medios técnicos para recoger y poner en lo sucesivo esa información a disposición de Nike en caso de comunicación de la infracción. En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, considero importante establecer cuál será la conducta que deberán adoptar las partes en lo sucesivo, a fin de evitar las infracciones marcarias y el uso indebido que aquí se denuncian. Habida cuenta del carácter dinámico del sistema de comercialización desarrollado en la plataforma de la demandada, mediante el cual –y como ya fuera dicho en los últimos párrafos del considerando VI– se realizan transacciones lícitas, tales como la del propietario de un producto de marca legítimo que lo ofrece en venta como usado, no corresponde hacer lugar a la pretensión de la actora respecto de ordenar el cese de toda aparición de sus marcas “Nike” y de toda comercialización de productos identificados con tales marcas en la plataforma de la accionada. En tal sentido, considero que en lo sucesivo deberá recaer sobre la demandada la obligación de utilizar medios tecnológicos eficientes a los fines de filtrar y eliminar anuncios u ofertas de productos en ostensible violación de los derechos del titular de la marca notoria. No obstante ello, queda en cabeza de la compañía actora la obligación de notificar a la accionada la alerta de infracción respectiva. A su vez, la demandada deberá dar de baja del sitio que administra aquellos anuncios u ofertas de productos El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 105, cita y emplaza a herederos y acreedores de FRANCISCA AMPARO BENITO y ARGIMIRO PALANCAR GARRIDO, por el plazo de treinta días, a fin de que hagan valer sus derechos. El presente edicto deberá publicarse por tres días en el diario El Derecho. Buenos Aires, junio 5 de 2015. Georgina Grapsas, sec. int. I. 25-8-15. V. 27-8-15

4995

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil nº 16, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de RANCOR OSCAR ALFREDO a fin que comparezcan a hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 5 de agosto de 2015. Mariela Oddi, sec. int. I. 26-8-15. V. 28-8-15

5003

El Dr. Antelo por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Y Visto: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal resuelve: confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la demanda interpuesta por Nike International LTD contra Compañía de Medios Digitales CMD SA, con los alcances establecidos en los considerandos IX, X, XI y XII y con costas de ambas instancias a la demandada vencida (conf. art. 68, primera parte del CPCC). Corresponde ahora, tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada por el a quo (ver fs. 1055, 1058, 1066 y fs. 1068).

I. 26-8-15. V. 28-8-15

5004

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 108, a cargo de la Dra. Susana A. Novile, Secretaría única a mi cargo, sito en la calle Talcahuano 490 3º piso de Capital Federal, cita por el plazo de treinta días a herederos y acreedores de MARIA LEONOR CASTIGLIONI a los efectos de estar a derecho. Publíquese por tres días en El Derecho. Buenos Aires, 23 de junio de 2015. Juan Martín Ponce, sec.

I. 25-8-15. V. 27-8-15

I. 25-8-15. V. 27-8-15

I. 26-8-15. V. 28-8-15

261

XIII. Voto por que se confirme la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la demanda interpuesta por Nike International LTD contra Compañía de Medios Digitales CMD SA, con los alcances establecidos en los considerandos IX, X, XI y XII y con costas de ambas instancias a la demandada vencida (conf. art. 68, primera parte del CPCC).

I. 26-8-15. V. 28-8-15

I. 27-8-15. V. 31-8-15

4996

XII. Por último y según lo dispuesto por el art. 34, última parte, de la ley de marcas corresponde confirmar la orden dispuesta por el a quo respecto de publicar la parte dispositiva de esta sentencia a costa de la demandada. Además, la sentencia debe ser publicada en forma completa en la página web de la demandada.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 95, Secretaría única. Cita por el plazo de treinta días (30) a herederos y acreedores de NORBERTO MORETTI. Publíquese por tres (3) días en El Derecho. Buenos Aires, 20 de agosto de 2015. Ezequiel J. Sobrino Reig, sec.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 2, Secretaría única, en Talcahuano 490 5º, cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de SUÑER JOAQUINA HAYDEE. Publíquese por tres días. Publíquese en El Derecho. Buenos Aires, 17 de julio de 2015. Mónica Alejandra Bobbio, sec.

4994

XI. En mi criterio, corresponde desestimar el pedido de la destrucción total de todos los elementos que ostentan la marca “Nike”, pues una pretensión de esa naturaleza requiere –por lo pronto– que se demuestre e individualice fehacientemente cuáles son esos productos y quiénes son sus propietarios; prueba que no ha sido rendida en autos.

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil nº 16, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de GUILLERMINA ANGELICA DIAZ a fin que comparezcan a hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 30 de junio de 2015. Mariela Oddi, sec. int.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 2, Secretaría Unica, sito en Talcahuano 490, 5to. piso, de la C.A.B.A. cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de CONCEPCION NELIDA VILARDO. Publíquese por tres días. El presente deberá publicarse en el diario El Derecho. Bs. As., 13 de agosto de 2015. Mónica A. Bobbio, sec.

I. 25-8-15. V. 27-8-15

presuntamente en infracción de los derechos de la actora, dentro de las 24 horas de recibir la notificación fehaciente de la aparición de dicho anuncio u oferta. Posteriormente y de manera inmediata a tal comunicación de “alerta de infracción”, la accionada deberá comunicar a la actora los datos completos de identificación (esto es, nombre completo, inscripción registral en caso de ser persona jurídica, domicilio y dirección electrónica, número telefónico y de identificación fiscal, CUIT o CUIL del presunto infractor) que el sitio “masoportunidades.com” deberá registrar al tiempo de la inscripción del usuario/vendedor. Cabe destacar que al momento de registrarse, cada internauta que ponga un anuncio de marca notoria “Nike” deberá ser informado de que sus datos podrán ser comunicados a la empresa titular de las marcas y que eventualmente podrá ser pasible de sanciones. Por último, deberá mantener la demandada por tres años los registros con los datos identificatorios completos de los vendedores-usuarios que ofrezcan productos que usen las marcas “Nike”, ello a partir de la aparición del anuncio u oferta.

5012

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 63 cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de MOSKOVIC, ALICIA EVA a los efectos que comparezcan a hacer valer sus derechos. PubIíquese por tres días en el diario El Derecho. Buenos Aires, 17 de julio de 2015. Claudia Andrea Bottaro, sec. 5001

5000

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 31 cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de MARI AZUCENA FUSI. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 14 de agosto de 2015. Laura Beatriz Frontera, sec. I. 26-8-15. V. 28-8-15

4999

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 31 cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de OSCAR LUIS FEIJOO. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 14 de agosto de 2015. Laura B. Frontera, sec. I. 27-8-15. V. 31-8-15

5013

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 35, cita y emplaza a herederos y acreedores de JOSE RODRIGUEZ y JOSEFA RIVERA, para que dentro del plazo de 30 días comparezcan en autos a hacer valer sus derechos. Publíquense edictos por tres días en El Derecho. Buenos Aires, 19 de agosto de 2015. S.L. Gustavo G. Pérez Novelli, sec. I. 27-8-15. V. 31-8-15

5018

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 58, Secretaría Única, sito en Avenida de Los Inmigrantes Nº 1950, Piso 5to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CITA Y EMPLAZA por Treinta Días a herederos y acreedores de ISABEL STRACK. El presente deberá ser publicado por tres (3) días en El Derecho. Buenos Aires, 13 de julio de 2015. María Alejandra Morales, sec. I. 27-8-15. V. 31-8-15

5009

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 93, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de OSCAR LUIS BORTOLOTTO. Publíquese por 3 días en El Derecho. Buenos Aires, 5 de agosto de 2015. DG. M. Alejandra Tello, sec.

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil nº 16, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de BELAUSTEGUI, RAFAEL JOSE a fin que comparezcan a hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 12 de agosto de 2015. Mariela Oddi, sec. int.

I. 27-8-15. V. 31-8-15

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5011

Interior: Bahía Blanca: Notas Jurídicas: Tel. (0291) 4527524 / La Plata: José Panfili Tel./Fax (0221) 155770480 / Mar del Plata: Jorge Rabini Tel./Fax (0223) 4893109 / Córdoba: Alveroni Libros Jurídicos (0351) 4217842 Mendoza, San Juan, San Luis: José Graffigna Tel. (0261) 1534849616 / S. S. Jujuy: Librería Universitaria Tel./Fax (0388) 4237963 / San Miguel de Tucumán: Bibliotex Tel. (0381) 4217089 Noreste: Jorge Thea Tel. (011) 1564660335 / Patagonia: Nelson Ramírez Tel. (011) 1564629553

5016

Buenos Aires, jueves 27 de agosto de 2015

Nº 13.799

AÑO LIII

Primer Director: Jorge S. Fornieles (1961 - 1978)

Propietario Universitas S.R.L. Cuit 30-50015162-1 Tucumán 1436/38 (1050) Capital Federal Redacción y Administración: Tel. / Fax: 4371-2004 (líneas rotativas)

D i a r i o

d e

J u r i s p r u d e n c i a

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y su resultado, la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas (conf. arts. 3, 6, 7, 9, 10, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432), se confirman los honorarios regulados en primera instancia a los profesionales que intervinieron tanto por la parte actora como por la parte demandada (conf. arts. 3, 6, 7, 9, 10, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432). En atención a las cuestiones sometidas a estudio de los expertos designados en autos, a la calidad y extensión de sus dictámenes, se confirman los emolumentos que les fueron regulados por el a quo. Por las tareas de Alzada, se regulan los honorarios de los Dres. Santiago Ferrer Reyes y Laura Plavnick en las sumas de pesos ... ($ ...) y de pesos ... ($ ...) respectivamente. Los del Dr. Hernán Frisone, en la suma de ... ($ ...) (art. 14 de la ley de arancel). El Dr. Recondo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 109 del RPJN). Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente devuélvase. – Graciela Medina. – Guillermo A. Antelo.

Marcas de Fábrica: Infracciones marcarias online: comercio electrónico; titular de una plataforma online; responsabilidad; configuración; sentencia condenatoria; publicidad; improcedencia. 1 – El intermediario virtual accionado debe responder por los daños ocasionados a la actora por haber usado la marca notoria de titularidad de esta última con finalidad comercial para captar clientela para operar e interactuar en su propia plataforma online, pues mediante la utilización de servicios keywords o enlaces privilegiados se produce una asociación entre la referencia a palabras clave –idénticas a dicha marca notoria– y la posibilidad de comprar productos de esa marca en el sitio del demandado; asociación esta que causa daño al titular marcario en razón de la dilución del signo notorio y de la posible confusión del público consumidor, en tanto el internauta desconoce si se trata de productos legítimos o de productos falsificados. 2 – El titular de la plataforma online accionado es responsable por las infracciones marcarias propias cometidas en perjuicio de la actora y de las ajenas por operaciones de terceros, pues ha realizado dos conductas que desvirtúan su condición de mero “anunciante” neutral o pasivo, que son la contratación del servicio de enlaces patrocinados o keywords para optimizar las ofertas de los usuarios/vendedores y la provisión de un servicio de pago online, que presta asistencia en ocasión de la concreción de las operaciones. 3 – La pretensión de la actora de cese de toda aparición de sus marcas y de toda comercialización de productos identificados con tales marcas en la plataforma online de titularidad de la demandada no puede recibir favorable acogimiento, pues se trata de un sistema de comercialización dinámico que incluye transacciones lícitas –por ejemplo, el propietario de un producto de marca legítimo que lo ofrece en venta como usado–; ello sin perjuicio de la obligación de la accionada de utilizar medios tecnológicos para filtrar y eliminar anuncios/ofertas de productos en ostensible violación de los derechos del titular de la marca notoria (por ejemplo, los filtros con los términos “réplica”, “símil”, “no originales”, “iguales o similares a”, y otros que resulten afines). 4 – Ante la existencia de infracciones marcarias en perjuicio de la actora respecto de productos anunciados por usuarios registrados en el sitio de subastas online que administra la accionada, corresponde que esta última proceda a dar de baja los/as anuncios/ofertas de productos presuntamente en infracción de los derechos de la accionante dentro de las 24 horas de recibir la notificación fehaciente de la aparición de ese/a anuncio/oferta en infracción; que en forma inmediata comunique a aquella los datos completos de identificación de los vendedores; que cese en la utilización de términos que inclu-

y

D o c t r i n a

yan las marcas notorias de la demandante en los sistemas de enlaces patrocinados, keywords o similares que implementan los buscadores en Internet, y que mantenga los datos identificatorios completos de los vendedores que usen tales marcas por tres años a partir de la aparición de la oferta. 5 – Al haber quedado acreditada la existencia de una infracción marcaria respecto de ciertos productos falsificados anunciados/ofrecidos por usuarios/vendedores en el sitio online de la demandada, de un daño por descrédito y banalización de la marca de la actora, y de un daño por dilución de marca notoria y uso no autorizado que violenta la buena fe y la lealtad comercial, concretado por la utilización por parte de la accionada del signo de la accionante en los servicios de keywords o enlaces patrocinados de los buscadores de Internet, corresponde condenar al titular de la plataforma de ventas online accionado a resarcir los perjuicios originados por su conducta. 6 – Dado que la publicación de la sentencia procede en los casos en que un litigante ha sido condenado por los ilícitos penales o civiles indicados en el art. 31 de la ley 22.362, cabe concluir que, al no ser la demandada la vendedora/falsificadora/infractora directa de las marcas notorias de la actora, sino solo la titular de una plataforma online en la que internautas vendedores o revendedores ofertan y anuncian productos que portan tales marcas, al ser algunas de estas operaciones lícitas y otras ilícitas, no corresponde hacer lugar al pedido de publicación de la sentencia que la condenó a

e-mail: [email protected] • www.elderecho.com.ar

­COLUMNA LEGISLATIVA Legislación Nacional Resolución 470 de octubre 4 de 2015 (MSeg.) - Persona. Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Plan de Trabajo para Reducir la Presencia de Registros de Personas de Identidad Desconocida Promoviendo su Identificación. Objetivos. Conformación del Registro de Información Biométrica de Personas de Identidad Desconocida. Confronte Constante. Información a la Justicia. Invitación a los Gobiernos Locales. Evaluación (B.O. 14-8-15). Próximamente en nuestros boletines EDLA.

dar de baja del sitio los anuncios de productos en infracción de los derechos marcarios de la accionante, a cesar en la utilización de los signos en cuestión en el sistema de keywords y a resarcir los daños ocasionados, ya que se trata de una sanción improcedente ante la carencia de una legislación específica sobre el tema y en el actual estado de comprensión de los litigios vinculados a las nuevas tecnologías. R.C. 58.818 – CNCiv. y Com. Fed., sala I, mayo 5-2015. – Nike International Ltd. c. DeRemate.com de Argentina S.A. s/cese de uso de marcas. Daños y perjuicios. (Consúltese el texto completo de la sentencia en www.elderecho.com.ar).

XXIX JORNADAS ANUALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Buenos Aires - 27 y 28 de agosto de 2015

Jueves 27 de agosto 08:15 a 08:45

Acreditación y Registro

08:45 a 09:00

Palabras de bienvenida y apertura Carolina I. Fernández (Presidente AAAPI)

09:00 a 09:30

Orador invitado: Carlos Pagni (columnista político del diario LA NACION)

09:30 a 11:00

Lo que ellos quieren... lo que demandan los clientes y lo que ofrecemos los agentes Panelistas: Fernando Noetinger (Noetinger & Armando). Juan Manuel Vaquer (DuPont Argentina) Moderador: Claudio Fernández Lacort (Fernández Lacort & Asociados)

11:00 a 11:30

Café

11:30 a 13:00

Modelos y diseños industriales: proyecto de ley y directrices Panelistas: Iván A. Poli (Marval O’Farrell & Mairal). Alfredo Prochnik (Marval O’Farrell & Mairal) Moderadora: Nora Páez (Gordó Llobell Abogados)

13:00 a 15:00

Almuerzo

15:00 a 16:30

La parodia en el derecho de marcas y en el derecho de autor Panelistas: Ricardo Amigo (Brons & Salas). Laura Plavnick (Ferrer Reyes, Tellechea & Bouché) Moderador: Alejandro M. Breuer Moreno (G. Breuer)

16:30 a 17:00

Café

17:00 a 18:30

Jurisprudencia Panelistas: Alfredo S. Gusman (PJN, CCiv. Com. Federal, Sala II). Ricardo Richelet III (Richelet & Richelet) Moderadora: María Nájera (Clarke Modet & Co.)

Viernes 28 de agosto 09:00 a 11:00

Desayuno de trabajo • Evaluación del sistema de presentación electrónica y la plataforma digital del I.N.P.I. • Vistas de admisión en el trámite de marcas • Análisis de la práctica del I.N.P.I. en materia de transferencias • Reivindicaciones de uso y segundos usos: normativa, directrices y práctica

11:00 a 12:30

La prueba del uso indebido en medios digitales Panelistas: Tomás Iavícoli (Bruchou, Fernández Madero & Lombardi). Fernando A. Scotti Rodríguez (Hausheer Belgrano & Fernández) Moderador: Hernán D’Urso (Estudio Laura Berti)

12:30 a 14:30

Almuerzo

14:30 a 16:00

Solicitudes divisionales y continuaciones de patente: nociones generales, sistemas en el derecho comparado, sistema argentino y resoluciones del I.N.P.I. Panelistas: Gabriela Hanak (Moeller IP). Dámaso Pardo (PAGBAM IP) Moderadora: Claudia Serritelli (Estudio Chaloupka)

16:00 a 16:30

Café

16:30 a 16:50

Conclusiones de desayunos de trabajo: puesta en común

16:50 a 18:15

Conocimientos tradicionales y folklore. Derechos de los pueblos originarios. Acceso y manipulación de recursos genéticos. Beneficios de la propiedad intelectual Panelistas: José María Vicetto (Izquierdo & Vicetto). Pablo Wegbrait (Kors Noviks) Moderadora: Gabriela Soucasse (Berton Moreno & Asociados)

18:15 a 18:30

Palabras de clausura Iván A. Poli (Presidente de la Subcomisión de Actividades Académicas AAAPI)

AAAPI Suipacha 576 - piso 5 – oficina 6 – C1008AAL Buenos Aires – Teléfono/Fax: 5411-4322-7504 e-mail: [email protected] - www.aaapi.org.ar