CURSO DE ESPECIALIZACIÓN SOBRE DEREITO DE PATENTES EGAP. XUÑO 2015
AS LICENZAS E CESIÓN DE PATENTES
Francisco José Torres Pérez Área de Derecho Mercantil Despacho 138 Fac. CC.EE. Lagoas Marcosende s/n 36310 Universidade de Vigo Email:
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INDICE 1.- ASPECTOS GENERALES 2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES 3.- OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
1.- ASPECTOS GENERALES
• 1.1.- Solicitud de patente y patente como objetos del derecho de propiedad – Bienes susceptibles de valoración económica: efectos – Encuadre en la LP y remisión a otras normas: TABLA 1
• 1.2.- Régimen de la cotitularidad – Especialidades del art. 72.2 LP – Nota específica para concesión de licencias: art. 72.3
• 1.3.- Régimen de la expropiación – Finalidad de la expropiación: art. 73.2 – Remisión legal: art. 73.3
1.- ASPECTOS GENERALES
• 1.4.- Usufructo – Mención: art. 74.1 LP. Remisión: arts. 467 y ss CC
• 1.5.- Solicitud de patente y patente como objeto de gravamen – Hipoteca mobiliaria: art. 74.1 LP – Regulación: Ley de 16/12/1954, HM y PSD – Formalización en escritura pública: art. 3 LHM y PSD – Inscripción: sección 4 RBM Madrid. Iter registral • Notificación constitución a OEPM: 74.1 LP
– Régimen de la hipoteca: arts. 45-51 LHM
1.- ASPECTOS GENERALES
TABLA 1
IMPERATIVA
REMISIÓN
REGISTRO
COTITULARIDAD
EN PARTE
392 y ss. CC
53-55.1 RLP
EXPROPIACIÓN
SÍ
LEF
55.1 RLP
USUFRUCTO
NO
467 y ss. CC
55.1 RLP
HIPOTECA MOBILIARIA
NO
LHMPSD
55.1 RLP RBM Madrid
CESIÓN/ TRANSMISIÓN
EN PARTE
CC
53 RLP
Ley 15/2007 DC
LICENCIAS CONTRACTUALES
EN PARTE
54 RLP
Reg. 316/2014 transferencia
CC
LICENCIAS PLENO DERECHO
SÍ
LP. LICENCIAS CONTRACTUALES
Procedimiento específico
LICENCIAS OBLIGATORIAS
SÍ
LP. LICENCIAS CONTRACTUALES
Procedimiento específico
ANTITRUST
Reg. 330/2010 Acuerdos verticales Reg. 1217/2010 I+D Reg. 1218/2010 especialización
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES
• 2.1.- Conceptos – Cesión – Licencias contractuales. Tipología
TABLA 2
• 2.2.- Normativa aplicable y notas características – – – –
Arts. 74-80 LP Carácter mercantil CC: Contrato CV. Contrato de Arrendamiento Derecho de la competencia
• 2.3.- Forma y publicidad del contrato – Forma escrita: art. 74.2 LP – Registro: art. 79 LP. Idea de oponibilidad: art. 79.2 LP • Regla específica para licencias 79.3. Aplicación LCD.
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES TIPOLOGÍA LICENCIAS CONTRACTUALES
TOTAL O PLENA EXCLUSIVA
PARCIAL
NO EXCLUSIVA
EXCLUSIVA ORDINARIA EXCLUSIVA REFORZADA
LA LICENCIA DE PLENO DERECHO
PRESUNCIONES: ART. 75 LP (ART. 54.4 RLP)
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES
• 2.4.- Obligaciones de las partes: CEDENTE/LICENCIANTE
CESIONARIO/LICENCIATARIO NO DIVULGACIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA
PAGO DEL PRECIO ESPECIALIDADES DE RETRIBUCIÓN EN LICENCIA. POSIBILIDADES:
KNOW-HOW
NO COMPETENCIA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL LICENCIATARIO - EXPLOTAR LA PATENTE OBJETO DE LICENCIA - MODO DE REALIZAR LA EXPLOTACIÓN
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES
• 2.5.- Responsabilidad del cedente/licenciante: • 2.5.1.- Responsabilidad por evicción: – Fundamento: art. 77 LP conexión con CC – Posible exclusión de la garantía. Excepto caso 77.2 LP – Hipótesis viables: A) Evicción del cesionario/licenciatario de la solicitud de la patente B) Evicción del cesionario/licenciatario de una patente ya concedida - Alcance de la responsabilidad: 77.3 LP. 1478 CC.
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES
• 2.5.2.- Responsabilidad por vicios ocultos – Fundamento: inejecutabilidad de la invención • Caracterización • Conexión con la obligación del art. 76 LP
– Alcance de la responsabilidad: • La inejecutabilidad como vicio redhibitorio del 1484 CC • Aplicación de las acciones del 1486 CC
– La inejecutabilidad como causa de nulidad de la patente. Remisión: art. 112.1 b) LP
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES
• 2.5.3.- Responsabilidad por daños y perjuicios causados – Fundamento: art. 78 LP conexión con TRLGCU – Hipótesis viables: • Responsabilidad frente a terceros • Responsabilidad inter partes
2.- CESIÓN DE PATENTE Y LICENCIAS CONTRACTUALES
• 2.6. Licencias de pleno derecho – Regulación: arts. 81 y 82 LP – Elementos caracterizadores: invitación y reducción tasas • Caso específico: remisión art. 80
• Resumen del Procedimiento: OFRECIMIENTO POR EL TITULAR Efectos: 81.5. 86 No procede: 81.3
NOTIFICACIÓN POR EL INTERESADO ¿Cómo? 82.1
RETIRADA DEL OFRECIMIENTO. Art. 81.2
RÉGIMEN JURÍDICO. BASE: 81.4 UTILIZACIÓN DE LA INVENCIÓN. 82.1, 2 COMPENSACIÓN. 82.3 intervención Registro: fijación y/o modificación
3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
• 3.1.- Obligación de explotar – Regulación: arts. 83-85 LP – ¿Quién, dónde, cómo y cuándo? – Justificación de la explotación • Art. 84 LP desarrollado por art. 37 RLP
• 3.2.- Licencias obligatorias – Regulación “sustantiva”: • Requisitos: arts. 86-90 • Régimen: arts. 101-107
– Regulación del procedimiento: arts. 91-100
3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
• 3.2.1.- Regulación sustantiva: requisitos • Requisitos cumulativos Licencias obligatorias – 1) Patente no ofertada como licencia pleno derecho – 2) Supuestos previstos en LP: nombrados art. 86; regulados:
a) Falta explotación de la invención patentada (87) Requisito de plazo (83). 3 opciones. Las “Excusas legítimas” (87.2)
b) Necesidad de la exportación (88) Requisitos y finalidad. Forma.
c) Dependencia entre patentes o entre patentes y derechos de obtención vegetal (89) Primer requisito: 89.1 y 2. Patentes químicas/farmacia 89.3 Segundo requisito: 89.4 Régimen jurídico: titular patente anterior (89.5); contenido (89.6)
d) Motivos de interés público para la concesión (90) Requisito: el interés público: 90.2, I y II. Forma. Regla 90.5 LP
3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
• 3.2.1.- Regulación sustantiva: régimen licencias obligatorias – Normativa supletoria: licencias contractuales. 106 LP – Licencias No exclusivas: art. 101 – Comprende adiciones: art. 103 – Remuneración adecuada. Regla general: 101.2 • Reducción remuneración por vulneración ppio. Buena fe (102.2) • Posibilidad modificación remuneración (u otras condiciones) (105)
– Posibilidad cesión: art. 104.1 • No posibilidad de sublicencias: art. 104.2
3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
• 3.2.2.- Procedimiento Licencias obligatorias • a) Fase de mediación: objetivo (91.1) SOLICITUD DE MEDIACIÓN
NO ACUERDO NEGOCACIONES PLAZO 2 MESES PRÓRROGABLE
NO ACEPTACIÓN COMUNICACIÓN INTERESADOS
RESOLUCIÓN REGISTRO PLAZO 1 MES ACEPTACIÓN
ACUERDO
EFECTOS DEL ACUERDO:
SUSPENSIÓN DE LA ADMISIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS
3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
• b) Fase de solicitud de licencia obligatoria ¿Cuándo procede? SOLICITUD DE LICENCIA OBLIGATORIA TRASLADO A SOLICITANTE DE LA CONTESTACIÓN
INICIO EXPEDIENTE
TRASLADO A TITULAR Plazo contestación 1 mes NO CONTESTACIÓN POR TITULAR Efecto: 97.2
RESOLUCIÓN DENEGANDO LICENCIA CONTENCIOSO Efectos RESOLUCIÓN OTORGANDO LICENCIA
CONTENIDO RESOLUCIÓN FAVORABLE 97.3 y 97.4
3.-OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR Y LICENCIAS OBLIGATORIAS
• 3.3.- Licencias obligatorias del Reg. (CE) 816/2006 • Finalidad del Reglamento: art. 1 – Supuestos en los que procede – Países importadores habilitados: art. 4
• Régimen específico de esta licencia obligatoria: – No exclusiva – Condiciones: art. 10, aptos. 2-9 del Reg. 816/2006
• Procedimiento solicitud y concesión NEGOC. PREVIAS (ART. 9)
SOLICITUD (ART. 6)
COMPROBACIÓN AUTORIDAD COMPETENTE (ART. 8 Y ART. 11)
DERECHOS TITULARES (ART. 7)
