Autores: Daniel Barrón Pastor y Norma García Calderón Conceptos básicos de Gestión de Tecnología y Propiedad Intelectual para investigadores y emprendedores científico tecnológicos

Conceptos básicos de Gestión de Tecnología y Propiedad Intelectual para investigadores y emprendedores científico tecnológicos Autores: Daniel Barrón Pastor y Norma García Calderón

Conceptos básicos de Gestión de Tecnología y Propiedad Intelectual para investigadores y emprendedores científico tecnológicos Autores: Daniel Barrón Pastor y Norma García Calderón

INSTITUTO POTOTSINO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLÓGICA, A.C.

CIENTÍFICA

IPICYT

D.A.R. 2014. Conceptos básicos de Gestión de Tecnología y Propiedad Intelectual para investigadores y emprendedores científico tecnológicos”. Daniel Barrón Pastor y Norma García Calderón, IDi4Biz®, consorcio conformado por el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY), el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT), el Instituto de Ecología, A.C. (Inecol) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav).

Este documento pertenece al consorcio IDi4Biz®. La reproducción o traducción de esta obra requiere permiso por escrito de la institución que lo edita. Pueden reproducirse sin autorización pequeños fragmentos del texto y figuras aisladas, siempre que se den los créditos correspondientes. © Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Calle 43 # 130, Col. Chuburná de Hidalgo, C.P. 97200, Mérida, Yucatán, México. Centro Público de Investigación Conacyt. ISBN: 978-607-7823-26-1 Primera edición: diciembre de 2014. Autores: Daniel Barrón Pastor, Norma García Calderón Cuidado editorial: Garbiela Herrera Martínez Diseño gráfico, editorial e ilustraciones: Paola Marfil Lara Impreso y hecho en México

Índice Prefacio

11

Contexto Histórico

13

Capítulo 1. Conceptos básicos de Gestión de Tecnología

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1.1 Ecosistemas de innovación

27



1.2 Modelo de gestión/evaluación de tecnología 

30



1.3 Modelo de gestión de tecnología IPICYT

34



Identificación de proyectos

36

Vigilancia tecnológica

37



Desarrollo de proyectos científico-tecnológicos

44



Protección de la Propiedad Industrial (PI)

44



Transferencia y Comercialización de tecnología

49

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Índice



52

Asimilación de tecnología



1.3 Conclusiones 

57



1.4 Bibliografía

59

Capítulo 2. Conceptos básicos sobre Propiedad Intelectual

63



2.1 Figuras legales que ampara la Ley de Propiedad Industrial 

66



2.2 Signos distintivos

69



2.3 Patentes

74



Patentabilidad de invenciones en México

77



Requisitos de Patentabilidad

77



Fases de la Tramitación de una Solicitud de Patente en México

79



Partes de un documento de Patente

80



Tratados internacionales y patentabilidad en otros países

81



2.4 Búsqueda de anterioridades

85



2.5 Conclusiones

91



2.6 Bibliografía sugerida

93 10 de 21

Prefacio

E

l presente manual ha sido realizado con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), a través de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Mención especial merece el liderazgo, confianza y constante impulso de los Directores Generales de los Centros partícipes del Consorcio IDi4Biz®; Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT), Dr. David Ríos Jara; Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY), Dr. Felipe Sánchez Teyer; Instituto de Ecología, A.C. (Inecol), Dr. Martín Aluja Schuneman Hoffer, y Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, (Cinvestav), Dr. René Asomoza y Palacio, a través de los cuales, se hace extensivo el agradecimiento a sus respectivos equipos y personal de Administración y Vinculación. Conceptos básicos de gestión de tecnología y propiedad intelectual para investigadores y emprendedores científico tecnológicos introduce de una manera breve y concisa a estos dos temas que están influyendo cambios en la forma de desarrollar los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) al interior de instituciones académicas, empresas, y el cual puede ser de utilidad para la formación de emprendedores de base tecnológica. 11 de 21

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Prefacio

En la sección de “conceptos básicos de Gestión de Tecnología”, se presentan conceptos como: Ecosistemas de innovación, el modelo readiness level usado por las principales agencias aeroespaciales, de defensa y energía del mundo (el cual se sigue diseminando en diversas industrias) y culmina planteando un modelo básico de gestión de tecnología y su metodología para la identificación de proyectos, vigilancia tecnológica, propiedad intelectual, transferencia y asimilación de tecnología, la cual ha brindado excelentes resultados en cuanto a hacer más eficiente y reducir los riesgos asociados a la I+D+i. En la sección de “conceptos básicos de Propiedad Intelectual, se presentan las diferentes figuras de propiedad intelectual y posteriormente se hace una presentación más extensa de la protección de signos distintivos, patentes y sobre el desarrollo de búsqueda de arte previo, útil tanto para la evaluación de protección como para el desarrollo de estudios de vigilancia y prospectiva tecnológica.

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Contexto Histórico

M

ira a tu alrededor y observa las cosas que te rodean. Ahora, quita todo aquello que use o requiera electricidad, petróleo o acero para producirse; quita el internet, las computadoras, la televisión, el teléfono, el radio; quita los automóviles, los camiones y los aviones; quita los plásticos, las fibras sintéticas, los fertilizantes y pesticidas químicos; quita los antibióticos y la mayoría de las medicinas alopáticas… Hace un siglo no existía la mayoría de las cosas que usas y conoces hoy. Pero, ¿qué, por qué y cómo ocurrió? ¿De dónde salieron tantas cosas… en tan poco tiempo?:

A inicios de Siglo XIX (1800’s) en Prusia (hoy Alemania), dentro de las muchas medi­ das para salir del subdesarrollo y el atraso tecnológico en la naciente revolución industrial, comenzó el primer programa de educación básica obligatoria y se fundó la primera universidad de investigación disciplinaria para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ambas innovaciones en el sistema y la forma de educar desplazaron a los modelos renacentistas y fueron adoptados en Europa y Estados Unidos durante ese siglo. El efecto de estos programas fue la formación cultural de la población en su conjunto, el desarrollo de mano de obra calificada y especializada para la naciente industria y la formación de científicos y académicos que, en conjunto, aceleraron la adopción y la evolución de la revolución industrial a través de la adaptación de 13 de 21

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Contexto Histórico

conocimientos para resolver necesidades (Geuna, 1996). El éxito basado en la educación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industrialización trajeron a inicios del Siglo XX, nuevamente en Alemania, seguida por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Japón, la creación de los centros y programas de investigación especializados8. En estos centros aumentó la concentración de recursos económicos e investigadores y se aceleró aún más la producción de conocimiento y aplicaciones tecnológicas en todas las áreas de las necesidades humanas9. Si bien, la mayoría de los descubrimientos e invenciones fueron creadas con fines pacíficos, es en el ámbito militar, arropados por la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde los gobiernos crearon programas de I+D masivos, normalmente asociados a consorcios industriales, donde evolucionaron rápidamente la petroquímica, los transportes de combustión interna (aviones, barcos, submarinos, automóviles, camiones, etc.), la manufactura modular, los sistemas logísticos (embarque y distribución de personas y productos), las telecomunicaciones, etc… hasta el “Proyecto Manhattan”, donde participaron alrededor de 130 000 personas en el desarrollo de la bomba nuclear, que marca el final de la guerra, el “triunfo” del paradigma de las economías de escala (entre más grande y más masivo, los sistemas son más eficientes) y la importancia de la educación, la ciencia, la tecnología, así como su implementación industrial y social en la definición de los ganadores y derrotados durante siglo y medio. Tras la Segunda Guerra, más allá de las diferencias político-ideológicas (capitalismo, socialismo, comunismo o sistemas mixtos) y el establecimiento de la “Guerra Fría”10; en la mayoría de los países del mundo existía la noción de Çque el desarrollo de las naciones dependía de la capacidad de desarrollo económico-social masivo, por lo que los países, en la medida de sus posibilidades, fueron implementando instituciones y empresas cada vez más grandes…

8 Ejemplos de estos centros de investigación son: en Alemania, el Kaiser Wilhelm Gesellschaft (1911, hoy denominado como Max Planck Institut); en Francia, el Luis Pasteur (1888), el Institute del Radium (1911); en Estados Unidos General Electric (1892); y los laboratorios Bell (1925), en Japón, el Riken (1917), etc. 9 En esta etapa se desarrollan en el área científica, por ejemplo, la teoría cuántica, la teoría de la relatividad, la teoría atómica, la química analítica y la síntesis fina, la biología celular, la bioquímica y la genética, la medicina alopática, etc. En el área tecnológica se desarrollan y mejoran aplicaciones de la electricidad, los motores de combustión (que hacen posible el desarrollo automotriz, la aviación, etc), la petroquímica, los plásticos y muchísimos inventos más ( http://inventors.about.com/ od/timelines/a/twentieth.htm) En las políticas para la reconstrucción y el desarrollo de los Estados resultantes de la Segunda Guerra se forman las alianzas transoceánicas (ONU, US-Plan 10 Marshall-OCDE-NATO y URSS- COMECON-Pacto de Varsovia) y posteriormente las alianzas regionales por parte de los países emergentes (Mercosur, Iberoamérica, Liga Árabe, Liga Africana, OPEP, etc.)

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Contexto Histórico

Se establecieron las instituciones de educación superior masivas11, grandes proyectos de I+D, entre los que destacan los denominados como la revolución verde, la carrera espacial y el proyecto “Apollo”, que logró poner a los primeros hombres en la Luna, entre otros12. Asimismo, el desarrollo industrial se volcó a la capacidad de producir y comercializar masivamente. Los programas tecnológico-industriales de los tiempos de guerra fueron adaptados por emprendedores para el desarrollo de aplicaciones domésticas y comerciales que fueron aterrizando gradualmente en los hogares en forma de focos, refrigeradores, lavadoras, radios, televisiones y demás aparatos eléctricos; detergentes, cosméticos, medicinas, fertilizantes, plásticos, fibras sintéticas y demás artículos de la industria química; medios de transporte, como automóviles, motocicletas, aviones comerciales, además de un sinnúmero de inventos útiles e inútiles que se ofrecían en venta. La humanidad se adaptó paulatinamente a un nuevo estilo de vida basado en la producción, la comercialización y el consumo masivo trasnacional, creado por esa generación de jóvenes. Sin embargo, la bonanza de la posguerra terminó. Hacia finales de la década de 1960, a la par que el hombre llegaba a la Luna, florecieron las revueltas juveniles exigiendo cambios profundos en la forma de ser incluidos política, económica y socialmente. Luego vinieron tiempos de crisis económica, energética y social que provocaron restricciones económicas en ambos bandos en conflicto de la Guerra Fría13, mostrando las paradojas de las economías de escala y “lo masivo” que todavía hoy enfrentamos. Mientras las naciones ganadoras de la Segunda Guerra estaban enfrascadas en la Guerra Fría, las naciones en desarrollo fueron generando estrategias para alcanzar a las potencias. Usando políticas basadas en educación,

11 En esta etapa, se crearon muchas instituciones de educación superior e investigación, muchas de ellas muy grandes. Por ejemplo, destacan por su tamaño la Sorbona en Francia, el sistema estatal de universidades en Estados Unidos y en México la UNAM y el IPN. (Para saber más sobre la evolución de la educación superior, ciencia y tecnología en México ver Caja 1). Cabe señalar que los grandes proyectos de I+D se desarrollaron en el marco de la Guerra Fría entre los aliados de la OTAN (Estados Unidos12 Europa Occidental-Japón, etc.) y el bloque soviético (URSS-Europa Oriental-Asia Central), por lo que en ambos bandos se produjeron grandes proyectos tanto militares como con fines de desarrollo económico y social. Entre 1970 y 1990, en resumen: Los aliados de la OTAN modificaron su modelo económico-social a uno más restrictivo en las funciones del Estado (“el 13 nuevo orden mundial” de Reagan-Thatcher) y que derivó en lo que hoy se conoce como Neoliberalismo. Por otra parte, el sistema y la alianza soviética colapsó económica y políticamente, lo que derivó en la ruptura del bloque y una crisis generalizada. Por último, los países en desarrollo y subdesarrollados, que también vivieron tiempos de crisis extremas, lograron atraer inversiones para el desarrollo de industrias maquiladoras, mano de obra intensiva, debido a los bajos sueldos y la cercanía de las materias primas. El resultado, muy en lo general, fue que las naciones del mundo transitaron hacia una apertura económica y política al Occidente, lo que llevó a un largo proceso de adaptación política, económica y social a nivel global, hoy conocido como globalización.

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Contexto Histórico

desa­rrollo tecnológico y cultural, acompañado de creación de empresas y fortalecimiento al desarrollo industrial, además del buen uso de los créditos para la reconstrucción, dieron forma al resurgimiento del Japón y Alemania occidental como potencias. El “milagro japonés” logró que en tres décadas su nación volviera de sus cenizas a posicionarse como potencia económica y tecnológica inundando los mercados del mundo con productos de bajo costo, incluyendo sus aplicaciones electrónicas, químicas, motores, etc. Los alemanes, por su parte, reconstruyeron su industria química, automotriz, electrónica y se distinguieron por productos de tecnológicos de muy alta calidad. En ambos casos, el éxito de la reconstrucción fue basada en la educación de la población, en crear y atraer empresas para fortalecerse con el recurso humano disponible y en generar sinergias entre las universidades y las industrias para desarrollarse juntos. Es en esta situación de reconstrucción que las instituciones de educación superior vuelven a adaptarse para contribuir más en la competitividad económica y de la sociedad, a través de trabajar en conjunto con la industria y la política por el bien común14.

Caja 1: Breve reseña de la Educación Superior, Ciencia y Tecnología en México En México, la Universidad Pontificia se erige en 1551, pero el modelo humboldtiano de universidad de investigación disciplinaria, así como el sistema politécnico (que extienden sus raíces en el Siglo XIX), lograron empezar a implantarse hasta la época post-revolucionaria en la primera mitad del Siglo XX. Con la reforma educativa del Presidente Lázaro Cárdenas y la llegada de los exiliados españoles, se fortalecen y crean más centros de investigación disciplinaria, principalmente al interior de las universidades existentes. Los centros y programas especializados de investigación iniciaron su imple-

14 En países en desarrollo como México, Brasil, Corea del Sur, etc., se logra que muchas industrias —mano de obra intensiva— inicien una migración buscando mano de obra calificada a menor costo, dando pie a las industrias manufactureras. Asimismo, se desarrolla una migración de empresas de servicios. Sin embargo, sólo en el caso de Corea del Sur logran desarrollar a sus industrias manufactureras a industrias basadas en conocimiento, como Samsung, LG, Hyundai, Kia, etc. que hoy pelean en los mercados globales.

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Contexto Histórico

mentación hacia finales de los años 60’s y en diciembre de 1970 se funda el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) quien al operar la política científica nacional, crea una red de centros de investigación científica, tecnológica y humanística descentralizada en el territorio nacional, entre muchas otras actividades. El 24 de noviembre de 2000 se crea el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), el cual se integra a la red de centros públicos de investigación del Conacyt en 2002, como el centro número 27 y el último que se ha fundado. En 1994 entre muchos eventos, México entró a la OCDE y desde entonces ha sido evaluado y se le han brindado recomendaciones para mejorar el desarrollo económico nacional. Entre los muchos temas económicos del cual se han emitido recomendaciones, para este caso, son relevantes los relacionados a la educación, la investigación científico-tecnológica y el fomento a la innovación. En el reporte 2012 sobre México, la OCDE muestra que en el ámbito de la innovación, México se encuentra en el último lugar de los países miembros de la OCDE en casi todos los indicadores, incluyendo presupuesto, producción de artículos y solicitud/otorgamiento de patentes. (Fig. A). Destacan sus recomendaciones sobre la necesidad de incrementar el presupuesto, garantizar la continuidad de políticas, mejorar la ejecución y claridad de los programas de apoyo y evaluar la creación de programas para fortalecer el desarrollo de los ecosistemas de innovación, puntualmente para incubadoras, OTTs, inversionistas y asociaciones de capital de riesgo. Por otra parte, señala positivamente que se estén desarrollando políticas para el desarrollo de vínculos entre la industria y las IES, el establecimiento del programa PROINNOVA como mecanismo de asignación de financiamiento directo y competitivo, y que se estén estableciendo Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) para facilitar la comercialización de la I+D y la creación de empresas tecnológicas (tipo spin off).

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Contexto Histórico

Fig. A. Desempeño de México en Ciencia e Innovación 2010 Los cinco valores máximos y mínimos de la OCDE

Valores medios de la OCDE

Media de la OCDE=100

México

200

Mitad superior de la OCDE Mitad inferior de la OCDE

150 100 50 0 Artículos en el primer caurtil de publicaciones periódicas especializadas

Gasto empresarial en I+D (% del PIB)

Familias de patentes triádicas

Índice de factibilidad para iniciar empresas

Gastos en I+D pública financiada por la industria (% del PIB)

Tasa de doctorados en ciencia e ingeniería

a. “México muestra un muy pobre desempeño en ciencia e innovación (véase la gráfica 1). En 2009 el gasto interno bruto en investigación y desarrollo (I+D) del país representó apenas el 0.44% del PIB, el porcentaje más bajo de la OCDE (prácticamente la mitad de lo que invierte Turquía, con 0.85% del PIB, y muy por debajo de países como Corea, con el 3.6%, Finlandia, con el 4%, o Israel, con el 4.3%). Especialmente, la inversión empresarial en I+D es reducida. De ahí que fomentar la innovación sea esencial para impulsar la productividad y crear nuevas fuentes de crecimiento. Diversos factores explican la debilidad de la innovación en México. Entre ellos se incluyen un marco legal deficiente y limitaciones de gobernabilidad en el sistema de innovación. Sin embargo, actualmente el país realiza esfuerzos para superar esas debilidades. Dos áreas de interés particular son la comercialización de la investigación pública y la creación de condiciones para el emprendimiento innovador.” Texto de “México, Country profile”, OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012 OECD 2012

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Contexto Histórico

Hacia inicios de 1980, en medio de la crisis, en Estados Unidos y el Reino Unido se retoman los casos de éxito japonés y alemán e iniciaron un proceso de reformas que posibilitaran replantearse ante la Guerra Fría y retomar el paso en el desarrollo económico. Dentro de todo el proceso de reforma, se generaron políticas educativas y económicas para fomentar la creación y desarrollo de las empresas, con especial atención, la proliferación de las industrias de servicios y la nueva ola de empresas basadas en conocimiento. Concretamente para los “emprendedores” tecnológicos se generaron apoyos para el desarrollo de invenciones, el fortalecimiento de las industrias basadas en conocimiento y la creación de empresas de base tecnológica desde las universidades, centros de investigación, etc. De estas iniciativas es de donde nacieron y se desarrollaron empresas como Intel, Microsoft, Apple, Dell, etc., que gradualmente implementaron el uso de las computadoras personales en todo el mundo8 y desarrollon nuevos campos tecnológico-económicos relacionados a los microprocesadores, microelectrónica, telecomunicaciones, software, informática, etc., con lo cual inició una nueva era tecnológica que exige en las décadas siguientes a la humanidad en su conjunto a adaptarse y cambiar profundamente las formas de hacer, aprender, comunicarse y sobrevivir9. En ese contexto, las instituciones de educación superior son exigidas a desarrollar una nueva adaptación para contribuir más en la competitividad económica y de la sociedad, a través de aprender a desarrollar tecnologías y empresas tecnológicas además de continuar el trabajo en conjunto con la industria y la política por el bien común. Pero, las computadoras fueron seguidas por la internet. A inicios de los 90’s, algunos académicos empezaron a interconectar sus computadoras, a comunicarse por correos electrónicos, envíos de datos, etc. La integración del internet transformó la computación personal a una red global en apenas dos décadas, modificando el sistema económico-social profundamente. Se transformó la producción, la logística, la comercialización, la comunicación humana, etc. El cambio de paradigma destruyó y creó industrias completas10 y modifica los mecanismos de inte­ racción económica, social y cultural, cambiando a la civilización nuevamente.

8 Ver Caja 2: Conjunto de iniciativas de política científica en Estados Unidos implementadas desde 1980. 9 Algunos autores, como Alvin Toffler, Jeremy Rifkin, etc., señalan que el final de la Guerra Fría y el colapso del bloque soviético frente a la OTAN, se deriva —al menos parcialmente— de la brecha tecno-económica que provocó la implementación de las computación en los sistemas productivos de la década de los 80’s. 10 Por ejemplo, entran en desuso el telégrafo, el correo físico, la fotográfica química, etc. Se transforman radicalmente las industrias de logística (DHL, UPS, Fedex, etc), de cultura y entretenimiento (musical, cine-video, literatura, etc.), de comercialización directa (tipo amazon), el sistema bancario-financiero, entre otras.

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Contexto Histórico

Entre las pocas cosas que no han cambiado en dos siglos, están la creencia y la esperanza de que los jóvenes, a través de la educación, la ciencia y la tecnología, generen los inventos del futuro, instituciones más justas y las empresas que generen empleos y riqueza a las naciones y sus personas. Ustedes, son el motivo que nos hace desarrollar este texto.

Caja 2: Principales modificaciones del marco legal relacionadas a la investigación y desarrollo en Estados Unidos desde 1980 (Cooper SF,a Bozeman 2000)b 1. En octubre de 1980 se promulgó Stevenson-Wydler Technology Innovation Act (Ley Pública Estados Unidos #96-480), la cual obliga a los laboratorios federales de Estados Unidos a participar en actividades de transferencia de tecnología y facilitar el acceso de organizaciones no gubernamentales a las tecnologías de dichos laboratorios. Incluso menciona que un porcentaje del presupuesto tiene que generarse al interior de dichos laboratorios por actividades de transferencia de tecnología (Schacht, 2000)c. 2. En diciembre de 1980 se promulgó Bayh-Dole Act (Ley Pública Estados Unidos #96-517) la cual uniforma la política federal de patentes permitiendo las universidades y las empresas patentar invenciones financiadas con dinero federal y retener las regalías derivadas de las patentes generadas, fomentando con ello la producción de patentes en las universidades, el licenciamiento de esas patentes a empresas y la formación de empresas derivadas de dichas patentes desarrolladas en las universidades (Sampat, 2006). 3. En julio de 1982 se promulgó Small Business Innovation Development Act (ley 96-480), la cual señala que las agencias federales deben invertir en Investigación y desarrollo realizado en

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Contexto Histórico

pequeñas y medianas empresas (con menos de 500 empleados) para poder determinar la factibilidad de nuevas ideas, funcionando como un inversionista de “venture capital” financiado desde el Estado, con el objeto de incrementar la comercialización de innovaciones derivadas de inversiones federales. Algunas de las empresas financiadas por este programa son Apple, Chiron, Google, Compaq, Dell, Federal Express, entre muchas otras (Lerner, 1999)d. 4. En 1984 se promulgó National Cooperative Research Act (Ley 98-462), la cual establece una excepción en el marco legal antimonopolio (antitrust) para el desarrollo de asociaciones (joint ventures) con fines de investigación y desarrollo tanto entre empresas como de empresas con universidades, centros de investigación y agencias federales para incrementar la cooperación y la competitividad (DeCourcy, 2002)e. 5. En 1986 se promulgó Federal Technology Transfer Act (Ley 99-502), la cual permite a los laboratorios nacionales a desarrollar acuerdos y asociaciones (joint ventures) para el desarrollo de investigación. Asimismo, brinda el marco legal para que estas instituciones puedan licenciar las tecnologías desarrolladas y promueve la comercialización de tecnología federal (Bozeman 2000). Cabe señalar que entre 1989 y 1991 se promulgaron las leyes 101-189, 101-510 y 103-160, las cuales extienden la ley 99-502 a laboratorios militares y de defensa, para el desarrollo de aplicaciones de defensa en aplicaciones industriales (Bozeman, 2000). a  http://www.apec-smeic.org/_file/daegu/14%20USA.The%20Small%20Business%20Innovation%20Research(SBIR)_USA.pdf b http://archive.cspo.org/_old_ourlibrary/documents/Tech%20Transfer%20Pub%20Pol.pdf c http://www.ipmall.info/hosted_resources/crs/RL30320.PDF d http://enterprise-europemalta.com/Portals/0/documents/SBIR.pdf e http://www.trinity.edu/departments/economics/DeCourcy_files%5Cmwiegs02.pdf

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Conceptos básicos de Gestión de Tecnología

Capítulo 1

1.1   

L

a importancia de la educación e investigación científica y tecnológica en los cambios que han ocurrido en los últimos dos siglos ha provocado el desarrollo de disciplinas que mezclan el conocimiento y experiencias económicas, políticas, sociales y culturales con el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología. Destacan la economía, la política, la filosofía y la historia de la ciencia y la tecnología, donde se estudia la situación, el quehacer, el impacto y la prospectiva de ellas a través de los marcos teóricos de cada ciencia humanística. Por otra parte, durante el desarrollo de los grandes proyectos científicos y tecnológicos del Siglo XX y lo que va del XXI, de forma más empírica y operativa, mezclando el conocimiento y experiencias de las organizaciones y su administración, se ha desarrollado la gestión de la tecnología11. La gestión de la tecnología es una disciplina académica que describe, analiza y propone modelos para hacer más eficiente la selección, la evolución y la implementación de los desarrollos científicos en aplicaciones tecnológicas e innovaciones para su uso por la sociedad y sus instituciones. En la práctica, la principal función del consultor en

11 En Ingles, Innovation management (o) Technology management

Capítulo  1 -

gestión de la tecnología es identificar, evaluar y emitir recomendaciones para mitigar los riesgos técnicos, económicos, legales y organizacionales en los procesos de selección, evaluación, desarrollo, transferencia y asimilación de la tecnología durante la evolución del conocimiento científico en aplicaciones tecnológicas y estas, a su vez en innovaciones. Cabe señalar que una invención científica refiere al descubrimiento y desarrollo de una idea o concepto, puede ser útil en el futuro o no serlo, su función es describir y explicar fenómenos de la naturaleza o de la manipulación de la naturaleza. La invención tecnológica, por su parte, refiere al desarrollo de aplicaciones derivadas de la integración de cierto conocimiento científico, busca ser útil para un propósito y hace algo, pero puede ser utilizada en el futuro o no. Finalmente, una innovación es un bien económico, tangible o intangible, que integra conocimiento científico, utilidad tecnológica y es transferido o comercializado a alguna parte de la sociedad o sus instituciones para su uso.12 Podemos visualizar el proceso de la innovación como un sistema de filtros o un embudo (Fig. 1). Al inicio hay millones de piezas de conocimiento e ideas, pero sólo una pequeña parte de ellas son útiles para integrar algo que pueda ser útil, que requiere construirse y probarse para llegar a ser una aplicación tecnológica. Pero hay miles de formas de matar una mosca. El número de aplicaciones que existen en el mundo para resolver un problema irá en aumento de acuerdo a la urgencia de atención que requiere la necesidad que atiende. Pero sólo unas pocas aplicaciones podrán llegar a ser una innovación y ser utilizadas por la sociedad. Aquellas invenciones tecnológicas que resuelvan de mejor manera la necesidad, a menor costo y que utilicen canales de distribución y comercialización idóneos podrán llegar a sobrevivir hasta llegar a ser ofrecidas en el mercado. Pero al llegar al anaquel del supermercado, aquel invento superpoderoso tiene que ser comprado por primera vez para convertirse en una innovación, tiene que ser comprado muchas veces para ser económicamente viable y muchas más para generar ganancias. De los cientos de aplicaciones tecnológicas que iniciaron la carrera por convertirse en innovaciones, sólo un puñado llegará a la meta y sólo los casos excepcionales serán los nuevos Google, Apple, etc.

12 Martin, Michael J.C., Managing Innovation and entrepreneurship in technology-based firms, John Wiley & Sons Inc., US, 1994.

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Capítulo  1 - 

Capítulo 1

De forma general, para la selección de las tecnologías o negocios tecnológicos que pueden llegar a ser factibles, se han desarrollado metodologías para ir evaluando el tipo de proyectos de acuerdo a su estado de desarrollo. Por ejemplo, se muestra un gráfico desarrollado por Alfonso Cruz, de la Universidad Católica de Chile, donde se mezcla la idea del embudo de las ideas y diferentes procesos de filtrado (abajo) que implican la selección de los proyectos. (Fig. 1) Figura 1. El embudo de las ideas13 Identificación de oportunidades (nuevas ideas) Desarrollo de conceptos

Modelo de negocios Desarrollo

Filtro de ideas

Filtro de conceptos

Filtro de factibilidad comercial

Prueba y validación

Filtro de factibilidad técnica

Comercialización/ Implementación

Estrategia de lanzamiento

13 Alfonso Cruz, Universidad Católica de Chile, http://www.claseejecutiva.cl/blog/2011/03/la-innovacion-se-puede-gestionar/

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1.2    1.1 

Ecosistemas de innovación En la vida uno nace y muere solo, en el camino que transitamos entre estos dos puntos es cuando lo seres humanos nos acompañamos.

Luis Gabriel Carrillo Navas14 14 http://musicahistoriayarte.blogspot.mx/2011/12/algunos-pensamientos-de-luis-gabriel.html

L

a ciencia, la tecnología y la innovación son producto de la actividad y las interacciones humanas, forman parte, se nutren y modifican la situación histórica en la que emergen. Son parte de un sistema complejo que aprende, se adapta y busca la contradicción de los paradigmas vigentes para la construcción de algo nuevo… forman parte de un ecosistema. 15 Al interior del ecosistema de la innovación, diferentes instituciones y personas interactuamos adaptativamente para el desarrollo de proyectos científico-tecnológicos y su comercialización. (Fig. 2) 15 Para adentrarse en la epistomología de los sistemas complejos, se recomienda iniciar con Edgar Morin.

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Capítulo  1 - Ecosistemas de innovación

Figura 2. Modelo de Ecosistema de innovación16 Demanda Consumidores y productores

Condiciones Marco Reglas financieras Impuesto

Empresas

Movilidad del trabajo

Empresas grandes (Multinacionales)

Incentivos Internacionales Emprendimiento

SMEs Spin-offs y emprendedores

Interacciones Políticas de investigación Organizaciones Agentes de transferencia del conocimiento

Reglas

Sistema de educación e investigación Entrenamiento vocacional Universidades Organizaciones públicas de investigación

ICT

Reglas financieras

Infraestructura Derechos de propiedad intelectual

Asesorías de innovación

Estándares

En el modelo que proponemos, asumimos que el desarrollo de proyectos es una tarea que requiere hacerse en equipo, de acuerdo a las capacidades y posibilidades de participación e interacción de cada uno de los actores que integramos el ecosistema, donde, en cada proyecto de investigación, desarrollo tecnológico e innovación se desarrolla en, entre, con y a veces a pesar del ecosistema en el que se forja. Cada etapa de desarrollo de un proyecto requiere y es producto de la interacción (y ojalá sinergia) de las capacidades institucionales y personales de los actores que confluyen para su realización: es un trabajo en equipo.

16 Berner, 2001.

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Capítulo  1 - Ecosistemas de innovación

Bajo esta premisa, cada etapa de cada proyecto de investigación, desarrollo tecnológico e innovación debe ser realizada por más de un actor (persona o institución). Sus interacciones pueden ser a través de asesorías, colaboraciones, transferencia de conocimiento o tecnología, inversiones, formación de empresas, alianzas (joint ventures), entre otras, dependiendo el tipo y la etapa de desarrollo de cada innovación a desarrollar. (Fig. 3). Es decir, la investigación e invención científica, así como parte del desarrollo tecnológico, pueden desarrollarse y encontrar recursos (humanos y económicos) suficientes al interior de un centro de investigación o universidad. Sin embargo, al adentrarnos en la prueba de concepto, prototipado y diseño de manufactura, son los spin offs y/o las empresas de desarrollo tecnológico las que tienen mayor posibilidad de contar y/o encontrar recursos suficientes para el desarrollo de estas etapas. En la medida que una invención tecnológica se acerca a la comercialización para el usuario final y/o de forma masiva, se requieren de inversiones fuertes para los incrementos de producción, logística y distribución, crédito y cobranza, mercadotecnia, etc., a las que pocas empresas pequeñas o medianas tienen acceso, por lo que se requierenestablecer alianzas en la cadena de valor o con empresas grandes para poder comercializar los productos a través de sus canales de venta y poder pasar del mercado local al regional, y del nacional al global. Figura 3. Modelo de desarrollo tecnológico secuencial17 Desarrollo

Investigación Investigación Básica

IDEA

Investigación Aplicada

Prueba de concepto

Comercialización Prueba de Eficacia, Manufactura

Evaluación Final/ Regulación PRODUCTO

Organizaciones Públicas de Investigación (Unis, CSIRO, MRIS, CRCs,...) Start up Etapa de Expansión de la Compañía Grandes Corporaciones/Multinacionales

17 Gráfico de AusBiotech 2006 http://www.daff.gov.au/agriculture-food/biotechnology/reports/biotechnology_and_australian_agriculture_-_towards_the_development_of_a_vision_and_strategy_for_the_application_of_biotechnology_to_australian_agriculture/6_developing_the_strategy

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1.1    1.2 

Modelo de gestión/ evaluación de tecnología “Readiness level” In the research and development world, ideas are like schoolchildren. All new technologies must pass through a number of grades before they are declared ready for graduation.

Jim Banke, NASA Aeronautics Research Mission Directorate18

E

18 http://www.nasa.gov/topics/aeronautics/features/trl_demystified.html#.U9A-Q_l5NqU

n 1974, Stan Sadin y muchos colaboradores de la NASA desarrollaron el concepto y metodología del “technology readiness level” (TRL), el cual fue formalmente usado como un estándar para la evaluación de la tecnología para su incorporación en misiones al espacio en 1990, (Banke 2010). La metodología TRS fue incorporada formalmente en los 90’s en Estados Unidos como el método para la evaluación de tecnología por la Fuerza Aérea, el Departamento de Defensa (DoD), el departamento de energía (DoE), la Federación de Administración de la Aviación (FAA) y el Programa de Innovación y Comercialización de Tecnología de Canadá, la Comisión Espacial Europea (ESA),

Capítulo  1 - Modelo de gestión/evaluación de tecnología

etc.19, lo cual ha convertido este modelo en el estándar de evaluación para el financiamiento, transferencia, comercialización e implementación de tecnología para muchas empresas públicas y privadas en el mundo. En general, los niveles de la escala del TRL van desde una idea valorada como “0” y un concepto probado en diversas misiones de vuelo espacial con éxito valorado con un TRS de “9”, como se muestra en la figura 4. Figura 4. “Technology readiness level” (TRL’s)20

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level 20 http://www.nasa.gov/sites/default/files/trl.png

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Capítulo  1 - Modelo de gestión/evaluación de tecnología

El desarrollo de la metodología TRL’s de NASA y su adopción por otras agencias de gobierno, Canadá, Europa y de muchas empresas trasnacionales han hecho que dicha metodología se esté convirtiendo en un estándar internacional, de manera que existen muchos manuales de evaluación disponibles para su análisis y herramientas, por ejemplo:  TRL’S

de US-NASA: https://earthdata.nasa.gov/esdswg/technology-readiness-levels

 TRL’s

de US-DoD: https://www.skatelescope.org/public/2011-11-18_WBS-SOW_Development_Reference_Documents/DoD_TRA_ July_2009_Read_Version.pdf

 TRL’s

DoD calculator: http://www.dtic.mil/ndia/2003systems/nolte2.pdf

 TRL’s

de DoE: http://www2.lbl.gov/dir/assets/docs/TRL%20guide.pdf, https://www.directives.doe.gov/directives-documents/0413.3-EGuide-04a

 TRL’s

de DoE -Renewable energy-Australia: http://arena.gov.au/files/2014/02/Technology-Readiness-Levels.pdf

Asimismo que se han implementado estándares de evaluación para la tecnología a través de los TRL’s, se han ido promoviendo metodologías similares para evaluar las capacidades de manufactura (MC-RL’s), organizacionales (OC-RL’s) y de inversión (I-RL’s), como se muestra en la figura 5. En conjunto, las evaluaciones de RL’s se han convertido en herramientas para la evaluación de las tecnologías, así como de las empresas y sus iniciativas, para su financiamiento, selección como proveedores para establecer alianzas adquisiciones, por lo que se recomienda a los investigadores y emprendedores tecnológicos, el estudio profundo de cada estándar y sus interacciones. 32 de 61

Capítulo  1 - Modelo de gestión/evaluación de tecnología

Figura 5. “Multiple readiness level” (MRL’s) 21

21 http://www.azonano.com/images/Article_Images/ImageForArticle_2978(3).jpg

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1.1    1.3 

D

Modelo de gestión de tecnología IPICYT No hay tarea más hermosa que dedicarse a tender puentes hacia los hombres y hacia las cosas. Sobre todo en un tiempo en el que tanto abundan los constructores de barreras.

José Luis Martín Descalzo

entro de los procesos de investigación y desarrollo señalados en la figura 3 o señalados como TRL’s 1-5, en la figura 4 hemos desarrollado/ensamblado una metodología de gestión de tecnología (Fig. 6) que podría ser útil para centros de investigación, universidades y empresas tipo “spin off-spin out” que pudiesen emerger de ellas. Este modelo de gestión de tecnología se ha implementado en colaboración con algunos investigadores del IPICYT y ha resultado en el desarrollo de I+D de una forma más eficiente en cuanto a uso de recursos (humanos, económicos y tiempo) y provee de invenciones tecnológicas, protegibles por patentes y con mayor posibilidad de ser transferidas tanto por licenciamiento como por la creación de empresas al interior de la institución. Dicho modelo ha sido generado a partir de la fusión de conceptos basados en el modelo de gestión de Gaynor (1998), lo que dicta la norma NMX-GT-003-IMNC-2009, así como algunos aspectos recogidos de manuales de la OCDE, CEPAL, PNUD, WIPO, USPTO, EPO en materia de I+D, desarrollo de proyectos, innovación, patentes y emprendedurismo tecnológico, además de mucha literatura académica, de las organizaciones y la experiencia como emprendedores, asesores de emprendedores y de empresas, desde microempresas a grandes trasnacionales.

Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

El objetivo del modelo de gestión de tecnología que presentamos es:  Fortalecer

la posibilidad de generar invenciones científico-técnicas útiles, protegibles por propiedad industrial y meritorias de publicaciones académicas, que sean transferibles-comercializables y asimilables por terceros, al menor costo/tiempo posible, es decir, eficientemente.

Una de las características principales del modelo es su flexibilidad en cuanto a la disciplina, origen y madurez de los proyectos científico-tecnológicos con los que puede operar. Ha sido probado para el análisis y el desarrollo de invenciones radicales provenientes de ciencia básica (tech-push), así como de invenciones incrementales, provenientes de ciencia aplicada y de desarrollo e integración tecnológica (market pull) (Caja 3). Se han elaborado casos en áreas de biotecnología, nanotecnología, matemáticas aplicadas, química (ingeniería, polímeros, materiales, farmacia, metalurgia, alimentos, etc.), electrónica, entre otras. Asimismo, el modelo ha sido probado con proyectos originados en instituciones académicas, empresas (desde Pymes a grandes trasnacionales) e inventores independientes, así como ante proyectos en diferentes etapas de desarrollo (temprana, intermedia, avanzada o de comercialización) (Fig. 6). Figura 6. Modelo de Gestión de Tecnología Fase Temprana

Fase de Comercialización y adaptación

Identificación de proyectos

Asimilación tecnológica

Vigilancia tecnológica Empresas académicos Inventores Comercialización y transferencia de Tecnología

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Desarrollo de proyectos

Propiedad Intelectual

Fase Intermedia

Fase Avanzada

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Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

A continuación se elaboran cada una de las etapas y procedimientos del modelo de gestión tecnológica que hemos desarrollado:

Identificación de proyectos Desde la perspectiva de Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), el proceso de identificación de proyectos implica la recepción, codificación y comprensión de información tácita y codificada sobre la necesidad a resolver y la solución técnica propuesta por el inventor. Es decir, que a través de la comunicación con el inventor y los documentos escritos o referidos por él (descripción técnica), la persona encargada del proceso de evaluar el proyecto debe comprender la naturaleza de la necesidad y la solución de la propuesta. La necesidad/solución del proyecto es evaluada de forma rápida en términos de:  Novedad

y parámetros de funcionamiento de la solución frente a otras ideas o tecnologías que han sido sugeridas para solucionar dicha necesidad (Análisis del estado de la técnica).

 Existencia

y magnitud del problema/necesidad a resolver e identificar los competidores y sustitutos en el mercado (análisis de mercado).

 Requerimientos

estándares, etc.).

sectoriales para la implementación de innovaciones (comportamiento sectorial, regulatorios,

 Nivel

de madurez de la solución e identificar las pruebas técnicas que se requieren para validar la utilidad/ funcionamiento de la solución planteada por el inventor.

En el proceso de identificación de proyectos, se requiere identificar el tipo específico de análisis que precisa el proyecto para insertarse en el ciclo de gestión de tecnología propuesto. Es decir, puede definir si requiere aplicarse una vigilancia tecnológica y/o de mercado (general o específica), desarrollar estrategias experimentales para validar la utilidad-funcionamiento de la solución, generar estudios de factibilidad de protección por 36 de 61

Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

propiedad industrial, generar estrategias y documentación para la comercialización y asimilación del producto de la investigación.

Vigilancia tecnológica22 Para definir estrategias específicas para evaluar la factibilidad, la validación y el desarrollo de soluciones tecnológicas de forma integral, en el modelo de gestión de tecnología que proponemos se requiere realizar estudios de vigilancia y/o prospectiva tecnológica del cuales emanen sugerencias técnicas y de mercado que incrementen la posibilidad de generar invenciones patentables, que atiendan mercados específicos y, por lo tanto, puedan evolucionar en innovaciones comercializadas. La vigilancia tecnológica es un estudio que puede ayudar a la toma de decisiones, de una empresa, organización académica, investigador o inventor sobre la factibilidad y pertinencia del desarrollo de proyectos, inversiones, etc., en el ámbito de la tecnología, porque permite conocer las dinámicas de investigación, desarrollo y de mercado e cuanto a:  Las

tecnologías que se están investigando (artículos), protegiendo (patentes) y/o en fase de comercialización (productos y sustitutos en el mercado), así como las líneas de investigación de las principales empresas, universidades y centros de investigación que compiten en el área.

 Las

dinámicas de apropiación/publicación de diferentes empresas e instituciones académicas en diferentes áreas tecnológicas, sus colaboraciones para el desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología.

 Las

tecnologías patentadas que ya son de libre uso y las que implican riesgo de infracción.

22 De acuerdo a la Norma Mexicana NMX-GT004IMNC 2010: “Es un proceso que tiene como fin la búsqueda, detección, análisis y comunicación que oriente a los directivos de la empresa en la toma de decisiones sobre oportunidades y amenazas externas en el ámbito de ciencia y tecnología, que permite visualizar diferentes oportunidades, escenarios posibles y tomar decisiones estratégicas para asignar recursos, desarrollar proyectos tecnológicos, innovar y concretar oportunidades de negocio.”

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Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

 Las

dinámicas y requerimientos sectoriales y de mercado en las cuales tendría que competir la innovación a implementar.

 Puede

ser complementada con análisis bibliométrico, de trayectorias tecnológicas, Due diligence, roadmaps, benchmarking, Triz, Delphi, Priorización jerárquica (AHP), Investigación activa, Entrada-Salida, complejidad y demás metodologías para hacer forecasting tecnológico.

El procedimiento general de una vigilancia tecnológica (Fig. 7) consiste en: 1. Definir los objetivos, metodologías, alcances y tipo de resultados requeridos para evaluar la factibilidad y pertinencia del proyecto científico-tecnológico a desarrollar; 2. generar bases de datos a través de búsquedas del estado de la técnica (patentes, artículos, empresas/productos, reportes de mercado y páginas web relacionadas); 3. filtrar bases de datos técnicas hasta quedarse con los resultados relevantes (filtrado 1); analizar frecuencias de características técnicas en las soluciones similares del estado de la técnica (filtrado 2), y desarrollar análisis de las dinámicas de las características en el estado de la técnica para generar recomendaciones técnicas; 4. filtrar bases de datos de mercado, empresas, productos y sustitutos hasta quedarse con los resultados relevantes (filtrado 1); analizar comportamientos sectoriales, regulatorios, estándares, segmentación de mercados, flujos internacionales/regionales, estrategias de comercialización, etc. para desarrollar recomendaciones sobre el mercado; 5. desarrollar reportes y recomendaciones técnicas y de mercado para la empresa/investigador/inventor/ inversionista, de acuerdo a los objetivos y hallazgos encontrados en la vigilancia tecnológica.

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Figura 7. Procedimiento de Vigilancia Tecnológica Usuario requiere vigilancia tecnológica

Búsqueda de patentes

Definición de objetivos y expectativas

Búsqueda web (Google)

1er Filtrado de patentes relevantes

Búsqueda de artículos académicos y 1er filtrado de artículos relevantes

Detección de productos empresas relevantes

2º Filtrado de patentes relevantes por análisis paramétrico

2º Filtrado de artículos por análisis paramétrico

Situación de mercado dinámica sectorial, etc.

Recomendaciones para I+D de análisis de patentes

Recomendaciones para I+D de análisls de artículos

Situación de mercado sector y producto

Reporte de vigilancia tecnológica

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La vigilancia tecnológica sirve como base para el desarrollo de estudios de prospectiva tecnológica. Puede ser complementada con diversos tipos de análisis de acuerdo a las necesidades del proyecto, de donde surge información y recomendaciones técnicas y de mercado, de características e importancia para la empresa-investigador-inventorinversionista, de acuerdo a los objetivos y hallazgos desarrollados por cada metodología. Entre otras metodologías aplicables posteriormente a la vigilancia tecnológica, se encuentran: 6. Análisis bibliométrico: Se analizan las frecuencias de los datos bibliográficos de las patentes y/o artículos científicos relacionados al tema a investigar. Al analizar bases de datos, se obtienen frecuencias de datos como año de solicitud, publicación, inventores, país de origen, países protegidos, clasificaciones, palabras clave, etc. Estos datos bibliográficos pueden correlacionarse para encontrar diferentes aspectos del desarrollo de un área técnica. Por ejemplo, redes de colaboración (inventores/empresas), evolución temática general (Keywords/ tiempo), entre muchas otras. Así como obtener gráficos como los siguientes: Figura 8. Ejemplo de gráficos por análisis bibliométrico

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Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

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Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

7. Análisis de trayectorias tecnológicas23: En este estudio se analiza la evolución tecnológica a través del análisis de la acumulación, pérdida o integración de características técnicas a lo largo del tiempo, las variables que han contemplado anteriormente para desarrollos tecnológicos similares, etc. De él se pueden obtener sugerencias para el desarrollo y la prospectiva tecnológica y gráficos (Fig. 9). Figura 9. Ejemplo de gráficos de reiteración de componentes y análisis temporal, derivados de un análisis de trayectorias tecnológicas

8. Análisis de roadmaps: Reportan escenarios de evolución tecnológica a corto/mediano plazo, a través de la integración de tecnologías del arte previo de diferentes disciplinas, la integración de tecnologías emergentes de 23 El análisis de trayectorias tecnológicas está basado en la teoría evolutiva de la tecnología, donde The technological paradigm “progress upon a trajectory is likely to retain some cumulative features.” (Dosi 1982) Thus, a technological trajectory is partially defined by those features that have been accumulated, lost or integrated as “the basic design of the innovation is constantly altered by incremental innovations” and adaptation to “local circumstances” arising from the interaction of societal and technological factors with innovations. (Verspagen 2007) (Barrón y García 2014)

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Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

9. diferentes disciplinas en un concepto técnico del arte previo. Este tipo de análisis ayuda a identificar mapas de ruta para la inversión/desarrollo de proyectos (Fig. 10). Figura 10. Ejemplo de gráfico de análisis de roadmap24

10. Análisis de benchmarking: Consiste en comparar los atributos o características de diferentes tecnologías, empresas, productos, etc., para mostrar fortalezas y debilidades entre ellos (Fig. 11). Figura 11. Ejemplo de tabla de análisis de benchmarking25

24 http://www.insighttrm.com/images/area71.jpg 25 http://www.tourismqueensland.net/fms/tq_corporate/Resource%20Centre/ Environmental%20Benchmarking%20Matrix.JPG

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11. Otros análisis de prospectiva tecnológica: La prospectiva tecnológica implica el estudio de escenarios de desarrollo tecnológico, así como los posibles impactos económicos, sociales y culturales que puede tener la adopción de una tecnología por la sociedad. Muchos de estos estudios son adaptaciones de metodologías de Ciencias Sociales, donde se integran factores tecnológicos en su desarrollo. Entre este tipo de estudios se encuentran los Análisis Delphi, Análisis por Priorización Jerárquica (AHP), Análisis Entrada-Salida y flujos económicos, Investigación activa y demás metodologías interdisciplinarias.

Desarrollo de proyectos científico-tecnológicos Si bien los hallazgos de una vigilancia pueden ayudar a la empresa/investigador/inventor a la planeación de experimentos y desarrollo de evidencia que valide la funcionalidad de una idea o proyecto para resolver una necesidad relevante para el mercado es y será el investigador/inventor quien decidirá, con base en la experiencia, el conocimiento y los recursos que disponga, el camino teórico-experimental para probar científica y tecnológicamente sus hipótesis, bajo el paradigma del método científico y la libertad de investigación, aún vigentes. Durante el desarrollo del proyecto experimental, la función del equipo de gestión de tecnología es brindar asesoría “en el camino” para la búsqueda de respuestas, mediante la técnica de vigilancia tecnológica acotada a preguntas específicas, para ayudar al investigador/inventor a resolver o explicar posibles encuentros positivos o negativos derivados del quehacer científico-tecnológico y con ello apoyar en el desarrollo y la generación de resultados.

Protección de la Propiedad Industrial (PI) Tras ser identificado y evaluado un proyecto, en algunas ocasiones, por su nivel de desarrollo, características técnicas y su viabilidad de mercado, podría ser sujeto de protección por alguna figura de propiedad

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Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

industrial26 (patente, modelo de utilidad o diseño industrial)27, para lo cual se desarrolla una evaluación del proyecto frente a los criterios de protección de PI (novedad, actividad inventiva, aplicación industrial y soporte técnico) mediante el procedimiento mostrado en la figura 8. 1. Búsqueda/revisión de estado de la técnica: Para solicitar una patente se requiere que la aportación técnica sea nueva ante el estado de la técnica global. Es decir, que la esencia de la invención no se haya hecho pública(artículos, tesis, congresos, seminarios, periódicos, web, etc.). Por ello, lo primero que revisamos es que el propio investigador/inventor no haya hecho pública información que describa el desarrollo técnico que se busca proteger.28 En caso de que no haya antecedentes “autogenerados” se desarrolla una búsqueda del estado del arte (patentes, artículos, libros, internet, etc.) y se revisa que no se haya publicado ni propuesto públicamente la materia técnica que se busca proteger. En caso de encontrar arte previo, se evalúa la posibilidad y pertinencia de proteger el desarrollo técnico por las figuras de modelo de utilidad, diseño industrial o por el Derecho de Autor, y se continúa con el proceso.29

26 El investigador/inventor debe contar al menos con la asesoría de un profesional, experto en redacción de patentes/propiedad industrial, en este proceso, pues el análisis y la redacción tienen un estilo técnico-legal en el marco de la normatividad y prácticas vigentes de las Oficinas de Patentes de los países donde se va a buscar proteger el invento. Cabe señalar que una vez ingresada una solicitud, esta no puede integrar materia que no haya sido descrita inicialmente y no puede ser modificada en su esencia. 27 Para conocer a detalle de las diferentes figuras, ver Capítulo 2 “Conceptos básicos de Propiedad Intelectual”. 28 Si se hizo pública información del proyecto, en algunos países (entre ellos México) se tiene un periodo de gracia de 12 meses para solicitar la patente. Sin embargo, si se hizo público con anterioridad a este plazo, no puede protegerse la materia que haya sido descrita con anterioridad por medio de una patente. 29 En caso de encontrar arte previo, se evalúa si alguna parte de la materia técnica desarrollada en el proyecto pudiese ser sujeta a protección por propiedad intelectual, en caso de encontrarse, se continúa el proceso. En caso de no encontrarse materia que pueda protegerse ante el arte previo, se informa al investigador/ inventor y se evalúan otras opciones.

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Requiere vigilancia tecnológica

46 de 61 Presentación de solicitudes de Propiedad Intelectual (IMPI/USPTO)

Redacción de patente o propiedad intelectual requerida y cesiones, poderes. etc.

Evaluación técnica y de arte previo para redacción

Evaluación técnica, y de arte previo ymercado

Contacto/entrevista con inventor (Identificación de proyecto)

Contactar asociado en el extranjero

País donde se va a solicitar

Requiere más evidencia experimental

Figura 12. Procedimiento de protección de propiedad industrial

Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

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ARCHIVO, control

Licenciamiento Spin Off/Out

Negociaciones de Transferencia de Tecnología

Tramitar el título de patente/pago anualidades

ABANDONO DE TRÁMITE DE PI

Desarrollo de paquete tecnológico Evaluación económica

Reunión con inventor

Contestar requisitos

Examen de forma/fondo requisitos

No protegible

Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

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2. Desarrollo de estrategia de protección de PI: Se desarrolla un análisis de los componentes de la invención, los datos con los que fue validada y se compara con el estado del arte para:  Identificar de los elementos técnicos a proteger mediante la redacción de la solicitud de patente u otra figura de

PI, desarrollar argumentos frente a los criterios de protección de PI y sugerir, en caso necesario, a el desarrollo de experimentos adicionales para validar la utilidad, mejora y/o la novedad del proyecto frente al arte previo.

 Identificación

países donde debería ser protegida la invención por las características de los mercados y la competencia sectorial del área técnica.

3. Redacción de la solicitud de PI: Al conjuntar los elementos derivados del análisis anterior, se inicia la redacción de la patente, modelo de utilidad o diseño industrial según sea pertinente y de acuerdo a la normatividad de propiedad intelectual vigente en los países donde se busque proteger la invención.30 4. Presentación de solicitudes de PI: Se realiza a través de los canales que la Oficina de PI de cada país en los que se busca proteger la invención y cumpliendo con la normatividad local. Dicha solicitud requiere ser acompañada por varios documentos legales (formato de solicitud, cesiones, poderes, etc.), los cuales requieren ser redactados de acuerdo a la normatividad y práctica de la oficina de PI donde se desea ingresar la solicitud.31 5. Respuesta a requisitos de PI: Existen dos tipos de requisitos expedidos por las oficinas de PI: 6. Requisitos de forma: Se requiere la reposición o integración de documentos de la solicitud de acuerdo a la normatividad y prácticas de cada país. 30 La redacción de solicitudes de PI, para proteger de manera eficiente los desarrollos generados en los mercados pertinentes, también debe estar alineada a la estrategia de negocios de la empresa y que la redacción y trámite de las solicitudes sean coherentes con la estrategia de administración de la PI de la empresa/centro de investigación/inventor y con las perspectivas de desarrollo en los próximos años. 31 Los documentos legales que acompañan una solicitud de PI difieren de los documentos legales mercantiles, por lo que se requieren desarrollar por un experto en PI para evitar requerimientos administrativos para reponer dicha documentación. Asimismo, se recomienda utilizar servicios de gestoría por agentes certificados para la realización de estos trámites.

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 Requisitos

de fondo: Se requiere de argumentos técnicos y/o modificaciones a la redacción de la solicitud o reivindicaciones (de acuerdo a la normatividad vigente del país), para aclarar y/o probar la novedad, actividad inventiva, soporte técnico y/o aplicación industrial, entre otros requisitos legales sobre la materia descrita en la solicitud de PI.32

7. Otorgamiento y pago de anualidades de PI: Cuando la oficina de PI considera que la solicitud de PI y la materia que contiene están de acuerdo a los criterios de patentabilidad y a la normatividad, emite una “Noticia de otorgamiento”, la cual debe ser respondida mediante un oficio especial y acompañada por el pago de titulación y anualidades que disponga la legislación vigente en cada país.

Transferencia y Comercialización de tecnología Un invento, con o sin protección de propiedad industrial, es comercializable y transferible si es viable en el mercado y representa una oportunidad para generar ganancias para quien la explote comercialmente. La transferencia de tecnología puede ser mediante el licenciamiento de la propiedad industrial, la comercialización de la tecnología que no pudo ser protegida por una empresa o persona, o mediante la formación de una empresa nueva (spin off) que desarrolle, integre, manufacture y/o comercialice la tecnología. Para transferir una tecnología, se requiere integrar la información técnica, económica y legal del proyecto en un plan de comercialización de tecnología, donde se presenta la evaluación sobre la viabilidad de las diferentes opciones de transferencia y explotación comercial de la tecnología por un tercero, se evalúan los riesgos asociados y se valúa el precio o las opciones de pago por la transferencia de la tecnología. En este plan se requiere identificar a los posibles licenciatarios o inversionistas (empresa o personas), o el perfil de los emprendedores que se requieren para desarrollar la tecnología en la siguiente etapa hacia el mercado.

32 En caso de requisitos expedidos por las oficinas de PI, en la mayoría de los países existe un número limitado para superar estos requisitos (en México son dos de forma y cuatro técnicos) o la oficina de PI puede emitir la negativa a dicha solicitud.

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Con esta información se preparan presentaciones y documentos muestra para licenciatarios, inversionistas o emprendedores, según sea pertinente. Asimismo, se inicia la integración de un paquete tecnológico que incluye la información técnica del desarrollo, la información legal (propiedad industrial, estrategia de protección y riesgo de PI, análisis de estado del arte, etc.) y la información de mercado (estudios de mercado-competencia, comportamiento sectorial, etc.) y estrategias de transferencia-asimilación de la tecnología que se requerirán en las negociaciones y formarán parte del entregable al receptor de la transferencia. Durante los trabajos de presentación de proyectos, así como durante las negociaciones para su transferencia, existe mucha retroalimentación por parte de los posibles clientes, por lo que las propuestas técnicas y económicas tienen que modificarse constantemente. Incluso en algunos casos se requieren desarrollar pruebas experimentales adicio­ nales o modificar los estudios a algún nicho de mercado que no estaba contemplado al inicio. Para lograr una transferencia de tecnología es fundamental que se identifiquen y mitiguen en la medida de lo posible los riesgos (técnicos, legales, económicos —de mercado e inversión— y organizacionales) relacionados a la tecnología a ofrecer. Una negociación de transferencia de tecnología radica en la generación de expectativas y la demostración de la reducción de los riesgos asociados. Por ejemplo, entre más cercana se encuentre una tecnología al mercado, los riesgos asociados a ella se han ido mitigando a través de prototipos, pruebas de validación, estudios de mercado, etc., lo que va a ser más atractivo para que un tercero desee invertir en ella para comercializarla, y es en este racional que la formación de una empresa tipo spin off puede iniciar su desarrollo. La creación de una empresa spin off requiere, además, de una tecnología prometedora y un poco de capital, un equipo de emprendedores que trabaje y consiga fondos para la reducción de riesgos asociados a la implementación y comercialización de la tecnología. En la medida que se resuelvan los posibles problemas del producto/proceso y sobre la aceptación del producto en el mercado, se incrementará la posibilidad de que el producto tenga éxito y, por lo tanto ,la empresa que se formó.

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Figura 13. Procedimiento general de transferencia de tecnología vía Licenciamiento Documento de propiedad intelectual y plan tecnológico

Preparación de paquete tecnológico y contratos según términos

Creación de planes de licenciamiento y presentaciones para inversionistas/licenciatarios

Inscripción de licencia de propiedad intelectual al licenciatario ante el IMPI u oficina de patentes correspondiente

Búsqueda/contacto/presentación ante de posibles inversionistas o licenciatarios

Desarrollo/entrega de paquete tecnológico

Negociación

Depósito, facturación y administrativos para la transferencia de tecnología

Se aceptan los términos

Actividades de seguimiento técnico, legal y contables estipuladas en el contrato de transferencia

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Asimilación de tecnología La asimilación de tecnología se refiere a los procesos de evolución del aprendizaje necesarios para la adquisición de capacidades (capabilities), que incluyen procesos de imitación, asimilación y posteriormente la generación de capacidades de innovación del conocimiento a través del desarrollo de proyectos entre instituciones con capacidades tecnológicas complementarias,33,34 es decir que, transferir el conocimiento de una institución o persona transmisora a una institución o persona receptora, requiere que el receptor aprenda y asimile el conocimiento para poder utilizarlo, para posteriormente desarrollarlo. En otras palabras, la transferencia y la asimilación de la tecnología forman un proceso de enseñanza–aprendizaje, donde el que transfiere-enseña y el que aprende-asimila. A pesar de que parece algo muy simple, la transferencia–asimilación de tecnología es un tema controvertido, porque desarrolla paradojas. Por ejemplo, al preguntar: ¿cómo aprenden las instituciones? La respuesta obvia sería que a través de las personas que trabajan en ella. Sin embargo, si el conocimiento es asimilado por algunas personas, puede ser perdido en la medida que pierdan al personal, por lo que, las instituciones requieren de sistemas de aprendizaje adicionales que refuercen la capacidad de memoria institucional y evite la pérdida de capacidades, como puede ser a través de manuales, documentación de procesos, capacitación, etc. Desarrollar un programa de asimilación de tecnología requiere de una metodología mínima que incluye planeación, habilitación de recursos, ejecución de actividades y evaluación de los resultados para su mejora, es decir, un ciclo PHVA de calidad, adaptado para el proceso de transferencia y asimilación de un conocimiento o tecnología (Fig. 14).

33 Martin Bell, Time and technologicallearning in industrialisingcountries: howlongdoesittake? Howfastisitmoving (if at all)? International Journal of Technology Management 2006 - Vol. 36, No.1/2/3 pp.25 - 39 34 Claudio R. Frishtak, Learning and capability building in industrialisingeconomies: a critical note, International Journal of Technology Management 2006 - Vol. 36, No.1/2/3 pp.40-42.

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Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

Figura 14. Proceso general de asimilación de tecnología

Habilitar recursos para actividades de transferencia y asimilación de conocimiento

Planeación del proceso transferencia y asimilación de conocimiento

Evaluación y comunicación de resultados

Ejecución de actividades

En el proceso de transferencia-asimilación de conocimiento, en la etapa de planeación se requiere partir de un diagnóstico de las condiciones iniciales y las expectativas de asimilación en un periodo específico. De acuerdo a las diferencias entre el diagnóstico y la expectativa de aprendizaje se requieren plantear acciones puntuales para cumplir con dichas expectativas. En la segunda etapa, se requieren habilitar los recursos (económicos, humanos, temporales, etc.) a fin de que se puedan llevar a cabo las actividades propuestas. Esta etapa de habilitación, 53 de 61

Conceptos básicos de Gestión de Tecnología y Propiedad Intelectual para investigadores y emprendedores científicos y tecnológicos

Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

normalmente se torna compleja y genera cambios en la planeación misma, dado que muchas veces la disponibilidad de recursos es menor a las expectativas y actividades planteadas. Por ejemplo, de la planeación se elige que un curso de 120 horas presencial para 20 empleados es una acción valiosa para la formación de recursos humanos para asimilar el conocimiento; sin embargo, la empresa no puede disponer que dejen sus actividades “normales” los 20 empleados por las 120 horas… el problema implica que si se reduce el número de horas del curso, disminuirá la cantidad o la calidad de la transferencia de conocimiento. Mientras que si sólo manda a dos personas a tomar el curso, estas personas pueden aprender parcialmente los contenidos, pueden acaparar la información y no compartirla institucionalmente o en grado extremo migrar a otra opción laboral. Resumiendo, el balance entre cuántas personas y cu´ntas horas de formación para asimilar un conocimiento son necesarios, tiene que confrontarse ante las posibilidades presupuestales y los riesgos de pérdida de información. Entre menos recursos se dispongan para un proceso de transferencia–asimilación de conocimiento, menor será su alcance. Una vez que la planeación y la habilitación de recursos para las actividades ha logrado llegar a acuerdos, empieza la etapa de ejecución del proyecto. Aquí, normalmente se inicia con la elaboración de manuales, planeación educativa y de capacitación, etc. Posteriormente, se dan cursos y materiales a diferentes niveles de la institución (los contenidos son muy diferentes si el curso es para directivos, científicos u operadores), y después de la capacitación, los capacitadores “acompañan” durante un tiempo al arranque de operaciones con el nuevo conocimiento, hasta que el operador pueda desarrollar las actividades sin ayuda (o hasta que se acabe el tiempo contratado al capacitador). La evaluación de la asimilación de la tecnología radica en medir la nueva capacidad de la empresa. Muy en lo general, un caso ideal de transferencia-asimilación debería incluir al menos que:  Los

operadores entiendan los manuales y la operación de la tecnología (capacitación y trabajo).

 Los

operadores ya no requieran asesoría/coaching para la operación de la tecnología

Una vez que la institución y los operadores del conocimiento adquirido completan el proceso de “imitación”, algunos de los operadores pueden iniciar el proceso de tratar de resolver problemas diferentes a los que incluía 54 de 61

Capítulo  1 - Modelo de gestión de tecnología IPICYT

originalmente. Es decir, algunas personas logran comprender el conocimiento de forma que pueden iniciar a adaptar la tecnología para optimizarla o mejorarla. Tiempo después, algunas personas pueden llegar a plantear nuevos usos del conocimiento o la tecnología asimilada, de forma que empiezan a crear cosas diferentes a partir de aquello que aprendieron, comprendieron y ahora convierten en conocimiento nuevo. En resumen, la asimilación de tecnología comprende tres etapas:  Imitación:

Los técnicos/operadores de la empresa receptora desarrollan el trabajo de forma similar a como lo hacía el transmisor.

 Adaptación:

Los técnicos/operadores de la empresa receptora desarrollan mejoras que incrementan la eficiencia de la tecnología.

 Innovación:

Los técnicos/operadores de la empresa receptora desarrollan nuevas tecnologías sobre la tecnología transferida.

Finalmente, en los procesos de transferencia–asimilación del conocimiento, por lo general se detectan nuevas opciones, necesidades o problemas, los cuales tienen que ser evaluados para identificar su factibilidad, pertinencia y viabilidad técnica, legal y de mercado, por lo que se vuelven a iniciar procesos de identificación de proyectos al inicio del modelo que hemos presentado.

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1.2    1.4 

Conclusiones

E

n el presente capítulo se presenta un modelo de gestión de tecnología que ha sido implementado en el IPICYT desde mediados del 2009. La aplicación del modelo ha generado incrementos en los indicadores de solicitudes y concesiones de patentes, así como en la transferencia de tecnología de esta institución. En paralelo, el modelo de gestión ha sido aplicado para dar servicios a investigadores de diferentes instituciones académicas, empresas e inventores independientes a través de la promoción y venta de servicios de Vigilancia tecnológica, Redacción y trámite de Propiedad Industrial, Auditorías tecnológicas y Diseño de Sistemas de Gestión de tecnología a empresas, desde Pymes hasta grandes trasnacionales, con base en lo que se ha logrado la sustentabilidad económica del equipo de trabajo de las Coordinaciones de Propiedad Intelectual y Gestión de Tecnología y la generación de recursos para el IPICYT.

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1.2    1.5 

Bibliografía

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Capítulo  1 - Bibliografía

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Capítulo  1 - Bibliografía

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Conceptos básicos sobre Propiedad Intelectual

Capítulo 2

2.1   

E

ste capítulo es una guía de conceptos básicos que todo inventor, emprendedor o investigador debe conocer, pero sin excluir la asesoría especializada de un agente de patentes. Para abordar correctamente el tema de las patentes, es importante tener una visión general de lo que es la Propiedad Intelectual, ya que hay diversas figuras legales que se ajustan a la materia que desea proteger un inventor/investigador. La protección de la propiedad intelectual en México está conformada por:  Derechos de autor: Se rige bajo la Ley Federal de Derechos de Autor. El Instituto

Nacional del Derecho de Autor (Indautor) es la autoridad encargada de proteger las obras artísticas, software, obras literarias, personajes, entre otros.

 Variedades

vegetales: Se rege por la Ley Federal de Variedades Vegetales. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), es el encargado de emitir los Certificados de Obtentor para dichas variedades.

Capítulo  2 -

 Propiedad Industrial: Se rege por la Ley de la Propiedad Industrial.

En primera instancia, la autoridad encargada de determinar si una invención es susceptible a ser protegida por medio de alguna figura legal es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual es un organismo descentralizado del Gobierno Federal y vinculado con la Secretaría de Economía. El IMPI ejecuta o aplica la Ley como un conducto del Ejecutivo Federal. La Ley de la Propiedad Industrial vigente fue aprobada en octubre de 1994, por lo que se le conoce como Ley 94 y ha tenido reformas menores en años posteriores. Sus objetivos básicos son: 1. Establecer las bases para que las actividades industriales y comerciales del país perfeccionen permanentemente sus procesos y productos. 2. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras tecnológicas y la difusión de conocimientos dentro de los sectores productivos del país. 3. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y el comercio conforme a los intereses de los consumidores. 4. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles. 5. Proteger la Propiedad Industrial regulando y otorgando patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de los secretos industriales. 6. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que fomenten la competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas perti­nentes (piratería).

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2.1   

Figuras legales que ampara la Ley de Propiedad Industrial

1. Patente: Derecho exclusivo conferido al creador de una invención para impedir que un tercero la explote sin su autorización. Este derecho de explotación de una invención abarca 20 años improrrogables a partir de la fecha de presentación en México, o en caso de Solicitudes de Fase Nacional, a partir de la fecha de presentación internacional. Para que una invención sea patentable se necesita que sea nueva, producto de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. 2. Modelos de utilidad: Son objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, tengan una función diferente respecto a las partes que lo integran o que tengan ventajas en cuanto a su utilidad. Los modelos de utilidad se registran cuando son nuevos y susceptibles de aplicación industrial y tiene una vigencia de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 3. Diseños industriales: Son dibujos industriales, es decir, las combinaciones de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines

Capítulo  2 - Figuras legales que ampara la Ley de Propiedad Industrial

de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar y propio (diseño de una taza, figuras de un papel tapiz, etc); o son modelos industriales que están constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. Los diseños se registran cuando son nuevos y susceptibles o no de aplicación industrial. Se consideran nuevos cuando son de creación independiente y difieren en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños. El registro tiene una vigencia de 15 años improrrogables. 4. Secretos industriales: Es toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto a la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial deberá estar referida a las características de los productos, a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. No se considera Secreto Industrial información del dominio público o que sea evidente para un técnico en la materia. La información deberá constar en documentos, medios electrónicos, películas o similares y estar bajo resguardo. Su vigencia será hasta que se dé a conocer al dominio público. 5. Marcas: Son signos visibles que distinguen productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Su vigencia es de 10 años a partir de la fecha de presentación y podrá renovarse por periodos de l a misma duración. 6. Avisos comerciales: Son frases u oraciones que tienen por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos de los de su especie. Su vigencia es de 10 años a partir de la fecha de presentación y podrá renovarse por periodos de la misma duración. 7. Nombres comerciales: Nombre que se da a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios. Su vigencia es de 10 años a partir de la fecha de presentación y podrá renovarse por periodos de la misma duración. 67 de 120

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Capítulo  2 - Figuras legales que ampara la Ley de Propiedad Industrial

8. Trazado de circuitos integrados: Es una disposición tridimensional de elementos que componen un circuito integrado destinado a ser fabricado. Se protegen los diagramas originales incorporados o no a dicho circuito. Actualmente esta figura es muy poco utilizada dado el rápido avance de este tipo de tecnologías. Su vigencia es de 10 años a partir de la fecha de presentación correspondiente. 9. Franquicias: Es la transmisión conjunta de la licencia de uso de una marca junto con los conocimientos técnicos o asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca con el fin de mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios que distingue. Se debe suscribir un contrato de franquicia ante el IMPI. 10. Denominaciones de Origen: Es el nombre de una región geográfica del país con la que se identifica o designa un producto, en razón de sus atributos inconfundibles (calidad o característica), conferidos por el medio geográfico (factores humanos o naturales). (Art. 156 LPI). Tiene una vigencia de 10 años renovable siempre que se solicite. Una vez revisadas las figuras protegibles ante la legislación mexicana, centraremos la atención del presente capítulo al tema de signos distintivos y patentes.

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2.2   

Signos distintivos

B

ajo el amparo de la Ley de la Propiedad Industrial, se consideran como signos distintivos las marcas, los avisos comerciales y los nombres comerciales. Una marca es un signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar un producto o servicio de otros de su misma clase o especie. De tal forma, su función es servir como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Existen diversos tipos de marca:  Nominativa:

protege un nombre independientemente de su representación gráfica, pero excluye la posibilidad del logotipo. Por ejemplo: McDonald’s, Coca Cola.

 Innominada:

protege el logotipo sin la presencia del nombre:

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Capítulo  2 - Signos distintivos

 Tridimensional:

Envases, empaques en tres dimensiones sin palabras o dibujos.

 Mixta: es una combinación de las anteriores, es decir, comprende el nombre, el logotipo y/o la forma tridimen-

sional. Por ejemplo:

Para efectuar el registro de una marca, es importante considerar las exclusiones a la protección (Art. 90 LPI):  Que sea similar en grado de confusión con otro signo distintivo registrado con anterioridad.  Que

sea connotativa al producto o servicio que se pretente proteger.

 Las

denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles (es mejor por Derecho de Autor).

 Los

nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

 Las

formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.

 Las

denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el 70 de 120

Capítulo  2 - Signos distintivos

supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.  Las

letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

 La

traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

 Las

que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

 Las

que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.

 Las

que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.

 Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos,

cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.

 Las

denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

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Capítulo  2 - Signos distintivos

 Los

nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

 Los

títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

 Las

denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

 Las

denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:  Pudiese

crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

 pudiese

constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

 pudiese

causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

 pudiese

diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Ahora bien, para el registro de una marca es importante considerar el tipo de producto o servicio que pretende amparar. Para tal efecto, existe un sistema clasificador de marcas con 45 clases distintas, 34 para productos y 72 de 120

Capítulo  2 - Signos distintivos

11 paraservicios. Para mayor detalle sobre el Sistema de Clasificador de Niza, se puede acceder a la página de la World Intellectual Property Organization (WIPO), en donde se detalla cada una a profundidad: http://www.wipo. int/classifications/nivilo/nice/index.htm# Es altamente recomendado efectuar una búsqueda del signo distintivo a proteger, a fin de evitar gastos innecesarios y objeciones durante el trámite. Dicha búsqueda se puede realizar directamente en la página del IMPI (www.impi. gob.mx), en la sección Marcanet (http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler), en donde en el apartado de búsqueda fonética se escribe la denominación a buscar y la clase a la que pertenece.

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2.1    2.3 

Patentes

R

etomando el concepto inicial, queda claro que una patente es un monopolio conferido a un creador para su explotación en su propio provecho durante 20 años. Por invención, de acuerdo a la Ley, se considera que es “toda creación humana que permita transformar la materia o energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”. Así, se considera que una invención es una nueva combinación de conocimiento preexistente que satisface una necesidad. El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular el derecho a impedir que otros fabriquen, usen, vendan el producto o proceso patentado sin su consentimiento. Así, tener los derechos exclusivos puede ser crucial para un causahabiente, en especial cuando se desee explotar comercialmente la invención, ya que el sistema de patentes permite:  Tener

una posición en el mercado y una ventaja competitiva como resultado de prevenir que un tercero utilice comercialmente la invención patentada.

Capítulo  2 - Patentes

 Se puedan obtener altas tasas de retorno de inversión durante el tiempo de vigencia de la patente y posicionarse

en el mercado antes de que la competencia lo pueda hacer.

 Opciones

para licenciar la tecnología en caso de que el inventor no tenga capacidad de comercialización.

 Conferir

un valor a los activos intangibles de la empresa o aumentar la reputación de la universidad, centro de investigación, inventor o empresa. Al tener un valor, se puede convertir en moneda de cambio en negociaciones posteriores.

Los conceptos importantes que se deben tomar en cuenta para la patentabilidad de una invención, así como el trámite a seguir, son de acuerdo a la Ley: 1. Estado de la técnica o arte previo: Son todos los conocimientos técnicos que se han hecho públicos de manera escrita u oral, por la explotación o cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero hasta antes de la fecha de presentación o de prioridad reconocida. Dentro de los documentos que se consideran como arte previo están los artículos científicos o de divulgación publicados en cualquier parte del mundo, así como las tesis elaboradas en el laboratorio de investigación de donde derive la invención. 2. Novedad/Nuevo: Es todo lo que no esté en el estado de la técnica. 3. Actividad inventiva: Proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia. 4. Aplicación industrial: Es la posibilidad de que una invención pueda producirse o utilizarse en cualquier rama de la actividad económica. 5. Fecha de presentación: Fecha en la que se presenta una solicitud en el IMPI o en las delegaciones de la Secretaría de Economía en el interior de la República si cumple con todos los requisitos señalados en el escrito de solicitud. 75 de 120

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Capítulo  2 - Patentes

En caso de que no se cumplan con los requisitos de presentación, se tomará como fecha aquella en la que se satisfagan dichos requisitos. 6. Fecha de prioridad: Cuando una patente se ha presentado antes en otros países, puede tomarse como fecha de presentación la fecha de presentación del primer país donde se presentó, siempre y cuando la patente se presente en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los 12 meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen. Si no se cumplen con los requisitos, se pierde el derecho a reclamar la prioridad y la solicitud extranjera equivalente a la mexicana puede considerarse como arte previo o estado de la técnica para efectos del examen de fondo, es decir, la solicitud mexicana no sería nueva, ni tendría actividad inventiva, que son dos de los tres requisitos fundamentales para patentar una invención. Es muy importante revisar las fechas de prioridad y presentación, ya que de esto depende considerar como arte previo o no documentos que podría citar el Examinador en un momento dado. 7. Alcance: El alcance implica la relación entre la materia divulgada en la descripción de la solicitud de patente y la materia reclamada en las reivindicaciones. Se dice que el alcance es el mismo cuando la materia reclamada coincide con la materia divulgada en la descripción; se dice que el alcance es menor, cuando la materia reclamada se encuentra restringida o limitada con respecto a la materia divulgada en la descripción (es decir, se reclama menos de lo que se describe); se dice que el alcance es mayor cuando la materia reclamada excede el contenido de la descripción, es decir, abarca materia adicional a aquella divulgada en la descripción o es más general, por lo que no se puede reclamar en dicha solicitud (se reclama más de lo que se describe). 8. Característica técnica esencial: Es la característica que distingue a la materia reclamada en una invención de lo existente en el arte previo. Muchas veces la diferencia entre la invención y el arte previo es muy sutil y comprende únicamente una ligera mejora que le confiere ventajas competitivas reales frente a lo ya existente. Es fundamental en todo análisis técnico distinguir cuál es la característica técnica esencial de la invención para determinar la patentabilidad de una invención y su posible defensa ante las objeciones de la autoridad. 76 de 120

Capítulo  2 - Patentes

9. Fecha de divulgación previa: En México existe la salvedad de que aunque una invención haya sido divulgada por cualquier medio (incluyendo artículos científicos o tesis), hay un periodo de gracia de 12 meses para presentar la solicitud de patente contado a partir de la fecha de divulgación. Esta divulgación debe hacerse del conocimiento de la autoridad para fines de que no sea considerada como arte previo para la invención. 10. Publicación anticipada: Este término se refiere a la posibilidad de solicitar la publicación del resumen de la invención en la Gaceta de la Propiedad Industrial antes del término de 18 meses marcado por la Ley, y una vez que los requisitos de forma se han satisfecho debidamente. Esta estrategia tiene como fin advertir a posibles competidores acerca de la existencia de la tecnología. De este modo, una vez que se han definido las diferentes figuras legales protegibles bajo el amparo de la Ley de la Propiedad Industrial vigente así como otros conceptos básicos, a continuación se expondrá una breve explicación del manejo de una solicitud de patente en México y en el extranjero.

Patentabilidad de invenciones en México Una vez establecido que se puede solicitar la protección de una patente, a todos los productos, procesos o usos de creación humana que permitan transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y que satisfaga sus necesidades concretas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA y APLICACIÓN INDUSTRIAL, es fundamental conocer cuál materia es susceptible a ser protegida por medio de esta figura legal, y cuál no lo es. Así, la Ley de la Propiedad Industrial vigente considera los siguientes aspectos:

Requisitos de Patentabilidad Es patentable todo aquello que sea nuevo, tenga actividad inventiva y aplicación industrial, excepto: los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales, el material bioló77 de 120

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Capítulo  2 - Patentes

gico y genético tal y como se encuentra en la naturaleza, las razas animales, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen y las variedades vegetales. Asimismo, no se consideran invenciones: 1. Los principios teóricos y científicos. 2. Los descubrimientos que consisten en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando era desconocido para el hombre. 3. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos. 4. Los programas de computación. 5. Las formas de presentación de información. 6. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias. 7. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables directamente al cuerpo humano y los relativos a animales. 8. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no pueden funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de los mismos sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

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Capítulo  2 - Patentes

Fases de la Tramitación de una Solicitud de Patente en México  Examen

de forma: abarca desde la presentación de la solicitud ante el IMPI hasta que la solicitud es publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Básicamente, el examen de forma consiste en cumplir con todos los requisitos administrativos de una patente, incluyendo la presentación de todos los documentos legales que acrediten al inventor o su apoderado legal como personas autorizadas para recibir notificaciones, consultar el expediente, etc, la presentación de la solicitud de manera completa y en estricto apego a la Ley Mexicana y el reconocimiento de prioridad. Una vez que se cumplen con estos aspectos, el IMPI publica el resumen de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dando por finalizado el Examen de forma.

 Examen

de fondo: Una vez terminado el examen de forma y el resumen de la solicitud ha sido publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial, existe un periodo de seis meses para que un tercero interponga argumentos en contra de la patentabilidad de la solicitud publicada. Posteriormente, la solicitud es turnada a la Subdirección de Examen de Fondo en el IMPI donde, dependiendo del área técnica correspondiente, será asignada a un Examinador. Esta etapa puede consistir en que la patente se conceda sin mediar oficio o que existan hasta cuatro requerimientos o acciones oficiales para cumplir cabalmente con los requisitos de Ley. Se evalúa principalmente la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial, la suficiencia o claridad de la descripción y el concepto inventivo.

 Concesión:

Una vez que se cumplen con los requisitos técnicos del examen de fondo, se emite una cita a pago, para que el solicitante o su apoderado legal efectúen el pago de derechos para la expedición del título de patente, cuya fecha de vencimiento será 20 años después de su fecha de presentación en México o su fecha de presentación internacional para solicitudes PCT (Solicitud de patente tramitada en virtud del Tratad de Cooperación de Patente).

El otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional por el titular o por quien él autorice. La explotación deberá hacerse dentro de un plazo de tres años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente o de cuatro años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde. Si 79 de 120

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Capítulo  2 - Patentes

no la explota, después de dicho periodo deberá dar licencias a quien lo solicite (licencia obligatoria). El que pide la licencia obligatoria debe tener la capacidad técnica para explotar de manera eficiente la invención. Este tiene un plazo de dos años para explotarla. Se puede dar más de una licencia notificando previamente a quienes tienen las otras. Si después de los dos años de plazo no se puede comprobar la explotación, la patente caduca. El régimen de licencia obligatoria hace que se pierda la exclusividad de la explotación.

Partes de un documento de Patente Una solicitud de patente debe estar conformada por: 1. Descripción: En esta parte se debe especificar el campo técnico al que pertenece una invención, los antecedentes de la técnica, el objetivo de la invención (problema técnico que resuelve), una breve descripción de la invención, una breve descripción de las figuras (si las hay), una descripción detallada de la invención donde se guíe a un técnico en la materia para llevar a cabo el invento incluyendo el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención. 2. Capítulo reivindicatorio: Es la parte medular la solicitud, pues es la materia sobre la cual se tendrán los derechos legales. Es importante señalar que aunque en la descripción se especifique materia susceptible de patentabilidad, si esta no está incluida en el capítulo reivindicatorio, el solicitante no tendrá derechos legales sobre ella. Asimismo, el alcance de las reivindicaciones, es decir, la materia que se reclam, no debe ser mayor a aquel especificado en la descripción. Esto significa que no es posible reclamar propiedad sobre algo no descrito en la descripción. Las cláusulas o reivindicaciones tendrán la siguiente estructura: 3. Preámbulo: Esta parte determina la materia que se está reclamando (por ejemplo: un método, un proceso, un producto, etc.) y está formada por todo lo que se considere arte previo de la invención. 4. Parte caracterizante: Separada del preámbulo por las palabras “caracterizado porque”, “caracterizado además porque”, “en donde”, esta parte es la que indica la esencia de la invención y lo que se reclama como nuevo, con 80 de 120

Capítulo  2 - Patentes

actividad inventiva y aplicación industrial en el caso de cláusulas independientes, y como las características técnicas adicionales mas no esenciales en las cláusulas dependientes. Los tipos de reivindicaciones son:  Independiente:

Es una cláusula que contiene los elementos o características esenciales de la invención sin los cuales el invento no podría funcionar o los cuales no pueden faltar. En este caso, el preámbulo es separado de la parte caracterizante por las palabras “caracterizado porque”, ya que con esto se indicarán los elementos esenciales de la invención.

 Dependiente:

Es una cláusula que, como su nombre lo indica, depende de la cláusula independiente, es decir, suma los elementos reclamados en su cláusula independiente que le corresponde y agrega elementos que aun cuando no son esenciales para la invención, sí proveen de características importantes para su funcionamiento o establecen modalidades preferidas de la invención.

5. Resumen: Es un elemento de información técnica que sirve para efectos de publicación en Gaceta. Es importante considerar qué materia será divulgada en el Resumen, puesto que un tercero interesado en adquirir la tecnología reclamada, únicamente tendrá acceso a esta información, por lo que debe llamar la atención como si fuese un elemento publicitario. 6. Dibujos: Los necesarios para permitir una comprensión cabal de la invención.

Tratados internacionales y patentabilidad en otros países Un aspecto a considerar es que una solicitud de patente o una patente es válida únicamente a nivel nacional, es decir, si la solicitud de patente se presenta y se concede en México, su validez legal abarcará únicamente el territorio nacional y ningún otro país. A su vez, si existe una solicitud extranjera, cuya prioridad sea reclamada, por decir, en Estados Unidos, dicha solicitud debe presentarse en México o cualquier otro país, para que estén debidamente 81 de 120

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Capítulo  2 - Patentes

protegidos sus derechos en cada territorio, de lo contrario, la materia divulgada y reclamada en dicha solicitud será considerada del dominio público o libre explotación en aquellos países en donde no se haya presentado una solicitud. Por lo tanto, si se considera por medio de los estudios pertinentes la posibilidad de que una invención tenga mercado en otros países, la siguiente información es sumamente relevante: México es parte de dos tratados internacionales en materia de patentes: 1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Desde 1903 México forma parte de este tratado multilateral actualmente firmado por cien países, en el cual es posible presentar de manera individual solicitudes de patente en los países suscritos que elija el inventor en un periodo de gracia de 12 meses a partir de la presentación de la solicitud original, considerada como prioridad, lo cual permite conservar los derechos a partir de la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Es decir, si hay una segunda solicitud presentada por un tercero dentro de ese periodo de 12 meses, esta no se considerará como arte previo para las solicitudes presentadas en el extranjero emanadas de la solicitud de prioridad. Una ventaja de presentar solicitudes en el extranjero por medio de la Convención de París, es que el inventor tiene el periodo de gracia de 12 meses para divulgar su invención en otros países sin poner en riesgo la patentabilidad de la invención en los mismos, ya que retiene los derechos de la solicitud de prioridad original, así como su fecha de presentación, que será considerada como simultánea en todos los países en donde se presente la misma. Asimismo, puede utilizar este periodo de gracia para analizar la factibilidad costo-beneficio de presentar las solicitudes en los distintos países. 2. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT): Firmado por México en 1994 y bajo el control de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), este tratado permite que un inventor presente una solicitud de patente internacional en todos los países suscritos en el Tratado de manera simultánea, con un solo juego de documentos, en uno de los idiomas oficiales aceptados 82 de 120

Capítulo  2 - Patentes

(dentro de los cuales está el español) y a una tasa menor de si lo presentara por medio del Convenio de París. Es importante señalar que esto no significa que se vaya a obtener una patente mundial, ya que para que se conceda la materia solicitada, esta debe ser examinada en cada uno de los países que se elijan finalmente y sólo tendrá validez una vez que se apruebe en cada uno de ellos y bajo la legislación particular de cada país. Es importante señalar que aunque los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial son mundiales, la materia protegible difiere dependiendo del país o región. A grandes rasgos, para presentar una solicitud de PCT se necesita lo siguiente:  Haber

presentado una solicitud de prioridad, por ejemplo, en México, doce meses antes de la solicitud de PCT en el IMPI, que funge como oficina receptora. Aquí inicia la Fase Internacional de la Solicitud.

 La oficina receptora, en este caso el IMPI, manda la solicitud a la OMPI en Ginebra, Suiza para que se realice un

examen preliminar de la solicitud y cumpla con los requisitos de forma.

 Se

puede optar por tener una búsqueda internacional de arte previo para tener un examen preliminar de la solicitud (Capítulo II), lo cual da la ventaja adicional de que antes de hacer el gasto de la fase nacional en cada país de interés, se conozca si cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de acuerdo a los documentos citados en la búsqueda internacional de arte previo. Es importante señalar que este examen preliminar no exime al solicitante del examen de fondo en cada país, por las diferencias señaladas anteriormente en cuanto a lo que se considera patentable en cada país, o si se realiza un examen más riguroso en cada oficina examinadora en donde se presente, pero es un buen indicativo sobre la factibilidad de obtener un resultado favorable en cada país.

 Se

opte o no por tener un examen preliminar, la solicitud PCT se publicará internacionalmente a los 18 meses de la fecha de prioridad y el plazo final para presentar la solicitud en Fase Nacional será a los 30 meses de la fecha de prioridad.

 Una

vez que se cumplen los 30 meses de plazo, la solicitud entra a Fase Nacional en cada país de elección. No 83 de 120

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Capítulo  2 - Patentes

es obligatorio presentar la solicitud en todos los países suscritos al tratado, puesto que esto generaría unos gastos impresionantes para el solicitante, sino únicamente en aquellos en donde exista el interés de protección.  En

la Fase Nacional, la solicitud será examinada una vez más en términos de forma y fondo, y será concedida en los términos de las legislaciones de cada país.

Utilizar la vía de PCT tiene ventajas y desventajas, ya que es conveniente cuando la invención será protegida en muchos países, ya que los costos y la burocracia se reducen, pero de cualquier forma, en la fase nacional en cada país de elección se aplicarán las tasas de derechos vigentes en cada oficina examinadora. Una ventaja es el plazo para presentar las fases nacionales, ya que da tiempo y margen suficiente para negociar la invención y estudiar el mercado para una explotación óptima de la misma, evaluando todos los parámetros para evitar gastos innecesarios o al contrario, encontrar clientes potenciales para licenciamiento o explotación.

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2.4   

Búsqueda de anterioridades

U

n aspecto fundamental para lograr la concesión de una patente es la búsqueda de anterioridades, por si existe arte previo dentro del estado de la técnica sobre el tema a proteger. Se considera estado de la técnica:  Solicitudes

de patentes/patentes en todo el mundo.

 Publicaciones

técnicas (artículos, tesis…).

 Presentaciones  Folletos

en conferencias y eventos (resúmenes de congresos, posters).

de comercialización.

 Productos, dispositivos, equipos, procesos, materiales disponibles comercialmente.  Entrevistas

difundidas en cualquier medio.

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Capítulo  2 - Búsqueda de anterioridades

¿Para qué se necesita conocer el estado de la técnica?  Delimitar

el alcance de la invención.

 Establecer  Conocer

las diferencias entre lo existente y la invención.

a los competidores.

 Conocer la información más actualizada en el campo de la invención.  Conocer  Para

alternativas técnicas de la invención.

la redacción de los antecedentes de la invención.

Así, para iniciar la búsqueda de antecedentes se deben de tomar por lo menos como sitios de búsqueda:  Bases

de datos de patentes.

 Bases

de datos de artículos científicos.

 Bases

de datos de uso general (Google…).

En cuanto a las bases de datos de patentes, es importante señalar los siguientes aspectos:  Fácil

acceso: Información sobre una misma invención y sus análogos en diversos idiomas a partir de las diferentes oficinas de patente.

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Capítulo  2 - Búsqueda de anterioridades

 Información

técnico–legal-comercial más actualizada: Antecede a la literatura por varios años y la aparición de productos en el mercado.

 Datos

de competidores: Contiene información que no suele divulgarse en ningún otro documento (70-80%).

 Amplia

cobertura temática, geográfica y cronológica.

 Información  Formato

legal: Qué es lo que verdaderamente se protege en las reivindicaciones.

estándar: Antecedentes, descripción, dibujos y mejor forma de llevar a cabo la invención.

Las bases de datos gratuitas que deben consultarse son al menos:  Espacenet:

80 millones de documentos de patente a nivel mundial: http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP

 USPTO:

Patentes y solicitudes norteamericanas: http://www.uspto.gov/patents/process/search/

 Latipat:

Patentes y solicitudes en Iberoamérica: http://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_LP

 SIGA:

Patentes y solicitudes mexicanas: http://siga.impi.gob.mx/#busqueda

 Solicitudes

PCT: Patentscope (OMPI) http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

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Capítulo  2 - Búsqueda de anterioridades

Los tipos de búsqueda que se llevan a cabo son: 1. Temática: Por palabras clave en título, resumen, descripción, reivindicaciones. 2. Nominales: Inventores, solicitantes, etc. Es útil si se conoce el nombre de empresas/universidades/centros de investigación/inventores activos en el campo técnico o si se conoce el autor de un artículo científico y se desea saber si protegió su divulgación. 3. Numéricas: Si se conocen los datos de la solicitud o patente por número, fecha de publicación, prioridad, etc. 4. Clasificación: Existen distintos sistemas:  CIP/CPC:

Válido a nivel mundial y regulado por la WIPO.

 ECLA:

Válido sólo en Europa y es regulado por la Oficina Europea de Patentes.

 UCLA:

Válido sólo en Estados Unidos y regulado por la USPTO.

Para efectuar una búsqueda por clasificación efectiva es importante conocer el sistema a profundidad, ya que se trata de una clasificación taxonómica que se subdivide por temas y subtemas y una misma invención puede abarcar distintos códigos de clasificación. Se puede realizar una exploración al IPC en: http://web2.wipo.int/ipcpub/#refresh=page Con respecto a las bases de datos de artículos científicos, depende del área del conocimiento, la base correcta para buscar. Un buen inicio de una base de artículos general es ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/science/ search), en donde se localizan más de 2 500 revistas y 26 000 libros indexados en todos los campos del conocimiento. Sin embargo, para búsquedas más profundas se recomienda consultar páginas especializadas por campo de la técnica. 88 de 120

Capítulo  2 - Búsqueda de anterioridades

Existen productos o servicios que no son fáciles de localizar por medio del análisis de patentes o artículos, para lo cual se requiere localizar la información en bases generales, tales como Google. Aquí se recomienda cuidar mucho la elección de palabras clave para no perderse en la inmensidad de la web. Así, una vez que se ha localizado el estado de la técnica, es preciso realizar un análisis de la información a fin de diferenciar la invención que se pretende proteger sobre lo ya existente. Hacer tablas comparativas que reflejen las diferencias y las características técnicas esenciales, tanto del arte previo como de la invención a proteger, es fundamental para delimitar el alcance de la invención y si cumple con los requisitos de novedad o actividad inventiva.

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2.5   

Conclusiones

 Es importante conocer el sistema de Propiedad Intelectual en México a fin de pro-

teger los activos de la empresa, universidad o centro de investigación de forma adecuada, asesorándose con expertos en la materia.

 Elegir

la figura legal adecuada desde un principio evita gastos innecesarios y complicaciones legales.

 Primero

en presentar, primero en derecho. Aplica en todas las figuras legales.

 Las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas o derechos de autor

u obtentor son activos intangibles que le dan valor y prestigio al poseedor, siendo fundamentales en negociaciones de transferencia de tecnología o licenciamientos.

 La búsqueda de anterioridades permite conocer el estado de la técnica, los compe-

tidores en el área, el alcance de protección de la invención que se intenta proteger, y debe ser llevada a cabo con rigor y de forma sistemática a fin de evitar en lo posible futuras objeciones legales.

 La

búsqueda de anterioridades para signos distintivos también es fundamental para evitar problemas legales y dar justo el carácter distintivo al producto o proceso que se presente en el mercado. 91 de 120

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2.6   

Bibliografía sugerida

S

i usted desea profundizar sobre los temas tratados en este capítulo, le sugerimos consultar las siguientes referencias: 1. Ley de la Propiedad Industrial. http://www.impi.gob.mx/TemasInteres/Paginas/ley_de_la_propiedad_industrial_2.aspx 2. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial http://www.impi.gob.mx/TemasInteres/Paginas/reglamento_ley_de_la_propiedad_industrial.aspx 3. Acuerdo General de las Reglas de Presentación de Solicitudes ante el IMPI http://www.impi.gob.mx/TemasInteres/Paginas/acuerdo_que_establece_las_reglas_presentac_2012.aspx 4. Ley Federal del Derecho de Autor. http://www.impi.gob.mx/TemasInteres/Paginas/ley_federal_del_derecho_de_autor_2.aspx 5. Ley Federal de Variedades Vegetales http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/120.pdf

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Capítulo  2 - Bibliografía sugerida

6.

Convenio de Paris http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515

7.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) http://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/atoc.htm

8.

Clasificación de Niza http://www.wipo.int/classifications/nice/es/

9. Sistema de Clasificación Internacional de Patentes http://www.wipo.int/classifications/ ipc/en/ y su Guia de Uso: http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/ipc/ en/guide/guide_ipc.pdf 10. WIPO. Principios Básicos sobre Propiedad Industrial. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf 11. WIPO Intellectual Property. A power tool for economic growth. http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/888/wipo_ pub_888.pdf 12. H. Jackson Knight. Patent Strategy: For Researchers and Research Managers, 3rd Edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2013. http://onlinelibrary.wiley.com/ book/10.1002/9781118314289;jsessionid=3586553786CFC2660DCC7E20C60093CB.f01t01

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Anotaciones

Conceptos básicos de gestión de tecnología y propiedad intelectual para investigadores y emprendedores científico tecnológicos Autores: Daniel Barrón Pastor y Norma García Calderón

Se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2014