El Keyword advertising y la infracción al derecho marcario

El Keyword advertising y la infracción al derecho marcario
La empresa Asia Focus, en 1998, fue condenada por contratar las palabras "playboy" y "playmate" para conseguir que, cuando fueran digitadas en un motor de búsqueda en internet, fuera sugerido su sitio web como una de las opciones del resultado de la búsqueda. Asia Focus no solo pretendía aumentar el número de visitas a su sitio web, mostrándose como una opción frente a la búsqueda de los usuarios por material relacionado con Playboy, sino que además, de forma intencional, buscaba que éstos entablaran una relación de origen empresarial entre su empresa y la reconocida Playboy Enterprises Inc (USA District Court, 1998).
Posteriormente, en 1999, frente a un caso que uno miraría como similar, se obtuvieron consecuencias jurídicas diferentes. La playmate del año 1981 Terri Welles contrató las palabras "playboy" y "playmate" de manera que al ser introducidas éstas en un motor de búsqueda, apareciera sugerida su página web. Playboy Enterprises Inc como titular de las correspondientes marcas registradas, se opuso a este uso. Sin embargo, en este caso se consideró que el uso de estas palabras era correcto. Se consideró que las palabras estaban siendo usadas en un sentido genérico y descriptivo que no daba lugar a algún riesgo de asociación con la empresa (USA District Court, 1999).
Considero que los dos casos anteriores ilustran de forma muy gráfica el alcance y los límites, en materia marcaria, que pueden tener las keyword. Y es que si nos fijamos en los enunciados expuestos anteriormente, podremos darnos cuenta que frente a la pregunta que se establece como título de este documento, la única respuesta correcta puede ser un "depende". Como ya se pudo ver, la adquisición de una marca de tercero para usar como Keyword puede o no constituirse como una infracción marcaria. A continuación me encargaré de exponer los matices que tiene este "depende".
La palabra Keyword hace referencia al término que se introduce en un motor de búsqueda, para ser tenido en cuenta para varios efectos. Primero, el titular del registro de una dirección de URL podrá conseguir que los usuarios busquen y encuentren su página web, si el contenido de ésta se encuentra relacionada con determinada Keyword (Torre de Silva, 2002). Esto quiere decir que si una página web se encuentra relacionada, por el motor de búsqueda, con una keyword popular, como Coca-Cola, habrá una mayor posibilidad de que el sitio reciba muchas visitas. Segundo, las keyword pueden ser utilizadas para fines publicitarios. Por medio de las keyword se puede seleccionar el contenido de un mensaje publicitario en línea, o Banner, que aparece en los motores de búsqueda. Así, cada vez que sea introducida en un motor de búsqueda la keyword pactada, aparecerán, en la página web del buscador, los mensajes publicitarios correspondientes. Por ejemplo yo podría contratar con un motor de búsqueda, Google, para que aparecieran banners publicitarios de mi tienda de videojuegos, cada vez que alguien introdujera la keyword "Pokemon".
Es claro entonces que, en el ámbito digital, para cualquier empresa que quiera tener éxito, el uso de keywords con contenido relacionado con marca conocidas supone una gran ventaja. De ahí se desprende que los resultados de las búsquedas que arrojan los buscadores no sean del todo precisos, y que en ocasiones se arrojen páginas que no tienen nada que ver con los términos empleados; las empresas deciden emplear tags y keywords en sus sitios web, aún sin tener la más mínima relación con ellos, para aumentar sus visitas. Los usuarios de las keywords eligen de manera libre las que quieren que sean relacionadas con su sitio web, teniendo que pagar una tarifa por éstas, dependiendo de la popularidad que tengan (Peña, 2001). Así, una keyword como cerveza resultará mucho más costosa si se le compara con el precio que tendría una como hidroeléctrica. En estos casos definitivamente no existe ningún uso ilícito.
El problema empieza a darse cuando los usuarios eligen como keyword de sus sitios web marcas registradas sobre las cuales no tienen derechos. Es posible que las utilicen de buena fe, dándoles un uso meramente descriptivo o con una acepción genérica; por ejemplo, usando la keyword Luis Buiton para conseguir que una tienda de bolsos, en línea, llamada el palacio del bolso, que de hecho revende bolsos Luis Buiton originales, indicando que así lo hace. Es necesario entonces precisar que, para que el uso de keyword de marcas registradas de terceros no se constituya como una infracción, se indique que no es el titular de la marca y que no hay ninguna relación con éste, de manera que no se genere un riesgo de asociación en el que puedan incurrir los consumidores (Torre de Silva, 2002).
Adicional a lo anterior, algunos autores han sostenido que incluso el uso de Keywords que contengan signos registrados de terceros podría llegar a ser legítimo, cuando los productos que se ofrecen en el sitio web son ajenos completamente a las actividades comerciales del titular del signo. Esto lo justifican en virtud del principio de especialidad de las marcas, aduciendo que no se generaría riesgo de asociación si la página web desarrolla actividades distintas a las que desarrolla el titular (Torre de Silva, 2002).
De no darse un uso legítimo de las Keyword que contienen marcas registradas de terceros habría por lo menos tres perjuicios para sus titulares: (i) La creación de un riesgo de confusión y asociación en el público; (ii) la dilución de signos distintivos notorios o renombrados; (iii) y las prácticas denigratorias, de engaño y de comparación ilícita (Torre de Silva, 2001). Es por estas consecuencias que se considera que el uso de Keywords, bajo las circunstancias ya mencionadas, se constituye como infracción marcaria. Recordemos que según la decisión 486, artículo 155, literales "d", "e" y "f", el registro de la marca concede al titular el derecho de impedir a cualquier tercero: el uso de su marca o similar cuando se pudiese causar confusión o un riesgo de asociación; el uso de uso de su marca o similar, siendo ésta notoriamente conocida, cuando esto le pudiera causar un daño económico o comercial injusto por una dilución o pérdida de la fuerza distintiva; y el uso público de su marca o similar, siendo ésta notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva.
Bibliografía
Peña, Daniel (2001) La piratería en internet, Universidad Externado de Colombia: Bogotá.
Torres de Silva, Javier (2002) Internet, propiedad industrial y competencia desleal, Centro de estudios políticos y constitucionales: Madrid.
United States District Court (1998) PLAYBOY ENTERPRISES, INC., Plaintiff, 
v. ASIAFOCUS INTERNATIONAL, INC., Internet Promotions, Inc., Graham Daley, 
and Alan SMITH, Defendants, Disponible en: http://cyber.law.harvard.edu/property/domain/playboy.html Consultado el 8 de noviembre de 2015.
United States District Court (1999) Playboy Enterprises Inc., v. Terri Welles Inc., Terri Welles, Steven Huntington, Michael Mihalko, and PIPPI, Inc., Disponible en: http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1233126.html Consultado el 8 de noviembre de 2015.